美国前总统签署《商标现代化法案》：这对中国品牌意味着什么？

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作者：Brett Heavner （布莱特·海夫纳）  美国飞翰律师事务所合伙人
          吴茵飞   美国飞翰律师事务所律师

原标题：美国前总统签署《商标现代化法案》：这对中国品牌意味着什么

2020年12月27日，美国前总统特朗普签署了《商标现代化法案》（TMA）,将于2021年12月27日正式生效。TMA是一把双刃剑，一方面，新规则和程序可以让中国品牌受益，另一方面，它也可能给中国商标所有人带来挑战。

2020年12月27日，美国前总统特朗普签署了《商标现代化法案》（TMA）。尽管TMA制定的新规则和程序可以让中国品牌受益，但它也可能给中国商标所有人带来挑战。

TMA的主要目标之一旨在打击用不实声明，宣称其商标在美国已经使用而获得的欺诈性商标注册与申请。TMA提供了三条新途径来实现这一目标。具体而言，TMA（1）规定了一种更广泛且更便捷的抗议信制度，（2）建立了一个简化版无效程序，（3）增加了注册复审可以依据的新理由。相比于美国商标审理和上诉委员会（“TTAB”）的异议和撤销程序，这些途径均具有显著优势。

有效使用TMA新途径的一个关键要素是取消了诉讼人资格的要求。

到目前为止，中国品牌在向美国专利商标局（“USPTO”）提出商标注册异议和撤销时，需要表明其有诉讼人资格但TMA已经在抗议信和新的主动审查程序中取消了这一要求。但是，这也代表了中国品牌的的竞争对手可以用同样的新方式来对品牌在美国的商标注册提出异议撤销。

一、扩大抗议信的审查范围

商标所有人可以在商标申请审查期间向美国专利商标局局长提交抗议信，然后由局长决定是否将该信函转交给负责该申请异议的商标审查员。依照这一程序，如果抗议成功，该被抗议申请将被审查员驳回，该申请将永不予以公告注册。

当前美国专利商标局规定抗议信只能列以下抗议理由：商标缺乏显著性、有在先冲突注册、该商标正在民事诉讼中被诉，以及审查员在计算《巴黎公约》在先权利时有错误。这些规则并没有提供一种可以解决欺诈性使用样品或未真实使用商标情况的途径。现在，TMA使得抗议信的审查范围扩大，这将使任何商标所有人都有机会向商标审查员提交在先注册的商标证据，并解释为何实际上申请人并未将商标真实使用于申请中指定的商品或服务。换言之，中国品牌可以利用抗议信的审查范围扩大这一优势提交证据，而这些证据可以涉及审查员依照《美国商标法》来驳回注册的任何理由。

虽然对异议方而言，抗议信的费用比向TTAB申请异议的费用要低得多，但抗议方仍然无法在抗议信中辩论。通过抗议信审查范围扩大这一程序提交的证据，仅意味着商标审查员会看到应导致其驳回申请的证据。同样，务必记住一点，抗议信的决策者不同于异议/撤销申请的决策者。具体而言，抗议信的程序由局长和相应的商标审查员决定，而异议和撤销申请则由TTAB决定。拒收抗议信不会抹黑TTAB眼中异议者或抗议人的形象。如果抗议被驳回，或予以抗议但商标审查员没有决定，或申请人成功反驳抗议信，抗议人则仍然可以在TTAB的诉讼程序中使用已收集到的证据。
    

二、主动审查无效

TMA第16A条规定了一个新的注册后可以启动的程序，以便美国专利商标局主动审查并无效某些不应授予的注册。具体而言，依照这一规定，如果注册中指定了具体的商品或服务，而该商标从未用于美国商业用途，那么任何人都可以向TTAB申请全部或部分无效该注册。要启动无效程序，申诉方只需提供“合理调查”的证据，证明注册商标从未用于申请书中指定的商品和服务。然后，局长在裁定初步推定的案件后，会向注册人发出通知程序启动。由于只能在注册签发三年后提交无效程序，即商标被推定放弃，国会指定这个新程序显然有意使无效程序去针对通过《马德里议定书》和《巴黎公约》获得的注册。中国品牌持有人经常用到此类国际协议在美国提交商标申请，所以必须牢记商标每三年就必须使用。当然，注册人可以提供反驳证据，证明其是由于存在特殊情况（例如目前的新冠肺炎疫情）才不得已未使用商标，因而在无效程序中对这种未使用情况应该表示谅解，作为例外处理。
    

另一方面，与美国现有的异议和撤销程序相比，第16A条主要有益于无效掉某些企图以欺诈手段在美国剽窃其中国品牌的商标注册。按照传统，外国品牌所有人在异议和撤销程序中一直难以挺过驳回动议，因为TTAB要求原告手中握有“诉讼人资格”，这与异议或撤销申请的结果息息相关。为了确定其资格，异议者或撤销人必须证明，其在美国拥有并使用了其中国品牌，或者，在相关美国市场中已有相当大比例的美国消费者熟悉该中国商标。该诉讼资格要求的基本原理是：依照《美国商标法案》，一个商标必须已在美国使用或在美国广为人知，才能有资格享有商标权来阻止他人使用该商标。因此，如果在美国境外拥有商标独家使用权的中国品牌希望提起异议或撤销注册的程序，但相关美国消费者对该中国品牌不够了解，即使在美国未经授权使用其中国品牌的申请注册人仍然不会被视为损害了中国品牌的利益，也就可能没有诉讼资格。例如，联邦巡回法院曾裁定[1]，针对同一商标，日本商标所有人不能撤销该商标在美国的注册，即使美国注册人在旅行时早就见过该日本商标，并以日本商标为模型修改后在美国恶意注册。如今，随着TMA取消第16A条的诉讼要求，如果中国品牌以对方为欺诈性商标或未真实使用商标为由异议和撤销申请注册，则不再需要证明自己拥有商标的美国专有权、需要或其中国品牌在美国已经有知名度。
 

三、主动审查复审

依照第16B条，TMA为商标注册无效添加了一个新理由，即截至申请过程中的“相关日期”时，申请人未在美国商业中使用商标[2]。TMA将本条的“相关日期”定义为以下任何日期：

a)声称已在美国商业中使用该商标的申请提交日，
b)声称目前已在美国商业中使用该商标的修正案提交日，或
c)最初基于在美国商业用途中对该商标有“使用意图”而提交申请的使用声明的截止日期。
    

如同第16A条，美国专利商标局在收到附有合理调查结果的申请书后，同意调查结果能证明未在截至“相关日期”前的商业用途中使用该商标时，可启动这一复审程序。因为在“相关日期”提交的申请书中都包括宣誓书，即这些商标已经在美国商业中使用，所以第16B条程序显然旨在针对通过虚假声明获得的注册。尽管复审程序以利用欺诈手段获得的注册为显要目标，但这些复审程序也将适用于在美国商业用途中“使用”所需的非恶意的， 但有错误陈述的注册。为避免成为此类无效重申审查的受害人，中国品牌商必须严谨且诚实地对待任何声称将其商标用于美国商业用途的声明，必须确保这些商标的使用声明真实可靠，且都用于申请中指定的全部商品和服务。如果美国商业用途中用不到某些列明的商品和服务，则中国品牌商应该从“申请注册中删除这些商品和服务。

同样，在16A的无效程序中，包括中国品牌商在内的任何人都可以对未使用商标的注册情况申请无效复审，并且无须提供理由。因此，美国欺诈性申请中的中国受害者现在可以利用未使用商标这一程序，而不必证明自己的在美国诉讼格资。但是，此无效复审程序必须在商标注册签发后的首个五（5）年内提出。。因此，中国品牌商需要监控美国专利商标局收到的关于其中国品牌的，或者来自其主要竞争对手的问题申请，以免错过这一5年期期限。    

※结论

TMA将于正式签署一年后生效，即2021年12月27日正式生效。TMA是一把双刃剑。在一方面，新程序为中国品牌商提供了新的程序，不必总选择既昂贵又漫长的诉讼，即可从美国商标注册处中删除冲突的、未使用的商标。为此，中国品牌商可以聘请美国商标律所监控美国专利商标局收到的申请，特别是中国品牌商的主要竞争对手的商标申请，从而从TMA中获益，做好使用新程序的前期工作。另一方面，中国品牌商必须仔细审查其商标使用样本、商品/服务的描述和商标使用证明书，以免被竞争对手受制于TMA项下的此类程序。

注释：

[1]Person's Co., Ltd.诉. Christman案, 900 F.2d 1565 (联邦巡回法院 1990年裁定). 
[2]请注意，TMA明确规定，国会不会更改在美国商业使用的标准。有关商标在美国商业使用中的标准，详见https://www.finnegan.com/en/insights/articles/use-in-commerce-problems-in-u-s-trademark-cases.html

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：Brett Heavner （布莱特·海夫纳）  美国飞翰律师事务所合伙人

          吴茵飞   美国飞翰律师事务所律师

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：美国前总统签署《商标现代化法案》：这对中国品牌意味着什么？（点击标题查看原文）

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