浅谈企业专利工作的重点

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作者：廖青松 法学硕士 拥有法律职业资格和专利代理人资格

孔德超 工学硕士 资深执业专利代理师 广州智斧知识产权代理事务所合伙人

原标题：浅谈企业专利工作的重点

现行专利法从1984年通过至今，已先后通过1992年修改、2000年修改、2008年修改，以及2020年修改四次修改。2020年的第四次修改中，引入了惩罚性赔偿、提高了法定赔偿额、完善了有关赔偿额确定的证据规则等涉及到专利侵权赔偿的相关制度，这似乎都预示着专利强保护的时代即将到来。

作为企业，如何开展专利工作以适应专利强保护时代的来临？本文试图通过对法律的理解以及结合笔者12年+的专利行业实践经验，对企业专利工作的重点发表一些浅见。

一、什么是专利

要谈企业专利工作的开展，首先得弄清楚专利到底是什么。

关于专利的定义，不同的学者给出了不同的表达，笔者比较中意的定义为：专利，即专利权的简称，指由政府机关或者代表若干国家的地区性机构根据申请所颁发的一种文件，这种文件记载了发明创造的内容，并且在一定的时间期间内产生这样一种法律状况，即获得专利的发明创造在一般情况下只有经专利权人的许可才能予以实施。

从上述定义，我们可以看到专利有以下几大特性：

第一，独占性，也叫排他性，即一般情况下，非经专利权人许可，不得实施专利技术，其实质就是给与专利权人合法的垄断权。为什么要给与专利权人合法的垄断权？专利法的立法宗旨之一是：提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展，要实现此目的的前提是将好的发明创造公布于众，让公众得以在公开的发明创造的基础上继续创新。可发明创造人为啥要将自己好的发明创造告诉别人而不是独自知晓？因此，必须给予其一定的好处，即给予其合法垄断权，用合法垄断权来交换其好的发明创造的公开，以实现专利法的前述立法宗旨。

第二，时间性，即在一定时间范围内拥有专利权。我们试想，如果对专利权没有时间的限制，那么在此基础上的创新由于依赖于在先的专利权，其在未获得在先权利人的许可的情况下，势必很难实施。那么，即使一项好的发明创造公布于众，公众即使改进后形成新的发明创造，但仍然难以实施，其仍然没有继续创新的动力，会对实现“提高创新能力，促进科学技术进步和经济社会发展”的立法宗旨形成障碍。由于专利权具有时间性，在后的发明创造在一段时间后可自由实施，则公众在知晓相关发明创造后，才有在此基础上继续创新的动力。

第三，主动获取与审核。与著作权自作品完成之日而自动产生不同，专利权非发明创造完成之日而自动产生。专利权必须由申请人提出申请，即申请人必须主动提出想要获取什么样的权利，获取多大范围的权利，经过相关机构审核，并代表公众和申请人进行“利益博弈”后才能正式获得专利权。因为专利权属于垄断性质的权利，给予专利权人的权利越大，对公众的束缚也就越大，因此必须在申请人想要的权利范围基础上经过公正审核之后方能给出一个合适的权利范围，否则就会对公众不公平。

二、市场保护

对于企业来说，市场决定着企业的发展，市场保护对企业来说尤为重要。从专利定义可以看出，专利权的排他性恰恰可以帮助企业获得市场保护，但想获得市场保护，则必须先拥有市场保护的武器，即专利权，从而享受专利权的排他权，进而占领更多市场。因此，专利权的获取是企业专利工作的基础，也是企业专利工作的重中之重。那么，专利权的获取主要从哪些方面开展工作了？从表面上看是申请，而其实质内容可以包括：专利挖掘布局、申请文件撰写、查新检索分析、审查意见答复、驳回复审等。

专利挖掘布局，即从创新中找到可专利点，并结合技术、行业、市场和地域等多个维度对这些专利点进行合理的排列组合，以期获得权利的最大化。

申请文件撰写，需要从授权、无效、诉讼等多个维度考虑，随着知识产权意识的加强及知识产权水平的提高，从立法的趋势来看，对申请文件的要求越来越高。申请文件的撰写不仅要考虑权利要求的布局，还要考虑说明书对权利要求的解释，即专利的申请不仅仅是为了获得授权，还需经得起无效，以及便于侵权发现和侵权判定。

想要撰写出高水平的专利申请文件，专利申请前的查新检索尤为重要。所谓知己知彼，百战不殆，如果欲申请专利的技术是己，那么通过查新检索找到在先公开文献则是彼，只有将二者结合分析，方能明白真正的创新点在哪，创新程度有多高，便于为是否申请专利、申请何种类型的专利、意欲获得多大保护范围提供决策支撑。

审查意见的答复和驳回复审其实质就是申请人一方和代表公众的审查员一方之间进行的直接的利益博弈。申请人提交的申请文件类似申请人一方的诉求，而代表公众一方的审查员必须在此基础上和申请人讨价还价，直到双发达成一致条件方可获得授权。所以，审查意见答复和驳回复审过程中，申请人必须要明白哪些利益是关键的且必须坚持的，哪些利益是为了获得授权可适当让步的，哪些利益是站得住脚的，只有懂得取舍方能使己方利益最大化，因此，申请文件的撰写是基础，审查意见的答复和驳回复审也是关键。

当然，市场保护仅仅获得专利权还是远远不够的，还需通过专利运用将专利的价值有形化，譬如，通过专利宣传来提高自身产品的附加值，同时对同行起到一定的警示作用，通过专利维权来获得的更大的市场，通过专利许可来实现创新的另一途径的收益……。

三、侵权风险控制

专利是对创新最好的保护方式之一。从专利定义的排他性来看，我们自己在做创新和创新保护的同时，我们的同行也在做创新和创新保护，鉴于此，即使我们完全没有参考同行的技术，我们的创新也有可能侵害他人专利权的风险。如何减少由于专利侵权而被告，即降低相关技术的实施侵害他人专利权的风险，从而做好专利侵权风险控制，笔者以为提前开展专利侵权风险排查工作意义重大。

专利侵权风险排查在行业类有一个高大上的叫法：FTO。FTO是“Freedom To Operate”的英文缩写（英文也有叫“Right to Use”），中文一般称为自由运作分析或自由实施分析。在一项技术在实施应用前，即商业化前一般应进行FTO检索，寻找可能遇到的专利壁垒，并识别侵权风险，保障技术能够自由地运作。简而言之，即在一项技术在实施应用前，对相关区域内的专利文献进行检索分析，确认是否存在可能侵权的风险专利以及如何进行有效的风险应对。

谈到风险应对，则有以下几项工作可以开展：

第一，规避设计。即针对可能侵权的风险专利，详细分析后另辟蹊径，绕开其保护范围，从而降低侵权风险。

第二，无效分析。众所周知，专利授权后存在一个无效程序，这也是对权利人相对方利益的进一步保障，任何专利获得授权后都有可能因其不符合专利法相关规定而被宣告无效，即使是发明专利通过了实质审查，也有可能存在某些瑕疵。因此，对可能侵权的风险专利进行无效分析，若分析结果为风险专利被无效的可能性极大，则继续实施相关技术的侵权风险属于可控范围内。无效分析完成后，是否申请无效宣告，则可视具体情况而定，贸然的无效宣告可能会过早暴露自己，也有可能激怒风险专利的权利人，反而起到不好的效果。当然，对权利要求保护范围存在疑惑时，也可以通过无效宣告来明确保护范围，甚至让对方对权利要求进行解释时缩小保护范围，从而达到不侵权的目的。

第三，价值专利转让获取。在风险应对的时候，存在一类专利，我们意欲实施的技术落入其保护范围，且规避设计存在较大难度，且通过无效分析发现其被无效的可能性也不大，那么我们可以得到初步结论：这个专利是比较有价值的专利，不仅是我们的痛点，也有可能是整个行业的痛点。若，可以通过转让获取相关专利权，则不仅解决了自己的痛点，还会让行业的痛点紧握在自己手中，对其他同行形成障碍。

诚然，即使专利侵权风险排查工作做的再好，也不能确保实施相关技术就一定不侵权，因为检索库的限制、专利申请公开的周期、不同检索分析人的实际操作、对保护范围的不同理解、对侵权的各种抗辩的不同理解、实际作业的时间要求等等都会影响到风险控制的最终效果。但，毋庸置疑，专利侵权排查工作的开展肯定能降低侵权风险，尤其随着惩罚性赔偿的引入，专利侵权风险排查作为非故意侵权的有力证据，势必逐渐成为企业专利工作的日常工作之一。

四、专利情报收集

随着知识产权保护的加强以及知识产权意识的逐渐提高，越来越多的发明创造热衷于选择专利作为创新保护的方式，因此，专利文献的数量越来越大，越来越多的科技信息通过专利文献而公开。我们可以通过各种专利分析，来获取我们需要的信息，为企业的各种决策提供参考建议：

第一，主要同行分析及监控。笔者认为，主要同行分析及监控，是最有效也最便于操作的专利分析的一种。一个行业，假设能做好创新的有10家同行，那么可能对创新做好保护（专利布局）的就只有5家，而这5家中有能力通过专利侵权诉讼维权的可能就只有那么一到两家。因此，我们做好主要同行分析及监控工作，不仅能为我们的研发提供技术借鉴，还有利于更早的做好侵权风险控制，而且还能通过技术分析得知主要同行的发展趋势。

第二，技术主题检索分析。通过技术主题检索分析，我们可以得知某个技术领域的技术脉络及发展趋势，以及收集到哪些专利由于失效而可以直接实施相关技术，从而减少研发投入、缩短研发周期。通过技术主题检索分析，还可以得知技术领域内的专利布局状况，从而为产品开发提供路径。通过技术主题检索分析，还可以发现潜在的竞争者和合作者，为企业更好地认清自己在行业内的地位提供参考。

当然，以上两种检索分析只是运用的比较多的两种情况，企业还可以根据不同目的出发开展各种专利情报收集工作，通过专利情报收集为企业带来实际价值。

五、专利体系的搭建

企业专利工作有条不紊的开展，不是一个人一个部门可以做到的，需要有一个适合企业本身的体系来支撑，将专利工作纳入到企业运营过程中各个节点，从而保证专利工作顺畅地开展。

我们可以以项目的形式开展专利工作，主要可以包括以下几个节点：

第一，立项前，根据对产品开发的一些想法，进行专利情报收集。譬如，欲开发的产品要实现什么功能，是否存在对标的竞品，甚至可以是模仿哪个产品进行开发等，进行相关的专利情报收集，提供给研发人员作为借鉴；

第二，开发过程中，针对创新进行挖掘布局和专利申请。挖掘布局不是简单的做技术拆解，需要针对具体的技术方案进行检索分析，在了解前案和市场的基础上，将技术方案与市场所在、市场宣传、同行混淆、同行障碍等多个维度相结合，争取使布局做到权利最大化；

第三，产品上市前，根据即将实施的具体技术方案完成专利侵权风险排查，以降低产品上市后被诉侵权的风险。当然，很多时候，完全做到零风险可能性不大，或者付出的代价太大，但至少在这个阶段需要做到风险可控；

第四，产品上市后，需对市场进行走访和调研，一方面可以对产品的改进提供建议，另一方面也有可能发现涉嫌侵害自己专利权的同行。

同时，由于专利工作是一个跨多部门的工作，需要有不同的人员扮演不通的角色，因此，要对各角色做好定位和分工，主要涉及的角色和分工如下：

研发人员，其主要职责是负责创新，包括产品开发、专利的简单检索分析以及提供技术交底材料等；

Ipr，其主要职责是企业专利管理过程中决策和资源协调，包括挖掘布局、查新检索分析、专利点确认、专利申请决策、初步侵权判定、外部文件审核、费用预算、内部培训等；

外部代理人，其主要职责是ipr的决策执行及给出专业建议，包括技术方案理解、便于撰写和理解技术方案的检索、申请文件撰写、审查意见答复等，以及其他企业委托的专业事项，如专利侵权风险排查、无效检索分析等；

审查员，其主要职责是专利授权及无效决定，包括专利性检索评估、其他是否符合专利法规定的审查、下发审查意见、授权或者驳回、复审决定、无效决定、专利可授权保护范围大小等等；

法官，其主要职责是纠纷解决，包括实际保护范围大小认定、是否侵权认定、侵权赔偿额认定、权属认定等等。

我们从上述角色和分工可以看到，一个专利的从无到有，再到运作，涉及到企业内部、外部多个不同部门和人员，想做好专利工作，企业ipr不仅要专业功底过硬，还得有能充分协调内外资源的能力。企业的专利体系搭建之时，就应该充分考虑到专利工作的多元化及复杂性，才能使得搭建的专利体系能助力企业专利工作有条不紊地开展。

专利，是对创新的保护方式之一，其本质仍然离不开创新，只有企业重视创新，才会有创新保护的一席之地，而为了做好创新保护，将专利工作引入每一个创新节点来搭建专利体系的重要性也毋庸多言。总之，我们要清楚地认识到，专利工作不是一个纯技术的工作，其本质还是一个商业行为，所以专利工作开展需跳出技术的圈子，更多的运用商业思维，更多的考虑市场实际情况，合理借助内外部力量，方能使得企业专利工作有条不紊地开展。

注：廖青松，男，工学学士，法学硕士，同时具有法律职业资格和专利代理人资格，12年+专利行业从业经验，先后就职于国内知名大型企业和国内知名大型事务所，曾在行业内知名新媒体上发表《产品上市前如何进行专利侵权扫雷 》、《从侵权诉讼探讨发明、实用新型专利申请文件的撰写》、《从实务操作对专利法第四次修改草案的几点思考》 等多篇文章，有丰富的专利申请文件撰写及审核、专利侵权排查与风险应对、专利无效及诉讼、专利挖掘与布局经验，一直执着于为企业提供更好的专利服务。

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作者：廖青松 法学硕士 拥有法律职业资格和专利代理人资格

孔德超 工学硕士 资深执业专利代理师 广州智斧知识产权代理事务所合伙人

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：浅谈企业专利工作的重点（点击标题查看原文）

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