企业知识产权管理中的那些“坑”——合同篇

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：翟艳利 北京高沃律师事务所

原标题：企业知识产权管理中的那些“坑”——合同篇

上一次笔者剖析了企业知识产权管理中的人事管理漏洞。本次从“合同”的角度梳理一下企业在知识产权管理中的常见的坑，之所以梳理这些坑，是因为做知识产权贯标的作用之一就是为企业规避知识产权风险，我们只有了解到哪里有坑，才能在管理中更好规避。
 

做为一个不以撰稿为生的知识产权人员，距上一次我们剖析企业知识产权管理中的人事管理漏洞已经3月有余。最近一段时间，在疫情不紧张的情况下我们又走访了很多企业，在交流过程中仍然发现了很多问题。

我国从2013年开始执行《企业知识产权管理规范》GB/T29490-2013国家标准，并投入大量人力、物力引导企业开展贯标工作，提升企业知识产权管理意识和竞争力，目前这一标准已经推行超过7年，很多企业建立起了自己的知识产权管理体系。但从标准执行情况来看，很多企业，在知识产权管理中还会存在一些问题，为企业经营埋下隐患。书接上回，谈完了“人”，本次从“合同”的角度梳理一下企业在知识产权管理中的常见的坑，之所以梳理这些坑，是因为做知识产权贯标的作用之一就是为企业规避知识产权风险，我们只有了解到哪里有坑，才能在管理中更好规避。

合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有法律约束力 。在《中华人民共和国民法通则》第85条，《中华人民共和国合同法》第2条中都有相关说明。合同体现了契约精神，是合同双方真实意思的体现，一旦合同签订，只要不违反法律和道德风俗，当事人可以任意约定合同或协议的名称，内容，形式,都是有效的。双方发生纠纷，也会以合同条款作为判定依据。所以合同在企业经营中，有着非常重要的作用，有条件的公司会设立法务部门，对合同条款做比较严格的审查，避免出现对公司不利条款，造成后期维权困难。

企业运行过程中涉及各种各样的合同，而且有很多合同的签订涉及知识产权内容。下面简单梳理一下企业合同中涉及知识产权的类型：人事合同（保密协议、竞业禁止协议），采购合同，销售合同，产学研合作合同，代工合同，委托加工合同，其他服务合同（如知识产权服务合同、体系认证、培训合同、审计合同等）。

不同合同作用、用途不同，里面涉及的知识产权问题也不同，所以注意事项也有所不用。

1、人事合同

人事合同中涉及知识产权的内容，主要是对于职务发明的限定，除专利法中规定的内容外，双方还可以对其进行约定，这些约定一方面可以起到对员工的提醒和警示，另一方面范围约定明确，方便日后维权。

条款案例1：

“乙方承认并同意：保证期（劳动关系存续期间）内，直接或间接利用其岗位或甲方另行安排乙方从事的临时业务；或者虽与前述岗位和业务无关，但部分或全部凭借或使用公司的人力（除乙方外）、财力、物力、已有技术、场地及其他物质或非物质资料而完成的作品、研究、创意、发明及其它知识产权，无论是已经或是即将创作的，包括但不限于作品（无论文字、图片、动画或其它创作形式）、商标（以文字、图形或以其组合表达）、专利（无论是否申请或者目前正在申请注册）、软件、公开或未公开的专有技术和其它法定权利，皆属职务作品；除乙方可因此获得公司规定的奖励外，其他所有权利包括但不限于署名权、复制发行权、申请法定机构授权的权利以其许可他人使用等财产权以及法定或非法定但国家予以保护的基于前述职务作品产生的各项权利均归甲方所有。

上述作品一切权利皆归甲方所有。无论此项开发与否：

(a)涉及到甲方或其相关公司进行的实际业务；

(b)源于或产生于由乙方代表甲方或其相关公司所执行的任务或进行的工作；

(c)源于或产生于乙方在甲方或其相关公司任职工作期间所构想的、进行的任务或工作。

以上关于开发任务的条款及涉及著作权的协议适用于乙方就职于甲方（以实际领取工资为标志起算）或其相关公司期间的技术开发、技术支持、经营、策划、行政、人力资源、生产和系统集成等职位。

乙方应首先将上述知识产权提供给甲方知识产权部门或其相关管理部门；

乙方承诺将根据甲方的需要，以其最大努力与甲方合作，使甲方获得完整的权利并维持其合法权益。”

以上案例来源于网络，其内容除了职务发明的约定，还延伸到了著作权、创意、设计等，保护比较全面，有值得借鉴的地方，但因为条款作为约定内容，也需征得员工同意。另外，公司在人事合同签订中也需要注意保密条款和竞业禁止条款的内容，该部分在此不做赘述。

依据专利法六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。

利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属做出约定的，从其约定。

此外专利法实施细则十二条对专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，做了近一步解释，上一篇也有提到，在此不赘述。

2、采购合同

采购是企业运营过程中不可或缺的一环，从采购种类来看，一部分为公司办公类消耗品，小到打印纸、本子、签字笔，大到公司用车等，还有一部分为生产用物资如：设备、原料、产品包装等。以往采购人员关注的重点有：货物交付期限、性价比、结算周期、物流成本等。但是在知识产权影响力越来越大的今天，采购标的物有无知识产权侵权风险，是我们无法回避的问题。尤其是生产物资的采购，更需要采购人员注意采购产品有无知识产权风险，因为一旦发生采购物资为侵权产品的情况，企业作为物品使用方，虽然面临赔偿的风险很小，但极有可能会影响正常生产，或者对企业荣誉造成损失。

一般面对采购合同中的知识产权问题，最好的办法为：合同中约定采购产品一旦发生侵权，损失责任归于供货方。

但在与企业的沟通中发现，不是所有采购行为都是买方市场，另外企业货物来源也多种多样，并非都来源于直接生产企业。如，我公司曾经服务的客户中，有些产品为卖方市场，只能按照卖方合同采购；企业大部分生产原料来自于原料经销公司，所以合同中不能加入该项条款的情况，仍然较多。鉴于此，可采取第二种办法，供货方出具产品知识产权不侵权声明，作为采购合同补充。

如果以上两种办法，都没办法实现，那么企业应加强对采购产品知识产权情况的调研，尽量选择有自主知识产权，且知识产权实力较强的公司作为供货方，降低自身风险。

知识产权管理不能一味追求形式，理解知识产权管理的目的，并灵活应对，有利于企业开展相关工作。

3、委托加工合同

委托加工也属于采购合同的一种，不过有其特殊性，所以在此单独进行说明。目前委托加工对很多生产性企业都比较普遍。富士康大家都非常熟悉，他是世界上最大的代工厂，也是全球最大的手机代工厂，也是iPhone的御用生产企业，目前很多企业都会寻求代工。企业生产中用到多种物资，不可能每一种都自己生产，在市场没有适合的产品时，选择代工厂生产成了必然选择。一般我们把委托加工分为两种：（1）提供技术、设计图纸类；（2）不提供技术，只提要求类。

第一种形式的委托加工，包含了公司的知识产权，在签订采购合同时一定要注明产品的知识产权归属、代工厂对技术的使用范围，避免代工厂抢注专利、著作权，及泄露技术，或者将该项技术用于为他人代工生产。同时，企业在时间允许的情况下，应对技术或设计，做知识产权保护，再交于代工企业，同时签订相关条款，更为保险。

第二种形式的委托加工，如果在整个产品的设计过程中，委托方不参与任何设计，或者觉得产品不重要，可以不约定知识产权条款；如部分参与设计或认为产品对我方较为重要，可在合同中签订知识产权归属条款，并约定技术成果使用范围。具体约定内容，看双方博弈结果，必要时可发挥买方优势，在谈判及磋商中取得一定优势。

4、销售合同

销售是企业实现市场盈利的一大途径。一般人都认为销售合同中体现知识产权条款属于画蛇添足。或者认为，我方的销售合同于对方而言为采购合同，如果双方都实施知识产权管理规范，严格执行标准，那一份合同中约定条款就会产生冲突。

在执行过程中，如果能够理解知识产权管理的目的，则不存在这样的冲突。

首先，我们在销售合同中加入知识产权条款是保护自己的知识产权及技术成果、设计成果等，并不是为了逃避知识产权侵权责任。针对如何避免企业侵权风险，有对应的很多措施可以采取，而不是在合同中投机取巧。其次，产品在销售过程中有很多途径，如直销，代销，代理形式等，产品销售出去，一旦市场形式好，难免出现仿冒产品，马克思曾经说过：“如果有100％的利润，资本家们就会铤而走险”。所以建议在销售合同条款中约定相关内容，其实为君子协定，目的在于告知采购方该产品的知识产权为我方所有，他人不得侵犯。此处颇有“此地无银三百两”的感觉，但在发生纠纷时，如我方没有及时申请专利，遭到技术成果被采购方恶意抢先申请，合同可以作为我方有利证据进行使用，以此来看，销售合同中加入相关条款，也并非一无是处。

条款案例2

“本产品所含技术、结构、外观设计等工业设计，知识产权归我公司所有，甲方购买我公司产品，拥有产品使用、销售权。

甲方不得侵犯我公司产品知识产权，如果侵权行为发生，应赔偿我公司侵权损失。”

5、代工合同

与委托合同对应，我方接受A公司委托加工某一产品，也有相应的两种情况：A公司提供技术，设计方案；A公司不提供技术，设计方案，由我方进行设计。这种情况可参照3委托加工合同部分，视不同情况在合同中加入相应知识产权条款，对技术成果归属、适用范围进行约定。

需要特别注意的情况为，如果A公司提供了相关技术如技术方法，我们需要让A公司做出“提供的技术不侵犯第三方知识产权”的声明，因为我公司作为技术的使用方，且使用该技术是生产销售行为，一旦A公司提供的技术为侵权技术，我公司不能独善其身，势必会卷入侵权纠纷中。

6、产学研合作合同

近年来，产学研合作不仅是企业提升自身研发实力的重要途径，也是高校技术人员实现成果转化的有效途径，随着技术创新的市场驱动力越来越强，知识产权在市场竞争中发挥的作用越来越明显，无论企业还是高校都非常重视对技术成果的知识产权保护。

企业、高校、科研院所合作，本身具有双赢性，一方面企业研发实力增强，加快了技术研发进程；另一方面高校技术与市场的结合更加紧密，研发目标较为清晰，更接近市场需求；再次双方合作加快了科技成果实施转化，加快了知识产权运营进程。但是，从目前产学研合作情况来看，存在一些较为普遍的问题，如技术交付、研发进度问题，但此类问题不在本次讨论范围中。本文主要讨论产学研合作中因知识产权引发纠纷的问题，其中较为突出的为科技成果的知识产权归属问题，一般成果转化价值越高，分歧也会越大，不惜对簿公堂的也大有人在。从知识产权管理的角度来看这个问题，专利的申请权、所有权及专利技术的使用权完全可以通过事先协商，并形成条款的形式加以约定，以避免后期产生纠纷。专利法八条中，明确指出，双方有约定的从其约定，可见约定的效用高于法庭对归属权的认定。

依据 专利法八条 两个以上单位或者个人合作完成的发明创造、一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或者共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。

7、其他服务合同

随着企业不断发展，企业在运营过程中签订的合同种类会越来越多，还会涉及知识产权服务合同、体系认证、审计合同、培训合同等。在签订此类合同中主要需要关注两个问题。

（1）合同执行过程中，会不会涉及企业秘密，如技术秘密、商业秘密等。

（2）合同执行过程中，会不会产生技术成果，如涉及企业技术或运营信息的报告等。

所以合同签订中，需要重视以上情况，并加入相应条款：

保密条款，合作过程中我方的机密文件资料等，需要对方保密，不能泄露给任何第三方，如造成损失，需承担赔偿责任。

成果归属条款，服务过程中，产生的相关的报告、汇总资料，权利归属清晰，如涉及信息对我公司较为重要，尽量协商约定归我方所有。

以上，对企业运营中涉及到知识产权的合同做了梳理，并建议企业在合同签订中关注该部分内容，尽量做到有专业知识产权管理人员对相应条款进行审核。

合同中加入知识产权约定条款，可以为企业规避相关风险，避免不必要的纠纷，进一步，一旦产生纠纷，能够有力维权。知识产权管理的目的不是阻碍企业正常运行，而是让知识产权更好的服务企业。企业运营方式和所处环境千差万别，所以针对不同情况，企业知识产权管理人员应把握大原则，不能教条主义，应在可执行范围内，尽量按照标准，规避风险，让知识产权提升企业的市场竞争力，发挥知识产权的价值。

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1、企业知识产权管理中的那些“坑”——人事篇

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：翟艳利 北京高沃律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：企业知识产权管理中的那些“坑”——合同篇（点击标题查看原文）

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