从初创到IPO——科技型企业的专利工作策划之路

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作者：谢浩荣  北京市万慧达（广州）律师事务所

原标题：从初创到IPO——科技型企业的专利工作策划之路

专利问题，历来是众多科技型企业在IPO（Initial Public Offerings，首次公开募股）道路上需要直面的一个难题，本文将根据企业从初创到IPO过程中的一些关键时段或节点，对其涉及到的专利工作策划重点，进行一般性的探讨和说明。

专利问题，历来是众多科技型企业（下文简称企业）在IPO（Initial Public Offerings，首次公开募股）道路上需要直面的一个难题。不少企业走进了IPO考场，才忽然发现需要面对来自竞争对手发起的专利狙击，或者来自IPO审核机构关于专利漏洞的尖锐问询，仓促之间，有的向对手交出巨额专利和解“学费”，有的甚至直接主动申请“退考”。

当下，对于将IPO作为未来发展战略重要一环来看待的企业而言，正视专利因素对IPO的重大影响之余，明确如何在自身发展各阶段中，根据不同的资源配置能力对专利工作进行有侧重点的策划，以提前消除不必要的专利隐患、将IPO节奏更好地掌握在己方手中，则具有更重要的现实意义。下文将根据企业从初创到IPO过程中的一些关键时段或节点，对其涉及到的专利工作策划重点，进行一般性的探讨和说明。

一、企业初创阶段

处于初创阶段的多数企业，特点是资金紧张、业务和人员未形成规模，需要将几乎所有的精力、配置用于攻克技术产品化的难题以及追求存活。该阶段中，用于专利保护的经费特别有限、专利一般性事务由行政或技术岗的员工兼顾处理。在专利工作投入的资金和时间极为有限的背景下，企业需要明确专利方面的必要制度以及奠定执行基调，并将有限专利经费尽可能用于处理最为急迫的专利问题。

在策划必要制度时，至少需要从保密、专利奖励、专利文档管理等方面设计出简单可操作的规范。创业初期，企业一方面会将涉及自身核心技术的相关方案进行展示，与大量投资人沟通，或参加相关路演，寻求天使投资；另一方面，更需要将部分技术信息明确地透露给业内意向采购方，以求拓展市场；这些常态性的商业运作过程中，技术泄密的风险较大。对此，企业可以针对研发项目的涉密内容，设计二或三级的密级进行管理；对外需要与洽谈对象签订保密协议，在为采购方或其他合作方出具个性化的技术服务方案时，还需作简单评估，判断是否应先提出专利申请。另外，考虑到专利法对发明人有奖励方面的规定，企业应及时制定和执行奖励制度，以避免埋下日后纠纷的隐患。企业的规范运行不但有利于自身长足发展，而且也是IPO的审核要点之一。

在保密、激励制度和相关协议的制定方面，从低成本的角度考虑，可借鉴现成的模板，根据自身实情作简单调整即可。而专利文档管理也可以简化操作，对于内部研发成果的记录、专利提案的文件、专利申请和官方下发的文件可以统一存放，优先保证资料齐全，待日后有专职管理时再细化相关操作。关键在于，在前期制度本身非常简单的情况下，一定需要确保执行到位，这是奠定企业专利工作主基调的重点。

在制度外，企业需要额外根据自身创立的背景，评估是否存在专利隐患，这是起步阶段最为急迫的专利工作之一。过去两年内，有大量企业如交大思诺[1]、中简科技[2]、德方纳米[3]、震安减震科技[4]等，在IPO会审中被要求就有关事项是否涉及专利风险进行解释说明。对此，企业有必要分析自身是否具有特殊情况，以进一步采取应对措施。例如，若企业的核心技术人员来自高校或其他科研单位，则需要考虑原单位是否有存在制约企业目前技术项目实施的相关专利，若有，可以尝试进行专利交易操作。实在无法获得专利权转让的，可以争取获得独占许可或排他许可。若企业初创人员来自同行其他公司，需要特别注意此前是否签订了竞业限制条款和保密协议，初步评估是否存在潜在的职务发明纠纷。又例如，企业的创立，涉及以专利出资的，需分析评估过程或结果是否合理。

同样迫切的是，企业还必须将核心技术的初步专利保护提上日程。考虑到资金限制，以及产品或研发项目随时可能因生存需要而被作出调整的情况，企业在起步阶段可以只针对核心技术申请少数高质量的专利保护。一般来说，若核心技术对应的发明专利不请求提前公布，在申请日往后的一年半之内，可以再根据具体产品形态和细分市场所在，补充提交一批偏具体应用场合方面的专利申请，这样能一定程度缓解企业在初期的资金压力。需要注意的是，若核心技术人员直接来自同行公司，在专利申请时可以考虑选择不公开发明人的信息。另外，过去曾出现有企业以实际控制人个人名义申请专利的情况[5]，或有企业在申请专利时违背客观事实，将领导优先写在第一发明人位置的情况[6][7]，这种不规范的申请行为容易引起职务发明创造方面的权属纠纷，企业应有意识地去避免这类容易产生隐患、且本不应发生的专利行为。

二、企业成长阶段

在成长阶段，企业产品销售已取得一定市场份额，业务及人员具有一定规模并且规模仍在扩大。此时，随着产品技术的快速迭代或者产品线的不断增加，专利保护的工作量逐渐变大，而企业也有能力稳定地投入更多资金在专利工作上。该阶段中，策划拟开展的专利工作时应注重规划性，以逐步地在广度和深度方向上完善短板、丰富工作内容，并将策划重点放在专利保护与侵权风险排查两大方面。

在研发团队规模扩大之际，企业可以考虑增加投入，聘请专利工程师/专利律师来专门处理内部专利工作，或者通过内部法务人员与外部专利服务机构共同合作的模式来处理重大专利项目。无论如何，此时内部应有清晰的专利申请评审与流程管理制度，一方面有利于在多个专利保护项目同时进行的过程中，较好地维持各部门分工配合的秩序，另一方面也有利于对不同重要程度的专利案件进行分级管理，集中资源处理重要案件。

在专利保护方面，需要围绕已有的核心专利和主营业务涉及的应用技术、场景进行专利布局策划。此项工作使前一阶段专利保护的不足之处得到完善之余，也进一步确保了企业的核心技术和主营业务具有足够数量的专利支撑——这是未来IPO时审核机构特别关注的专利事项，它既涉及到是否满足科创板常规指标要求(目前要求具有形成主营业务收入的发明专利数量为5项以上)方面的评估，也涉及各板块关于核心技术实施和主营业务开展的独立性、技术先进性等方面的评估。今年发生的一智能投影领域企业在IPO过程披露的16项发明专利被竞争对手提出无效宣告请求[8]，一无人机领域企业被竞争对手举报“核心技术部分无相应发明专利支撑”[9]等事件，均值得企业对专利数量、关联性等方面引起重视。考虑到发明专利的申请周期一般为两三年甚至更长，越早进行专利布局，越有利于降低后期IPO筹备的工作压力。从另一个角度来看，成长阶段中，企业的产品迭代较快，专利保护需要及时跟上甚至提前启动，否则很有可能在产品宣传、销售环节产生技术泄密的风险。

与初创阶段不同的是，成长阶段中，企业进一步明确了自身的目标市场，同时在与业内各种采购方、供应商的接触中，参与各种展会活动过程中，基本可以客观确定该目标市场中的竞争对手以及双方市场战略的异同之处。此时，作为侵权风险排查的子任务之一，可以开始设计竞争对手专利监控的机制，有利于更直接地获得来自竞品的技术改进动态和专利布局信息，判断己方相关产品是否有落入对方专利保护范围的风险。除此之外，还应在产品参展前、产品上市前，以及己方研发的不同阶段设计不同侧重点的专利检索分析任务，从更广的范围来进行侵权风险的排查。IPO会审时，企业会被经常问询关于己方技术与竞争对手的差别，己方产品销售在侵权风险方面的安全性等问题，若在成长阶段时就有专利情报收集和分析的积累，则有利于在未来IPO筹备时，能从更全面的角度，以更清晰的思路来设计相关问题的应答预案。

随着企业规模的不断扩张，组织裂变是成长道路上的必经历程，较为常见的情况是企业开始针对不同的业务模块设立相应的子公司来运营，此时会涉及业务和核心技术员工人事关系的转移，在专利方面，需要及时与子公司签订专利许可或转让协议，以确保子公司业务顺利、独立开展，另外，鉴于企业与子公司在业务上有较多互动，双方对于具体的技术成果，在进行专利申请权、发明人名单确认时需要保持客观、公正的态度，以避免发生无形资产权属状态、信息不明晰的情况。若企业在初创阶段获得了他人的专利许可，在成立子公司的时间节点上，需要确认子公司是否有实施该专利的权利。

三、IPO筹备阶段

一般来说，企业会在成长阶段中后期或者成熟阶段具备IPO的经济实力或产生明确的IPO意愿。在企业内部的上市论证通过后，对于企业而言，IPO筹备工作便进入实质阶段，该阶段的专利工作重点是查漏补缺、重大风险排查，专利各项资源配置需要有针对性地为IPO需求进行倾斜。

从IPO筹备到IPO通过并上市，短则一年多，长则需要三年甚至更久。考虑到企业的日常专利工作需要维持，且专利工作人员还需要花时间搜集、准备进行信息披露所涉及的专利材料，以及为会审环节的问询设计专利方面的应对预案，企业在原有职员配置不变的前提下，在此期间可以有针对性地将部分内部专利事务委外进行操作，并对内指定专人负责IPO专利信息的管理。

当下，尽管保荐机构在为企业运作IPO过程中，会依据证监会的准则对企业展开尽职调查。然而，此类调查未能将足够多关注点放在专利上，涉及专利方面的调查，多数以国家知识产权局公开的专利权属、法律状态等信息作为依据，难以系统、全面地排查出更深层次的专利问题或隐患。企业需要重点关注的方面包括：企业经过多年技术迭代后，新的核心技术和形成主营业务，是否有足够多的关联性专利进行支撑，相关专利法律稳定性如何？又例如，企业主营业务涉及的产品在各销售地（包括国内和国外）的专利侵权风险如何，可控程度如何，若一旦发生专利诉讼，造成的影响范围和程度如何？企业应在IPO筹备阶段前中期，有计划地开展相关方面的评估工作。一般来说，可以聘请专业的专利服务机构进行参与，与企业一同开展专项的专利调查，对上述重点事项逐一进行分析，对排查出的风险项进行处理或形成防控预案。若发现对主营业务威胁度较大的专利，企业可以预先准备好对目标专利提起无效的证据，以及进行现有技术抗辩的证据。在有足够把握和时间的前提下，也可以对目标专利主动提出无效宣告请求，或者伺机对其进行收购。

IPO筹备阶段末期，企业需要重点关注拟向公众披露的专利信息的准确性、及时性和完整性，这也是该节点查漏补缺工作的关键任务。在该方面，曾经发生的某光电科技公司因为未向公众披露专利失效事宜，被撤销IPO首发并要求退还募资的事件[10]，充分说明信息披露规范性的重要程度。企业需要特别关注涉及有效专利即将失效、申请中的专利即将获得授权、重要专利处于复审阶段、发生专利许可或状让等事件，与专利代理机构保持比过往更紧密的联系，以便将最新的专利信息反应到招股说明书中。

其他如人力资源方面（如核心专利的发明人团队的稳定性）、财会方面（如专利在内的无形资产占净资产的比例是否应下调至合理位置）等等涉及专利的因素，也需要企业系统地进行排查和现状确认。

四、小结

对于企业而言，应把握好不同发展阶段中专利工作的策划重点，初创阶段的专利工作，应重点考虑落实必要的专利制度、评估自身创立的背景是否存在专利隐患，以及如何在资金紧张的条件下对核心技术申请高质量的专利保护；成长阶段的专利工作，应重点关注如何进行专利布局和侵权风险排查；在IPO筹备阶段，应重点策划专项的专利调查，以及规范专利信息披露机制方面的工作。如此，有利于企业始终以清晰的思路，明确每一关键阶段或节点的专利工作重点，从早期开始消除不必要发生的专利隐患，将未来的IPO节奏更好地掌握在己方手中。

注释：

[1]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/202003/t20200326_372710.htm

[2]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201903/t20190326_353383.htm

[3]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201903/t20190319_352982.htm

[4]http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201901/t20190108_349547.htm

[5]http://www.cqlsw.net/business/theory/2018082129984.html

[6]https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4

/index.html?docId=c56e4b0cb33b48aba94f9750c980b4cf

[7]https://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4

/index.html?docId=fdbfb166049a49c7995aa87701003537

[8]https://tech.sina.com.cn/roll/2020-07-21/doc-iivhuipn4335083.shtml

[9]http://www.iprdaily.cn/article_25408.html

[10]http://finance.sina.com.cn/stock/newstock/zxdt/20100315/21537569082.shtml

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作者：谢浩荣  北京市万慧达（广州）律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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