专利侵权诉前进行曲

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作者：赵东豪 广东深科律师事务所

原标题：专利侵权诉前进行曲

随着2020年专利法修改草案的通过，专利保护的强度进一步提高，可想而知，未来在专利保护方面又将掀起新的腥风血雨，那么专利权人在发现专利侵权线索后，如何做才能保证在后面的诉讼环节占据更大的优势呢？笔者认为，在发现专利侵权线索后，切不可仓促行动，打草惊蛇，这样会导致对方毁灭证据，得不偿失，笔者认为采用如下步骤，徐徐图之，方能取得最大战果。

一、确定专利稳定性

发明专利的申请包括受理、初审、公布、实审以及授权五个阶段，而实用新型和外观设计专利申请只有受理、初审和授权三个阶段，不经过实质审查，因此，即使实用新型和外观设计专利得到授权，但专利权却未必稳定。如果在发现侵权线索后，便立即开展取证、甚至是诉讼工作，但在后期却因为专利不具有新颖性或创造性，专利稳定性不足，导致专利评价报告是负面的，那么前期的准备工作将会付诸东流，大量的时间和金钱白白浪费，在笔者团队近期处理的一组案件中，双方都是灸疗设备制造商，原告用5件实用新型专利起诉，但却由于专利评价报告是负面的，导致在上海知识产权法院开庭时当庭撤诉。

因此，在发现侵权线索后，如果涉案专利是实用新型或外观专利，那么首先要申请专利评价报告，当专利评价报告是正面的，再开展下一步工作；如果涉案专利是发明专利，由于发明专利经过实质审查，专利权比较稳定，可以直接开展下一步工作。

二、侵权对比分析

在确定专利权较为稳定后，就可以着手进行侵权对比分析，涉及到专业的技术问题和法律问题，对于技术层次的问题，如侵权产品和涉案专利采用的技术是否相同或近似，可以由产品研发人员进行分析，对法律问题，如是否构成侵权，可以找律师、知识产权专家进行分析，不同类型的专利，在进行侵权对比分析时，所采用的方法也不相同。

外观专利，在进行侵权对比分析时，首先需要确定涉嫌侵权的产品与涉案专利权产品种类是否相同或者近似（比如汽车和玩具汽车，即使两者外观相似，但因不是同一类产品，仍然不构成外观专利侵权），确定是相同或近似的种类产品后，再进行下一步相同或近似的具体判断。

其次，在确定外观设计是否相同或近似时，应当以外观设计专利产品一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计的整体视觉效果进行综合判断，对于主要由技术功能决定的设计特征以及对整体视觉效果不产生影响（或影响较小）的材料、内部结构等特征，应当不予考虑，从而判断涉嫌侵权的产品和涉案外观专利是否相同或近似。

最后，在认定一般消费者对外观设计所具有的知识水平和认知能力时，一般应当考虑被诉侵权行为发生时授权外观设计所述相同或者近似种类产品的设计空间。设计空间较大的，可以认定一般消费者通常不容易注意到的不同设计之间的较小区别；设计空间较小的，可以认定一般消费者通常更容易注意到的不同设计之间的较小区别，对于设计空间可以参考专利评价报告上的对比文件以及公知常识予以认定。

对于发明、实用新型专利是否构成侵权的判断，遵循全面覆盖原则，即应当将涉案专利独立权利要求所记载的技术特征与涉嫌侵权产品进行技术对比（此处应当是涉案专利的授权文本），如果涉嫌侵权的产品或制造方法包括了涉案专利独立权利要求所记载的全部技术特征，则可以初步认定侵权成立；如果涉嫌侵权的产品或制造方法，缺少涉案专利权利要求记载的一个或一个以上的技术特征，或者某些技术方案与涉案专利权利要求记载特征并不相同，此时，对于专利权人来说，就应当做进一步分析，判断不相同的特征是否构成等同，如果构成等同，同样涉嫌侵权；如果经过判断，不相同的特征不能构成等同，那么很大可能就不构成侵权。

在司法实践中，以笔者团队的办案经验来看，法官对于等同的认定相当严格，因此当涉嫌侵权的产品或制造方法与涉案专利独立权利要求中记载的技术特征有所区别时，一定要请专业的人员进行鉴定，必要时可以请求知识产权鉴定机构的人进行鉴定，判断是否构成等同。

三、调查取证、做诉前准备

在发明和实用新型专利权授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品，外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。

根据上述规定，发明、实用和外观专利的制造、许诺销售、销售和进口均构成专利侵犯，但从实际办案的经验来看，比较容易发现和取证的环节主要集中在销售和许诺销售的环节，目前商品的销售主要分为线上和线下，线上销售一般以销售作为目的，辅助以许诺销售，产品来源以自行制造或从他处购买为主流，以进口做补充，对线上销售行为做公证时，由于在网上展示了侵权产品，并标注了价格，当销售成立时，则许诺销售一并成立，但许诺销售成立，销售却不一定成立，在进行公证时需要注意：

1、线上销售：

（1）主体信息。在进行线上的公证时，一定要通过平台的隐藏设置找到店铺的实名认证信息，当下无论是拼多多、京东、天猫上都会要求入驻店铺公开，此外，还要准确记录网店店铺的主页、在平台上注册的账号、联系人、联系电话、邮箱等，以便相互印证，准确找到侵权主体。

（2）商标、品牌信息。如果在网页上展示的商品具有商标或品牌的，还需要公证商品的商标或品牌信息，同时建议查询该商标或品牌的权利人，商品上标注商标的，通常可以认定商标权利人为商品的制造商，品牌信息可以起到对制造的强化作用，提高判赔额。

（3）制造证据。虽然在网店店铺中找不到制造的实质证据，但店铺运营者往往会在网页上公开厂房、厂址、加工设备、加工工人、研发人员图片等，与店铺实名认证的工商信息、经营范围等进行结合，可以推测出网店店铺经营者具有制造的能力，当然也可以线下去网页上公开的厂址进行现场拍照，提取实质制造证据，这样更有说服力。

（4）收货公证。线上销售通常包括下单、支付、快递和取货，整个流程时间较长，由公证员全程见证也不现实，因此需要将购买和取货分开进行公证，且一般先做取货公证后做购买公证。

在进行取货公证时，尽量携带公证员上门到快递公司所在地提货，当然快递地址也可以直接写公证处（存在一定被侵权店铺发现的风险），外观设计侵权案件，需要对侵权产品按照专利图片的方式拍照六面视图，这样即使不携带侵权物证，庭审也能进行侵权比对，公证产品本身、产品包装、产品说明书中标有制造商或标有商标，在没有相反证据的情况下，上述载体上标注的制造商或商标权人推定为产品的实际制造者，产品在公证结束后，要妥善保存。当取货公证完成后，对产品是否侵权做二次判断，如果确定产品侵权，再对线上购买记录进行公证，公证内容主要是付款记录、订单编号、物流信息等，如取货公证不成功或不侵权，那么就没必要再进行购买公证了。

2、线下销售

传统的线下实体店销售产品，从议价到付款到提货通常一次性完成，整个购买过程都在公证员监督下完成，在购买时要针对店铺的名称、店铺的经营信息、宣传图册等，并向商家索要发票或收据，公证结束后，公证物要妥善保存。

四、损害赔偿计算

侵犯专利权的赔偿数额主要有以下3种计算方法：1、按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；2、权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定，对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额；3、权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。

在权利人已经尽力举证，而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院为确定赔偿数额，可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料；侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。

但在实际办案中，损害赔偿额却很难确定，为了获得高赔偿，在此笔者有一些经验与大家分享：其一，对于专利权人来说，可以通过对比侵权发生之前的销售额和侵权发生之后的销售额来分析，如果侵权之后的销售量明显减少，且数额巨大，则可以通过会计事务所审计鉴定，获取利润减少的证据；第二，在多个电商平台统计商家销售涉嫌侵权产品的总数量，如果由于一个链接存在多个产品，难以确定涉嫌侵权产品的具体销售数量，可以向法院申请，要求对方出具涉嫌侵权产品销售数量的后台数据，然后再结合专利对利润的贡献率，计算对方的获利额；第三，多渠道、多地区进行取证，虽然这样仍无法确定己方因被侵权所受到的实际损失或者对方因侵权所获得的利益，但可以证明对方的销售渠道多，范围大，这样在判赔时，法院也会予以考虑，最后，出于对专利权人“请求停止制造、销售行为”目的的考虑，如果计算侵权赔偿额的确很困难，则建议直接确定一个赔偿额，由法院酌定裁判，这样可以节省维权时间。

五、前期沟通，达成和解

为达到快速解决纠纷，降低诉讼成本的目的，在起诉前，可以先行就对方侵犯专利权的行为发出律师函，请求对方停止侵权行为，并就侵权行为造成的损害进行赔偿，如果对方积极回应，并就赔偿和专利许可达成和解，也省去了专利权人诉讼之苦，节省了人力、物力、财力，如果对方对律师函置之不理，专利权人就需要做好诉讼的准备了，但需要注意的是：

根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理”。

根据上述规定，如果专利权人在收到书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，没有向具有管辖权的法院提起诉讼，侵权人可以向其所在地法院提起确认不侵权之诉，这样以来就把管辖权拱手相让了，置自己于不利地位。

六、确定法院，准备起诉

未经专利权人许可的制造、销售、许诺销售专利产品的行为皆构成侵权，专利权人可以选择在制造商所在地或销售行为地进行起诉，在实际办案中，侵权产品销售地和制造地经常不一致，这时我们就要选择合适的法院作为管辖地，以逸待劳，提高对方的应诉成本，需要注意的是，当销售行为地和制造商所在地不一致的，对于专利权人来说，如果想在销售地法院起诉，则必须将销售者列为共告，进行诉讼，如果只单独起诉制造商的，销售行为地法院不予受理，除非销售者是制造者的分支机构。

七、聘请律师，积极准备

专利纠纷案件较其他案件更具有专业性，特别是后期可能还会涉及到专利无效、行政诉讼等，建议专利权人在发现侵权线索后，及时请专利律师介入上述几大步骤以及后续的诉讼行为，以便更好的维护自己的合法权益。

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作者：赵东豪 广东深科律师事务所

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：专利侵权诉前进行曲（点击标题查看原文）

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