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原标题:关于就《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》公开征求意见的通知
IPRdaily消息:近日,国家知识产权局网站发布了“关于就《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》公开征求意见的通知”,有关单位和各界人士可以在2020年12月10日前,选择电子邮件、传真或者信函的方式,围绕第二批征求意见稿的修改完善提出具体意见。
关于就《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》公开征求意见的通知
为全面贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护的一系列指示精神,深化落实“放管服”改革的决策部署,积极回应经济科技快速发展对审查规则的新诉求,提高专利审查质量和审查效率,2020年国家知识产权局开展《专利审查指南》全面修改工作。此次修改涉及内容较多,本着“成熟一批、公布一批”的原则,现将《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》(以下简称“第二批征求意见稿”)及其说明予以公布,征求社会各界意见。有关单位和各界人士可以在2020年12月10日前,选择以下方式中的一种,围绕第二批征求意见稿的修改完善提出具体意见:
1. 电子邮件:tiaofasi@cnipa.gov.cn
2.传真:010-62083681
3.信函:北京市海淀区西土城路6号国家知识产权局条法司审查政策处 邮编100088(请于信封左下角注明“审查指南”)
附件1:《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》修改对照表.pdf
附件2:关于《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》的说明 .pdf
附件1:(点击阅读原文下载附件)
附件2:
关于《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》的说明
一、修改背景
为全面贯彻习近平总书记关于加强知识产权保护的一系列指示精神,深化落实‚放管服‛改革的决策部署,积极回应经济科技快速发展对审查规则的新诉求,提高专利审查质量和审查效率,国家知识产权局不断完善专利审查标准,为创新主体提供有力制度保障。2020 年 5 月,国家知识产权局启动《专利审查指南》(下称《指南》)全面修改工作。此次修改是在充分调研社会主体需求、总结审查实践经验的基础上开展的。
《专利审查指南修改草案(第二批征求意见稿)》内容涉及《指南》除第二部分第十章(已于第一批公开征求意见)外的其余修改内容。
二、初步审查部分修改内容和修改说明(《指南》第一部分第一至第三章)
(一)关于申请文件修改替换页份数的修改(第一部分第一章第3.4节)
现行《指南》中对于需要提交的申请文件的修改替换页份数的规定是基于原纸件审查模式的需要,两份修改替换页文件的一份作为存档文件,存放在案件夹中,另一份作为公报袋文件,用于公布编辑。
2010年,国家知识产权局已实现了无纸化审查,只需一份文件即可满足审查需要。因此修改明确了申请人进行补正时,申请文件的修改替换页与其他文件一样,只需提交一份即可。
(二)关于发明名称字数的修改(第一部分第一章第4.1.1节)
随着经济社会发展和科技的不断进步,许多新兴领域和新兴技术不断涌现。有些领域所使用的技术用语通常具有较长的名称,限制发明名称的字数可能无法准确地表明此类发明专利申请要求保护的主题和类型。放宽发明名称的字数限制,能够更好的适应技术发展要求,满足广大创新主体的需要。因此,将发明名称字数扩展至60个字。同时,对相关章节的内容也作出适应性调整。
(三)关于发明人资格及发明人填写顺序的修改(第一部分第一章第4.1.2节)
1.关于发明人资格的修改
各国相关法律,特别是专利法律法规中实质上都要求发明人是“人类”“自然人”。我国《民法典》第一百二十三条规定,民事主体依法享有知识产权,《民法典》第二条规定的民事主体包括自然人、法人和非法人组织。人工智能并非《民法典》规定的民事主体,不能依法享有知识产权,故此次修改明确人工智能不能作为发明人。
2.关于发明人填写顺序的修改
现行《指南》中对于发明人填写顺序的规定是基于原纸件申请表格的需要而制定的。在电子申请得以普及的情况下,需要对《指南》规定进行适应性修改。此外,为了后续工作更加灵活高效,不再对发明人具体的填写顺序进行固化规定,申请人只需按照表格要求进行填写即可。
(四)关于申请人资格审查的修改(第一部分第一章第4.1.3.1节、第4.1.3.2节)
1.关于申请人资格审查的修改
为了方便申请人,减少非必要证明文件提交,切实践行“放管服”改革,此次修改简化现行《指南》中对于申请人资格审查的具体操作,一般情况下不作资格审查。
2.关于组织机构代码的修改
目前,我国已完成营业执照、组织机构代码、税务登记三证合一,以及一照一码,即统一使用社会信用代码的改革,据此对《指南》进行适应性修改。同时,在专利申请请求书的填表说明里增加姓名或名称应与证件号码一致的规定。
3.关于外国人经常居所或营业所证明的修改
根据国务院办公厅印发的《关于做好证明事项清理工作的通知》,推行“减证便民”,目前已经取消“外国企业申请人在中国有经常营业所证明”及“可在中国居住一年以上的证明文件”两项证明文件。因此,进行适应性修改。
(五)关于代表人的修改(第一部分第一章第4.1.5节)
修改关于代表人的规定。首先,将电子申请与纸件申请一并考虑,在申请时均应指定代表人,形式上更加统一。其次,对于未指明代表人的,根据纸件申请和电子申请的实际情况分别作出规定。
规定“代表人可以代表全体申请人提交专利申请以及办理在专利局的其他手续”,与《专利法实施细则》(下称《细则》)第一百一十九条第一款的表述一致,同时,增加“另有规定的除外”,涉及例如恢复权利、撤回优先权或专利申请、转让专利申请权(或专利权)、转让优先权等手续的办理。
为避免重复,删除了直接涉及共有权利的手续部分的单独表述,相关内容在后续各章节的具体事务规定中均有详细描述。
(六)关于申请人地址填写的修改(第一部分第一章第4.1.7节)
为消除歧义,提高地址填写的准确性,增加了申请人地址与经常居所或营业所所在地关系的表述,明确了申请人填写的地址应与经常居所或营业所所在地一致,不应填写与国籍对应的地址。
外国申请人填写地址应仅填写国别,使《指南》与《细则》相关内容保持一致;同时规范及简化申请人填写项目,提高审查效率。
(七)关于电子申请序列表提交方式的修改(第一部分第一章第4.2节)
为减轻申请人的负担,减少文件的制作和提交环节,修改说明书中序列表的相关规定:增加“对于电子申请,应当提交一份符合规定的计算机可读形式序列表作为说明书的一个单独部分。”对于涉及核苷酸或者氨基酸序列表的发明专利电子申请,申请人提供一份符合规定格式的计算机可读形式序列表即可。
(八)关于分案申请的核实及递交时间的修改(第一部分第一章第5.1.1节)
1.修改请求书中分案申请栏中原申请号的填写标准
为方便申请人,同时也为适应请求书表格和电子申请系统的修改,对于原申请是国际申请的,由于其国际申请号可以在电子审批系统中查询到,故不再需要申请人自己填写。
2.修改分案申请应当提交的文件
为落实国务院办公厅印发的《关于做好证明事项清理工作的通知》要求,在目前已实现无纸化审查的条件下,原申请中已提交过的文件都可以在电子审批系统中查询得到,故不再需要申请人主动提交,因此,将分案申请应当提交除申请文件外的其他文件类型删除。
3.修改提出分案申请的时机
将提出分案申请的时机中“在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间”修改为“在提出复审请求以后的复审期间、收到复审决定之日起三个月内以及对复审决定不服提起的行政诉讼期间”。该修改更符合分案提交时机的立法本意,也使得分案时机的文字含义更加明确,利于审查标准执行一致。同时,引导申请人,规范分案递交的时机要求。
(九)关于委托的修改(第一部分第一章第6.1.1节)
对外国申请人、港澳台申请人与中国内地申请人共同申请专利的情形作了修改,明确当中国内地申请人作为代表人时,可以委托代理机构办理专利事务,也可以自行办理。
(十)关于涉及委托书相关规定的修改(第一部分第一章第6.1.2节)
1.删除提交总委托书复印件的相关规定
出于方便申请人的考虑,此次修改删除现行《指南》中提交总委托书复印件的相关规定。申请人在专利申请请求书或补正书中写明总委托书编号的,不需要提交电子文件形式的专利代理委托书和总委托书扫描件。
2.修改了委托书不合格的规定
第6.1.2节的修改对委托书不合格的规定进行了相应的调整。若内地申请人委托书不合格,补正逾期后应发出视为未委托代理机构通知书;在中国没有经常居所地或营业所的外国申请人和港澳台申请人若委托书不合格,补正逾期后应发出视为撤回通知书,补正不合格的应发出驳回通知书;内地申请人与在中国没有经常居所地或营业所的外国申请人或港澳台申请人共同申请专利的,对于内地申请人不是代表人的,若委托书不合格,补正逾期后应发出视为撤回通知书,补正不合格的应发出驳回通知书。
(十一)关于本国优先权涉外转让的修改(第一部分第一章第6.2.2.4节)
增加了要求本国优先权的申请涉外转让时,参照《指南》第一部分第一章第6.7.2.2节第(3)项的规定处理,从而明确了本国优先权涉及内转外应当提交的证明文件,可以使审查有据可依,并且规范和指导申请人。
(十二)关于他人未经申请人同意而泄露内容的不丧失新颖性宽限期的修改(第一部分第一章第6.3.3节)
将“若申请人在申请日以后得知的……”,修改为“若申请人在申请日以后自行得知的……”。将申请人在收到审查意见通知书之后得知存在《专利法》第二十四条第(三)项所说情形的情况,指向《指南》第二部分第三章第5节的规定。即在该节末尾增加以下内容:“申请人在收到专利局的通知书后才得知的,适用本指南第二部分第二章第5节的规定”。区分不同情况下的操作办法,给予申请人更加明确的指引,更好地保护申请人的合法权益。
(十三)关于增加批量著录项目变更提交方式的修改(第一部分第一章第6.7.1.1节)
为进一步简化申请人办理著录项目变更的操作流程,在第一部分第一章第6.7.1.1节著录项目变更申报书章节中增加批量著录项目变更的相关规定,将“多件专利申请的同一著录项目发生变更的,即使变更的内容完全相同,也应当分别提交著录项目变更申报书”修改为“多件专利申请的同一著录项目发生变更,且变更的内容完全相同的,可以提交批量著录项目变更申报书”。依据此修改,申请人针对相同的变更内容,如更名、代理机构变更等,可提交批量著录项目变更申报书,在批量著录项目申报书中写明涉及的申请号单,并提交相应证明文件,批量进行著录项目变更。
(十四)关于著录项目变更手续费的修改(第一部分第一章第6.7.1.2节、第6.7.1.3节)
《细则》第九十三条及行政事业性收费标准中,统一使用“著录事项变更费”的描述,在此进行术语的统一。
《关于停征和调整部分专利收费的公告》(国家知识产权局公告第272号)中,规定停征专利收费(国内部分)中的著录事项变更费(专利代理机构、代理人委托关系的变更)。此次修改明确停征变更专利代理机构及代理人委托关系的著录事项变更费后,著录项目变更费仅包括变更发明人、申请人或专利权人的费用,同时,删除现有规定和示例。
目前,同时变更发明人、申请人或专利权人的,仅收取一次费用。为使《指南》表述更加简洁,明确著录项目变更手续费的定义,“一件专利申请每次申报著录项目变更的费用”,并删除了现有相关示例。
在第6.7.1.1节增加批量著录项目变更申报书提交方式的基础上,在第6.7.1.2节增加对批量著录项目变更收取一次性费用的规定。考虑到申请人更名涉及的相应权利主体不变,因此针对批量变更申请人或专利权人姓名或者名称,不涉及权利转移的,采取一次计费的方式。
(十五)关于办理著录项目变更手续人的修改(第一部分第一章第6.7.1.4节)
将“因权利转移引起的变更,也可以由新的权利人或者其委托的专利代理机构办理”修改为“因权利转移引起的变更,可以由新的权利人办理;新的权利人已委托代理机构的,应当由其委托的专利代理机构办理”,以明确规定,避免产生歧义。
(十六)关于简化更名证明文件的修改(第一部分第一章第6.7.2.1节)
明确了申请人(或专利权人)请求变更姓名或者名称的,可以仅提供居民身份证件号码或统一社会信用代码,通过与相关管理部门电子数据联网查验相关信息一致的,申请人无需提交其他证明文件,有利于减少当事人的负担,加快审批流程;但对于国外申请人或其他无法通过联网确定更名信息一致性的单位或组织,仍需要当事人提供更名证明文件。
将申请人变更的第二种情况中的“个人因填写错误”修改为“书写错误”,进一步明确此种情况所包含的情况为申请人将姓名书写错误,如书写为错别字或同音字的情况,以和其他情形作出进一步的明确区分。
(十七)关于进一步规范发明人变更的修改(第一部分第一章第6.7.2.3节)
针对实践操作中存在的发明人姓名书写错误提出变更请求的情形,增加相关规定,即发明人因姓名书写错误提出变更请求的,应当提交本人签字或者盖章的声明及本人的身份证明文件。
针对发明人漏填或错填的情况,仅要求发明人在证明文件中注明变更理由(错填或漏填),以及以声明承诺的方式声明已依照《细则》第十三条确认变更后的发明人是对本发明创造的实质性特点作出创造性贡献的全体人员。一方面,可明确指引当事人如何办理手续,达到便民利民的目标。另一方面,切实落实“放管服”要求,进一步简化证明文件的提交,以声明方式让当事人,即全体申请人及变更前后全体发明人,对是否作出创造性贡献这一客观事实作出确认。
(十八)实用新型部分主要修改内容和修改说明(《指南》第一部分第二章)
1.文件提交要求更简化,提交方式更灵活(第一部分第二章第3.4节、第7.5节)
为进一步落实国务院深化“放管服”改革的具体部署,使申请人对文件的提交更为便利,此次对文件提交要求予以简化,并且文件提交方式也更为灵活。现行《指南》第一部分第二章第3.4节中,规定了实用新型补正文件中修改替换页及其他文件的具体数量。此次修改删除了该节中的数量要求,实际提交一份即可。
现行《指南》第7.5节第(5)项,对摘要附图的提出方式限定为“提交”,此次将其修改为“提交或指定”,即允许申请人以更灵活的方式提交摘要附图。
2.文字适应性调整(第一部分第二章第3.2节、第7.3节、第7.5节、第11节)
在行文简洁性方面,现行《指南》第一部分第二章第3.2节中对再次发出补正通知书的情形作出规定,该规定内容实为满足驳回时机的要求,在本章第3.5.1节和第3.5.2节已对驳回时机相关内容作出了清楚说明,前后文字的意思表示重复。此次修改删除了该项中关于再次发出补正通知书的内容,使行文更加简洁,审查标准不变。
在行文一致性方面,现行《指南》第一部分第二章第7.5节第(2)项对摘要不得使用标题作出规定,但措辞与第一部分第一章不同。此次修改为相同措辞“摘要文字部分不得使用标题”,以保持前后行文一致性。
在行文完整性方面,现行《指南》第一部分第二章第11节未涵盖第四部分第六章第3节的规定。此次修改将其补充完整,修改为“有关新颖性的审查参照本指南第二部分第三章和第四部分第六章第3节的规定。”
现行《指南》第一部分第二章第7.3节第(7)项,没有标注对应法条,此次在其左侧增加对应的法条“细则18.3”。
(十九)外观设计部分主要修改内容和修改说明(《指南》第一部分第三章)
1.完善外观设计专利申请产品名称的相关规定(第一部分第三章第4.1.1节)
现行《指南》第一部分第三章第4.1.1节第(5)项中的举例“LED灯”也应当属于第(2)项“概括不当、过于抽象”的上位产品名称。此次修改在第一部分第三章第4.1.1节第(2)项‚概括不当、过于抽象‛的产品名称中增加了“灯”的举例,明确此类产品名称不符合规定,同时,将第(5)项中举例不当的“LED灯”删除,避免对申请人产生误导,同时提高审查质量和审查效率。
2.进一步明确外观设计专利申请立体产品视图提交要求(第一部分第三章第4.2节、第4.2.4节、第4.3节)
对于产品设计要点仅涉及一个或几个面的立体产品,现行《指南》第一部分第三章第4.2节中规定“应当至少提交所涉及面的正投影视图和立体图”,此次《指南》修改进一步明确:对于立体产品涉及设计要点的面,应当以正投影视图提交;对于不涉及设计要点的面也需要清楚表达,既可以选择提交正投影视图,也可以选择提交立体图,从而引导申请人正确提交立体产品的视图。同时,增加了可以省略视图的情形,即“使用时不容易看到或者看不到的面可以省略视图”。
对第4.2.4节中立体产品视图缺陷以及省略视图情形进行适应性修改。具体而言,在第一部分第三章第4.2.4节第(4)项中,将“产品设计要点涉及六个面,而六面正投影视图不足”修改为“产品六个面显示不全”,将“大型或位臵固定的设备和底面不常见的物品可以省略仰视图”修改为“产品使用时不容易看到或者看不到的面,可以省略相应视图”。这样修改后的内容与第一部分第三章第4.2节中的规定相呼应。
此外,对4.3节中在简要说明中说明省略视图的情况也进行了适应性修改。由于在第一部分第三章第4.2节中规定省略视图的情形是相对确定的,不存在“难以写明的,也可仅写明省略某视图”的情形。此次修改将第一部分第三章第4.3节中省略视图关于“难以写明的,也可仅写明省略某视图”的情形删除。同时,将“大型设备缺少仰视图,可以写为‘省略仰视图’”的举例修改为“左视图与右视图对称,省略左视图”“使用时底面不常见,省略仰视图”。此次修改后列举的两个撰写示例,指导性更强,更有助于引导申请人规范撰写简要说明。
3.明确外观设计专利申请零部件产品简要说明提交要求(第一部分第三章第4.3节)
现行《指南》第一部分第三章第4.3节规定:“简要说明中应当写明有助于确定产品类别的用途”,但对于零部件产品,仅写明零部件产品本身的用途,往往不足以确定该零部件产品的专利保护范围。
此次修改在第一部分第三章第4.3节(2)中增加“对于零部件,通常还应当写明其所应用的产品,必要时写明其所应用产品的用途。”的规定,以明确零部件产品的保护范围。对于通用零部件产品,通常无需写明其应用的产品即可确定其保护范围,但对于非通用零部件,如果不写明其所应用的产品则往往难以确定其保护范围,因此该处使用了“通常还应当写明”加以限定,主要是强调对于非通用零部件,应当写明其所应用的产品。另外,如果非通用零部件所应用产品的用途是一般消费者熟知的,则不需要在简要说明中写明该用途;但如果该零部件所应用产品的用途不明确,如果不写明其所应用产品的用途就无法确定其保护范围,则有必要在简要说明中写明该零部件所应用产品的用途。因此,此处规定“必要时写明其所应用产品的用途”。
4.完善外观设计专利申请第五条第一款涉及违反法律的审查(第一部分第三章第6.1.1节)
完善第一部分第三章第6.1.1节中涉及违反法律的举例,增加了外观设计专利申请中出现违反法律的典型情况。
在第一部分第三章第6.1.1节举例部分增加“赌博设备、吸毒器具”两类明显与法律相违背的产品类型,明确《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》禁止赌博、吸毒等相关行为,因此赌博设备、吸毒器具的外观设计属于违反法律的外观设计,不能被授予专利权。
5.完善外观设计专利申请第五条第一款涉及违反社会公德的审查(第一部分第三章第6.1.2节)
完善第一部分第三章第6.1.2节中涉及违反社会公德的举例,增加了外观设计专利申请中出现违反社会公德的典型情况。
《指南》对于外观设计专利申请中出现的明显暴力、凶杀和淫秽内容已有规范,但是还存在外观设计内容较为隐晦,属于挑逗性、侮辱性等内容的情形。国务院新闻办、工业和信息化部、公安部、文化部等部门曾组织开展整治互联网低俗之风专项行动,以遏制低俗之风蔓延。因此,此次修改增加违反社会公德的举例,明确带有“低俗”内容的外观设计不能被授予专利权。同时,包含违反社会公德内容的外观设计并不仅以带有此类内容的“图片或者照片”的形式存在,故将“图片或者照片”的限定删除,以全面涵盖可能出现的情形。
6.完善外观设计专利申请第五条第一款涉及妨害公共利益的审查(第一部分第三章第6.1.3节)
删除第一部分第三章第6.1.3节第二段中“专利申请中外观设计的文字或者图案”的限定,将外设计专利申请中产品形状设计可能妨害公共利益的情形纳入。同时将第二段中列举的妨害公共利益的情形划分为两个层次,一是针对“涉及国家重大政治事件、伤害人民感情或民族感情、宣扬封建迷信的外观设计”;二是针对“涉及国家重大经济事件、文化事件或者宗教信仰”的外观设计,需要考虑其后果的严重程度是否足以导致妨害公共利益,如属于妨害公共利益的外观设计,则不能被授予专利权。
将该小节第三、四段中“以……为……”的表述形式修改为“包含……”,同时将“以著名建筑物(如天安门)”修改为“包含天安门等著名建筑物”。将妨害公共利益相关情形的规定进行了明确,并非只有以著名建筑物、领袖肖像、国旗、国徽等为整体内容的外观设计,不被授予专利权,对于包含上述内容的外观设计,也不能被授予专利权。同时对于第三段中的语序进行了调整,使其表述更为准确。
7.删除不授予外观设计专利权的情形(第一部分第三章第7.4节)
第一部分第三章第7.4节第(6)项规定,要求保护的外观设计不是产品本身常规的形态,例如手帕扎成动物形态的外观设计,属于不予保护的客体。这一规定容易对申请和审查产生误导,认为即便是将“手帕”类产品进行折叠形成独特的设计造型,并以“礼品”等产品形式来申请外观设计专利的,也不能被授予专利权,这显然不利于对此类创新成果的保护,也不是原有规定的初衷。另外,上述规定本质上是对外观设计专利产品视图提交规范的要求,不应当列入关于外观设计专利保护客体的规定之下。因此,从保护创新及内容相关性的角度考虑,将第(6)项内容进行删除。
8.增加对外观设计专利申请涉及“整体设计”产品的保护(第一部分第三章第4.2.1节、第9节)
随着新领域新业态的发展,越来越多的“整体设计”产品涌现出来。‚整体设计‛产品通常是由多个单体产品组成,申请人希望保护的是具有整体化设计视觉效果的外观设计,而根据现行《指南》规定,由于“整体设计”产品中的各单体产品分属于不同种类且具有独立使用价值,申请人需要将各单体产品分别提交专利申请,这与申请人的设计初衷相背离,不能真正保护创新主体在‚整体设计‛产品上的创新。
此次修改,一方面明确了上述“整体设计”产品可以作为“组件产品”得到保护,另一方面对“组件产品”的三种情形以及不属于组件产品的情形以举例的方式分别进行了说明。具体而言,一是明确了“一件组件产品的设计属于一项外观设计”。二是将第一部分第三章第4.2.1节‚视图名称及其标注‛中关于组件产品的概念和三种情形移至该章第9节中,与“相似外观设计”和“成套产品的外观设计”的相关解释放在同一小节中,便于审查和申请区分这几种情形。三是增加了针对每种情形的举例说明。四是以“在桌上随意摆放装饰物”为例,明确将多件产品的现有设计进行随意拼凑不属于整体设计,不能授予外观设计专利权。
三、实质审查部分通用章节主要修改内容和修改说明(《指南》第二部分第一至八章)
(一)关于违反法律的发明创造的修改(第二部分第一章第3.1.1节)
现行《指南》中针对违反法律的发明创造进行了举例说明,但未提及所违反的具体法律。此次修改将示例对应的行为与违反的具体法律予以明确。同时,鉴于相关法律对于“伪造文物”行为本身并无明文规定,故将伪造文物的示例删除。通过上述修改旨在进一步规范《专利法》第五条中有关违反法律的发明创造的审查,严格依法行政。
(二)关于违反社会公德的发明创造的修改(第二部分第一章第3.1.2节)
现行《指南》中针对违反社会公德的发明创造进行了举例说明,其中包括“带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的外观设计”。鉴于《指南》第一部分第三章在外观设计部分已有针对外观设计的相关规定,故将上述内容调整为“带有暴力凶杀或者淫秽内容的产品或方法”,使得该举例更适于违反社会公德的发明的审查。
(三)关于疾病的诊断和治疗方法的修改(第二部分第一章第4.3.1.1节、第4.3.1.2节)
大数据及分析技术、人工智能技术等高新技术与医疗行业的深度融合,催生了智能医疗等新领域及新技术。为加强对智能医疗领域的创新保护,并积极响应创新主体的保护需求,针对“疾病的诊断和治疗方法”的审查规则进行以下修改:
在第二部分第一章第4.3.1.1节不能被授予专利权的例子中删除了“血压测量法”的示例。当前,人体生理指标测量的目的日益多样化,越来越多的生理指标测量法的专利申请直接目的不是获得诊断结果或健康状况,而只是获取中间结果信息。在判断相关测量方法是否属于疾病的诊断方法时,应根据《指南》第二部分第一章第4.3.1.1节规定的两个条件进行客观判断。
在第4.3.1.2节中不属于诊断方法的例子中增加一类。在医疗领域,由计算机等具有信息处理能力的装臵实施的涉及诊断的信息处理方法,一般是为了提高信息处理的准确率,方便信息的识别、存储和传输,采取的核心技术手段通常涉及算法、信息统计分析、信息互联互通、人工智能等技术。计算机提供的结果通常只是为医生准确诊断疾病和制定治疗方案提供参考。明确“(4)直接目的不是获得诊断结果或健康状况,而只是由计算机等具有信息处理能力的装臵实施的获取中间结果的信息处理方法。”不属于诊断方法,同时也对社会作出公示和指引,有利于加强对此类发明创造的保护,满足创新主体的需求。
(四)关于中外专利文件引证时间的修改(第二部分第二章第2.2.3节)
现行《指南》中对于背景技术部分所引证的中外专利文件的公开时间的规定存在差异。此次修改删除了对引证外国专利文件的不同公开时间的要求。一方面,放宽了引证外国专利文件的时间限制,回应了申请人的诉求,有利于知识产权同保护的实现:另一方面,使得PCT国际申请国家阶段的审查标准与国际阶段更为协调。
(五)关于以说明书为依据的修改(第二部分第二章第3.2.1节)
1.关于支持判断的理由的修改
现行《指南》中对判断得不到说明书支持的要求是“有理由怀疑”,并附有相关示例。此次修改将“有理由怀疑”修改为“有充分理由怀疑”,同时修改处理植物种子的示例,增加了不同植物种子低温耐受力等生理特性差异的原因分析,以体现出得不到说明书支持的判断思路。旨在引导审查员在提出不支持的审查意见时,应提供充分的理由和根据,避免在缺乏深入分析的情况下作出得不到说明书支持的断言性结论,以保障申请人的合法权利。此外,将“园艺技术人员”统一规范为“所属技术领域的技术人员”。
2.关于功能或效果限定的修改
现行《指南》中对于使用功能或效果特征来限定发明的规定较为严格,此次修改将“应当尽量避免使用功能或效果特征来限定发明”修改为“一般使用结构特征来限定发明”,并将“只有在......的情况下,使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”修改为“在......的情况下,可以使用功能或者效果特征来限定发明”。通过修改,将是否采用功能或效果限定的选择权回归给申请人,申请人可基于实际需求,从更有利于专利保护的目的出发,自主决定权利要求的撰写方式。
(六)与新颖性审查有关的修改(第二部分第三章第2.1.2.1节、第2.1.2.2节、第5节)
1.增加互联网公开的定义和公开日的确定等内容(第2.1.2.1节)
随着信息技术的迅猛发展,互联网成为信息传播的重要途径,审查实践中越来越多地出现在互联网上公开的现有技术。此次修改首次明确了互联网公开的定义,进一步细化了公开的认定和公开日的确定规则。此次修改结合互联网资料的特殊性,将现行《指南》述及的三种类型出版物分成两部分:“(1)纸质出版物和视听资料”和“(2)存在于互联网或其他在线数据库中的资料”,其中“纸质出版物”与现行《指南》规定的“各种印刷的、打字的纸件”对应。
对于“纸质出版物和视听资料”,沿用现行《指南》的规定,并参考《电子出版物出版管理规定》,将视听资料的出版日作为其公开日。对于“存在于互联网或其他在线数据库中的资料”,此次修改着重明确以下三方面的内容:一是明确此类资料的构成要件为以数据形式存储、以网络为传播途径。二是强调此类资料应当是通过“合法途径”能够获得的,以排除通过不正当手段,如侵入他人未对外公开的局域网或网络空间等获得的信息。三是参照现行《指南》第四部分第八章的规定,将此类资料的公开日原则性地规定为“一般以发布日为准”。在此基础上,还针对实践中最常见的两种情形如何确定公开日进行规范。
2.明确“招标投标”可能构成使用公开(第2.1.2.2节)招标投标作为现代社会的一种交易方式,在市场经济中发挥着重要作用。此次修改将“招标投标”纳入使用公开的范畴,一方面,是基于招标投标过程中技术内容的公开系通过产品或技术的交易实现的,这一性质属于使用公开:另一方面,可以提醒申请人在市场交易中注意规避商业风险,避免因招标投标行为构成使用公开而影响其发明创造的专利保护。
3.修改《专利法》第二十四条关于新颖性宽限期的第三种情形(第5节)
随着市场竞争和信息技术的发展,他人未经申请人同意将发明创造公开后,第三人在新颖性宽限期内获得该信息并将其再次公开的可能性倍增。如果不将该再次公开行为与他人第一次泄漏发明创造视为同一行为,则在信息传播技术快速发展的今天,《专利法》第二十四条关于新颖性宽限期的第三种情形一定程度上将失去存在的价值。为了在保护发明创造和社会公众的利益之间达成平衡,此次修改明确,“他人未经申请人同意泄露发明创造的内容,第三人得知该方式公开的发明创造后将其再次公开的”,专利申请不因此再次公开而丧失新颖性,但由于该再次公开行为来源于第一次公开,故宽限期应当自发明创造的第一次公开之日起计算。
关于相关声明和证明材料的提交,此次修改根据申请人发现他人未经其同意泄漏发明创造内容的时机不同,分为两个层次:如果是申请人自行发现存在该情形的,延续现行《指南》的规定,申请人应当在发现该情形之日起两个月内提交声明并附具相关证明材料:如果申请人是在收到专利局的通知书后才得知该情形的,不再要求其提交声明,而是修改为“申请人应当在该通知书指定的答复期限内,提出不丧失新颖性宽限期的答复意见并附具证明文件”。未按照《细则》第三十条第四款的规定在指定期限内提交证明文件的,承担不能享受新颖性宽限期的法律后果。
(七)与创造性审查有关的修改(第二部分第四章第3.1节、第3.2.1.1节)
此次修改系统地完善了创造性的审查标准,包括如何选择恰当的“最接近的现有技术”、准确确定发明实际解决的技术问题以及正确处理好独立权利要求与从属权利要求创造性判断之间的关系。这既是提高专利审查质量和效率的必然要求,同时也有助于提升知识产权的保护水平,更好地服务创新主体。此次针对创造性审查的修改涉及以下四个方面。
1.明确独立权利要求与从属权利要求创造性判断的关系(第3.1节)
现行《指南》第二部分第四章第3.1节规定,“如果一项独立权利要求具备创造性,则不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性。”实践中,某些情况下,比如当专利申请要求优先权时,如果独立权利要求的优先权成立,而从属权利要求的优先权不成立,则有些中间文件虽然不能影响独立权利要求的新颖性和创造性,但其可能影响从属权利要求的新颖性和创造性。
为提高审查质量,提升专利授权稳定性,此次修改将“不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性”,修改为“一般不再审查该独立权利要求的从属权利要求的创造性”。
2.明确选择最接近的现有技术时的优先考虑因素(3.2.1.1节(1))
现行《指南》在第二部分第四章第3.2.1.1节规定了选择最接近的现有技术时,要考虑技术领域、所要解决的技术问题、达到的技术效果或者用途和/或公开了发明的技术特征较多等多个因素。上述规定比较原则,实践中也出现了选择最接近现有技术时片面强调共有技术特征的多少,不注重现有技术的技术问题与发明要解决的技术问题是否相关联,从而导致创造性的评判出现偏差的情况。此次修改明确在选择最接近的现有技术时,不仅要考虑技术领域,而且要注意现有技术所解决的技术问题,尽可能将相同和/或相近技术领域中技术问题与本申请的发明要解决的技术问题相关联的那些现有技术优先作为最接近的现有技术来评价发明的创造性。该修改旨在引导创造性审查中注重还原发明创造的起点和过程,有利于创造性审查标准的执行一致。
3.增加“重新确定的技术问题”的一种特殊情形(第3.2.1.1节(2))
现行《指南》规定,发明实际解决的技术问题是指“为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”,但实践中,某些发明与最接近的现有技术相比,技术效果相当,未表现出“更好的技术效果”,但是却提供了一种技术构思不同的可供选择的技术方案。现行《指南》有关实际解决的技术问题的规定未涵盖这种情形,一定程度上造成认识上的分歧。另外,实践中也存在将发明实际解决的技术问题确定得太过宽泛或者太过具体的情形,比如包含对区别特征的指引或者直接将区别特征作为发明实际解决的技术问题,陷入“事后诸葛亮”的误区。
此次修改包括三处:一是在重新确定发明实际解决的技术问题时,增加了一种特殊情况,即“当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时,重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案”,以全面反映创新的规律和特点。二是强调要客观分析并确定发明实际解决的技术问题。所谓“客观”,一方面,要基于区别特征在发明中所能达到的技术效果,使重新确定的技术问题与该技术效果相匹配,不能太过宽泛也不能太过具体:另一方面,实际解决的技术问题不应带有发明为解决该技术问题而提出的技术手段,既不能被确定为区别特征本身,也不能包含对区别特征的指引或暗示,以避免在后续的技术启示判断中陷入“事后诸葛亮”的误区。三是新增一个消费电子设备的案例,进一步说明如何重新确定发明实际解决的技术问题。
4.补充公知常识性证据的类型(第3.2.1.1节(3))
现行《指南》第二部分和第四部分对公知常识性证据的类型均采用列举方式说明,此次修改参照《指南》第四部分第八章第4.3.3节的规定,将“技术词典、技术手册”作为工具书的列举项,提示在公知常识举证时,可以在技术词典、技术手册中寻找相关信息。另外,鉴于该节采用“例如”的方式对公知常识的类型进行例举而非穷举,教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段仅是公知常识中最常见的一种类型,因此删除“工具书等中”的“等”字,与例举的表达方式保持一致。
(八)关于检索报告中填写的文件类型的修改(第二部分第七章第12节)
此次修改增加T、L文件类型的定义,并与《PCT国际检索和初步审查指南》保持一致。通过修改,对检索报告文件类型的规定更加完整、规范,便于全面、准确地表达检索结果,方便申请人的同时也便于审查员参考使用。
(九)关于对缺乏单一性申请的处理的修改(第二部分第八章第4.4节)
现行《指南》中对于缺乏单一性申请的处理,规定了申请人在收到第一次审查意见通知书中针对第一独立权利要求或者其从属权利要求提出的缺乏单一性审查意见时,需要删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求。此次修改明确了申请人可以删除任何一组权利要求(也包括第一独立权利要求),只要删除这一组权利要求后能够克服单一性缺陷即可。上述修改赋予申请人对于不具有单一性的多组权利要求更多选择的权利,更有利于保障申请人的权益。
(十)关于电子审批系统相关的修改(第二部分第八章第3.2.4节、第3.2.5节、第3.3节、第4.10.2.3节、第4.10.4节、第4.12.1节、第4.12.3节、第4.13节、第5.1.2节、第5.2.4.1节、第5.2.4.2节、第6.2.2节、第7.1节、第7.2节、第7.3节和第8节)
近年来,为深化“放管服”改革,大幅消减各类行政审批事项,优化公共服务能力,国家知识产权局电子审批系统历经电子化建设,已实现了全流程无纸化审查。此次修改是基于审查实践和电子审批系统实际工作流程对与发明实审流程和事务处理相关内容的修改,具体体现在以下方面:
明确相关审查要求以充分保障社会公众及申请人的权益。如:(1)在“查对其他有关文件”部分要求审查员查对申请文档中是否有公众意见并在审查过程中予以考虑。(2)在“发出授予专利权的通知书时应做的工作”部分规定了“著录项目变更”和“避免重复授权确认”的具体要求。
进行与电子审批系统一致的适应性修改。如:(1)将纸件案卷和电子文档统一为申请文档,并删除审查员针对纸件案卷的标记信息、填写内容、盖章装订及案卷交接等相关操作的规定。(2)原有规定内容已被电子审批系统实现的事项不再作强制要求,如:个人审查文档的建立和对比文件的复制。(3)对提交的替换页不再限定“重新打印的”以适应电子申请替换页提交的实际情况。
四、涉及计算机程序的发明专利申请审查部分主要修改内容和修改说明(《指南》第二部分第九章)
从2015年《国务院关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》(国发“2015”71号)的发布,到2019年底《关于强化知识产权保护的意见》的出台,党中央、国务院针对新业态新领域创新成果保护的具体要求,已从“加强互联网、电子商务、大数据等领域的知识产权保护规则研究”提升至“完善新业态新领域保护制度”。为切实加强对新业态新领域相关发明专利申请的专利保护力度,并对申请文件撰写给予引导,促进申请质量提升,此次针对第二部分第九章分别从客体审查基准、计算机程序产品的保护、算法内部性能改进的保护以及用户体验提升效果的创造性考量等方面进行了修改。
(一)完善和调整涉及计算机程序的发明专利申请的客体审查基准,适应性修改相关的审查示例(第二部分第九章第2节、第3节和第6节)
1.完善和调整客体审查基准(第2节、第6.1.2节)
此次修改对客体审查基准进行了调整,突出技术手段在技术方案“三要素”判断中的作用,使客体判断更加客观,加强了对新业态新领域创新成果的保护。
首先,此次修改从《专利法》第二条第二款技术方案的定义出发,将第2节技术方案的判断修改为“采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案属于专利法第二条第二款规定的技术方案”,以及“未采用技术手段解决技术问题,以获得符合自然规律的技术效果,则这种解决方案不属于专利法第二条第二款规定的技术方案”的表述方式,把是否记载技术手段臵于三要素判断首位,并体现出三要素之间的关联性。
其次,引入“计算机实施”作为技术手段的一种。由于该技术手段必然能够使方案解决技术问题,获得相应的技术效果,因此,当方案记载了利用计算机实施的技术手段则可以直接判断出该方案构成技术方案,同时,进一步解释了“计算机实施”所涵盖的范畴。此次修改将“计算机实施”解释为方案直接记载硬件以及通过硬件执行计算机程序实现控制和处理的内容,或者虽然未直接记载硬件,但是对于通过执行计算机程序实现的方案记载了能够体现硬件控制和处理的内容这两种情形。此外,以举例形式明确执行技术数据处理程序、工业过程控制程序和系统内部性能改进程序属于能够体现硬件控制和处理的情形,将原有三段举例删除。
对第6.1.2节有关三要素判断的内容进行适应性调整。
2.相关审查示例的适应性修改(第3节、第6.2节)
(1)修改第3节【例1】的分析及结论
明确该案仅主题名称记载计算机程序求解圆周率,除主题名称外,方案所限定的内容仅为单纯的数学运算方法或者规则。修改后的分析结论与修改后的客体审查基准的分析思路更契合,指导性更强。
(2)删除第3节【例2】和【例8】以及第6.2节【例5】和【例6】
第3节【例2】所示情形与【例1】类似,不具典型性,故删除。同理,删除第3节【例8】,第6.2节【例5】和【例6】。
(3)修改第3节【例4】-【例7】和第6.2节【例2】-【例4】的案情和/或分析及结论部分,以给出“计算机实施”的判断思路
现行《指南》第二部分第九章第3节和第6.2节有关技术方案的案例分析及结论部分是从技术三要素的角度进行分析,此次修改为适应审查基准的变化,对部分案例的案情进行微调,删除了分析及结论部分中有关技术问题和技术效果的分析,增加了对利用计算机实施的技术手段的判断。
修改后,第3节【例4】和第6节【例3】、【例4】属于“计算机实施”的情形一;第3节【例3】、【例5】和【例6】以及第6节【例2】属于“计算机实施”的情形二。
具体而言,第3节【例3】的方案通过执行工业过程控制程序,对橡胶硫化时间进行控制,属于“计算机实施”的情形二;【例4】的方案中记载了移动计算设备和远端服务器以及通过这些设备实现对存储容量扩充的控制和处理的内容,属于“计算机实施”的情形一,同时方案记载了通过执行内部性能改进程序,对存储容量进行扩充的内容,也属于“计算机实施”的情形二;将【例5】中的“获取输入计算机的待处理图像”修改成“输入待处理图像”,删除【例6】中“传送到液晶显示器上显示或者通过通讯接口发送”,使案情更加清晰,调整案情后的【例5】和【例6】满足“计算机实施”的情形二。第6节【例2】的方案各步骤中处理的数据为图像数据,该方案记载了卷积神经网络对图像数据进行卷积、池化操作等技术处理的内容,属于“计算机实施”的情形二;【例3】的方案记载了终端设备和服务器以及通过这些设备实现对位臵信息等数据进行采集和计算的内容,属于“计算机实施”的情形一;【例4】的方案记载了具有信息处理能力的区块链业务节点以及通过所述区块链业务节点实现对安全建立通信连接的控制和处理的内容,属于“计算机实施”的情形一。
(4)在第3节增加不属于技术方案的审查示例
针对修改后的审查基准,在第3节给出不属于技术方案的审查示例【例7】,从方案是否满足三要素的角度给出分析及结论,以便使客体审查示例更完备。
(5)在第6.2节增加属于技术方案的算法相关审查示例
现行《指南》第二部分第九章第6.2节涉及算法的客体审查示例主要以在特定应用领域下包含算法特征的专利申请为主,此次修改增加了涉及改进在算法本身的示例“一种深度神经网络模型的训练方法”,该示例的解决方案记载了根据不同大小的训练数据选择适配具有不同性能处理器的训练方案,从而提高系统整体处理性能的内容,属于“计算机实施”的情形二。该示例对改进在算法本身的发明专利申请在客体判断时的审查提供了指引,有利于加强对算法相关专利申请的保护。
(6)适应性调整各标题
适应性调整了第3节(2)、第3节(3)和第6.2节(2)的标题。
(二)明确了计算机程序产品的保护(第二部分第九章第5.2节)
2017年《国家知识产权局关于修改
本节增加了计算机程序产品以及程序作为组成部分的装臵、计算机可读存储介质权利要求的撰写示例。
(三)涉及计算机程序的发明专利申请的创造性审查的修改(第二部分第九章第6.1.3节和第6.2节)
1.明确如果算法实现对计算机内部性能的改进,则应当考虑所述算法特征对技术方案作出的贡献(第6.1.3节)
此次修改在第6.1.3节新颖性和创造性的审查部分明确了如果权利要求中的算法实现了对计算机系统内部性能的改进,提升了硬件的运算效率和执行效果,包括减少数据存储量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等,那么可以认为该算法特征与技术特征功能上彼此相互支持、存在相互作用关系,在进行创造性审查时,应当考虑所述的算法特征对技术方案作出的贡献。
2.增加改进在于算法本身的创造性审查示例(第6.2节)
在第6.2节审查示例部分增加了改进在于算法本身的示例“一种用于适配神经网络参数的方法”,该示例明确了对于改进在于算法本身的发明专利申请,如果其方案提高了硬件的运行性能,实现了对计算机系统内部性能的改进,在创造性判断时应当考虑其对技术方案作出的贡献。此次修改及时回应了创新主体的需求,有利于加强对人工智能领域相关发明专利申请的专利保护。
3.进一步明确了基于技术特征产生的用户体验提升的效果,在创造性审查中应当予以考虑(第6.1.3节)
此次修改在第6.1.3节增加了有关表述,明确了创造性审查时应当对由技术特征带来或者产生的,或者是由技术特征以及与其功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的算法特征或商业规则和方法特征共同带来或者产生的用户体验效果予以考量的内容。
4.修改【例9】物流配送方法的分析及结论(第6.2节)此次修改在第6.2节【例9】的分析及结论部分肯定了基于技术特征产生的提升用户体验效果在创造性判断中所起的作用。
五、中药领域发明专利申请审查的主要内容和修改说明(新增,《指南》第二部分第十一章)
中药技术领域发明专利申请的审查具有较强的领域特点,为进一步加强对中医药创新的引导和保护,促进中医药科学技术传承精华和守正创新,加速中医药振兴发展,本次修改在《指南》第二部分中新增第十一章“中药领域发明专利申请审查的若干规定”,共包括六节。
(一)引言(第二部分第十一章第1节)
针对本章的撰写目的和宗旨进行了简要说明。
(二)中药发明专利保护的客体(第二部分第十一章第2节)
本节涉及常见的可授予专利权的中药产品发明和中药方法发明的示例,同时指出,包含禁止入药的毒性中药材的发明、从自然界找到以天然形态存在的物质、中医药理论、中医药记忆方法、中医诊断和治疗方法不能被授予专利权,从正反两方面明确了专利保护的客体范畴。
(三)说明书和权利要求书(第二部分第十一章第3节)
本节包括“说明书的充分公开”以及“权利要求书的清楚和支持”两部分内容。“说明书的充分公开”包括以下内容:中药材名称,用以规范和引导中药材名称的撰写;中药组合物的组成及用量配比,用以规范药味组成及其用量配比的撰写;中药组合物的医药用途,明确临床效果数据包含临床医案或临床病例,并对以中医病和证限定时的实验数据要求予以规范。在“权利要求书的清楚和支持”部分,明确‚“由……制成”是中药组合物发明以制备方法限定产品权利要求的常见表达方式,并且结合案例对于权利要求的组分用量配比范围应以说明书为依据适当概括作出说明。
本节修改方案提供了清晰的撰写指引,明确了实验数据要求,有利于对创新成果的保护。
(四)新颖性(第二部分第十一章第4节)
本节包括“中药组合物的组分用量配比”与“中药制药用途涉及的病与证”两部分内容。对于涉及组分用量配比的中药组合物的新颖性判断,需要注意由于历代度量衡变化所导致的古代药物用量单位与现代药物用量单位之间的差异。在中药制药用途发明的新颖性判断中,强调应当注意中医的病与证,及其与西医的病或药物作用机理之间的关系。
本节修改方案充分考虑了中医药的特点,突出辩证论治是中医治疗疾病的基本原则,有利于更好地保护中药发明创造。
(五)创造性(第二部分第十一章第5节)
本节重点针对中药领域申请量占比较高的中药组合物发明的创造性审查给出了审查原则和方法,强调创造性判断应把握中药发明创新的特点。充分考虑发明和现有技术的技术方案的“理、法、方、药”,从发明实质出发,分析组分结构,准确确定最接近的现有技术。确定区别特征时,可以按照其在组分中发挥作用的主次地位进行分层,或者按其功效或作用进行分类,根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果,客观确定发明实际解决的技术问题,进而分析现有技术整体上是否存在该区别特征以及将其用于最接近现有技术以解决该技术问题的技术启示。
根据中药组合物在临床实践中的形成规律和构思过程,将中药组合物发明分为两大类“加减方发明”和“自组方发明”。其中加减方发明包括中药原料变更的组方发明和合方发明两种情形,并将中药原料变更的发明分为药味增减、药味替换和药量加减三种类型的发明,同时分别给出了判断创造性的原则和方法。在选取案例时,给出具备创造性和不具备创造性的正反案例,以更好地诠释审查标准,旨在提高审查质量和效率。
(六)实用性(第二部分第十一章第6节)
选取具有领域特点的“医生处方”以及“采用外科手术方法从动物体获取中药原料的方法”的相关发明作为实用性审查时的关注点予以规范。
六、进入国家阶段的国际申请的初步审查和事务处理部分主要修改内容和修改说明(《指南》第三部分第一章)
(一)关于说明书和权利要求书译文的修改(第三部分第一章第3.2.1节)
根据《指南》第一部分第一章第4.2节关于序列表的修订方案,本节适应性增加了“对于电子申请,应当提交一份符合规定的计算机可读形式序列表作为说明书的一个单独部分”的相应内容。简化了序列表文件的提交要求,减轻了申请人的负担。另外,将“超过400页的序列表,可以只提交符合规定的计算机可读形式序列表”的相关规定调整到纸件申请的相应部分。
(二)关于提供在先申请文件副本的修改(第三部分第一章第5.2.2节)
申请人在国际阶段提交在先申请文件副本,不限于现行《指南》本节中的两种方式,例如:国际局通过电子图书馆获得,因此采用《细则》第一百一十条第三款的表述,即“申请人在国际阶段已依照专利合作条约的规定,提交过在先申请文件副本的”。
(三)关于援引加入的修改(第三部分第一章第5.3节)
将本节现行规定中的“通知申请人删除援引加入项目或部分”修改为“通知申请人补正”。修改后,对于在国际阶段存在援引加入项目或部分的国际申请,如果申请人在办理进入国家阶段手续时未予以指明或未请求修改相对于中国的申请日,专利局给与申请人一次补正的机会,避免因申请人的疏忽或者程序性错误导致实体权利的丧失,从而深化“放管服”改革的要求。
同时,由于增加了补正机会,保留援引加入内容的条件可能不是以办理进入手续时的进入声明为准,而是以补正后的文件为准,因此取消对时机的限制,删除“在办理进入国家阶段手续时在进入声明中予以”。申请人在进入声明中予以指明或者通过补正方式予以指明并请求修改相对于中国的申请日的,则允许申请文件中保留援引加入项目或部分,未请求修改相对于中国的申请日的,则不允许保留援引加入项目或部分。
此外,根据《专利合作条约实施细则》的相关规定进行适应性修改,将“遗漏”修改为“遗漏或者错误提交。
(四)关于改正译文错误费用和其他特殊费用的修改(第三部分第一章第5.8节、第7.3节)
根据《关于执行新的行政事业性收费标准的公告》(国家知识产权局公告第244号)将费用名称“改正译文错误手续费”修改为“译文改正费”。
(五)关于国家阶段的著录项目变更的修改(第三部分第一章第5.10.2节)
为便利当事人,将本节中关于“申请人或发明人在不同的国家使用不同的姓名(不仅仅是语种的不同)”的情形及其示例的规定予以删除,修改后减少了申请人提交的证明文件。对于此类情形,申请人不必办理著录项目变更手续。
(六)关于缴费的特殊规定的修改(第三部分第一章第7.2.3 节)
根据《专利收费减缴办法》(财税“2016”78号)、《关于调整专利费减相关业务办理方式的公告》(国家知识产权局公告第229号)、《关于废止第39号令发布的„专利费用减缓办法‟的令》(国家知识产权局令第72号)的规定将“费用减缓”修改为“收费减缴”。
七、复审无效部分主要修改内容和修改说明(《指南》第四部分)
(一)关于审查决定的构成相关内容的修改(第四部分第一章第6.2节)
1. 修改复审、无效决定案由撰写的要求(第6.2节(4))
随着当事人对复审无效程序的更多了解和更加重视,所提供的理由和证据逐渐增多,导致复审、无效决定的案由需要记载的内容也相应增多,合议组在撰写相关内容时需要花费较多时间精力,但当事人对这部分内容的关注度却不高。前期调研以及专项课题研究发现,在无效理由、证据及证据组合越来越多样的背景下,案由部分的撰写仍存在优化空间。为了规范审查决定撰写,做好繁简分流以详略得当,增强审查决定对当事人和社会公众释法说理的效果,进一步提高审查质量和效率,有必要对该部分规定予以修改。
此次修改在第6.2节(4)中,将“案由部分应当按照时间顺序叙述复审或者无效宣告请求的提出、范围、理由、证据、受理,文件的提交、转送,审查过程以及主要争议等情况。”修改为“案由部分可以按照时间顺序叙述复审或者无效宣告请求的提出、范围、理由、证据、受理,文件的提交、转送,审查过程以及主要争议等情况:也可以用归纳的方式简要记载作出审查决定所需的重要事项。”调整对案由撰写的强制性要求,赋予合议组一定程度上撰写的选择自由。根据案情需要和撰写习惯,合议组可以对案由进行全面记载,也可以用归纳的方式对作出审查决定所需的重要事项进行简要记载。
2. 修改涉及外观设计的审查决定中决定的理由的相关规定(第6.2节(5))
此次修改在第6.2节(5)“对于涉及外观设计的审查决定,应当根据需要使用文字对所涉及外观设计的主要内容进行客观的描述”后增加“必要时辅以图片或者照片”。明确在外观设计审查决定撰写中,合议组可以根据案情需要,选择使用文字辅以图片或者照片的方式进行描述,以便更为直观地反映案件事实,增强审查决定对当事人和社会公众的释明效果。
(二)关于无效案件审查方式相关内容的修改(第四部分第三章第4.4、4.4.4节)
根据《指南》第四部分第三章第4.4.4节的规定,无效案件审查方式的选择是基于对决定结论的判断,实践中,无效案件审查方式的选择属于合议组根据案情自行确定的范畴,目前该节的规定过于琐碎,容易对合议组合理选择审查方式造成不必要的限制,不利于审查质量和效率的提升。因此,有必要对该部分进行修改。
此次修改删除了“4.4.4审查方式的选择”,在“4.4审查方式”标题下增加一段:“在无效宣告程序中,专利复审委员会根据案件的具体情况,可以采取口头审理、书面审理或者口头审理与书面审理相结合的方式进行审查。”明确无效案件的审查方式由合议组根据案情进行选择,同时明确无效案件审查方式包括口头审理、书面审理以及口头审理和书面审理相结合的方式。由于已在第4.4节概述部分明确可根据案件的具体情况选择审查方式,因此无需再在第4.4.4节对如何审查进行更为细化的规定。
(三)关于无效程序中转送文件、无效宣告请求审查通知书的答复期限的修改(第四部分第三章第4.4.1节、第4.4.3节)
对于无效程序中转送文件以及审查通知书的答复期限在专利法及其实施细则中均未进行明确限定,只是在《细则》第六十八条中规定“在指定期限内答复”,在审查实践中,简单案件和复杂案件需要的答复期限不同。对于优先审查案件和加快审查案件,当事人也存在缩短审查周期的强烈需求。上述规定无法适应个案的差异,也不能满足当事人的合理诉求,因此有必要对该部分进行修改,以便为知识产权快保护提供更好的支撑。
此次修改将第4.4.1节中,“指定答复期限为一个月”修改为“该指定答复期限一般为一个月,对于较为简单的情形也可以给予更短的时间”:第4.4.3节中,“审查通知书的内容所针对的有关当事人应当在收到该通知书之日起一个月内答复”修改为“审查意见通知书的内容所针对的有关当事人应当在指定期限内答复,该指定期限一般为一个月,对于较为简单的情形也可以给予更短的时间”。修改后,合议组可以根据具体案情和当事人的合理需求,综合平衡当事人双方的利益与审查效率,在充分保障当事人权利的基础上,确定合理的答复期限。
(四)关于口头审理的确定相关内容的修改(第四部分第四章第2节)
1. 明确口头审理的具体方式(第2节)
随着互联网技术的发展,线上口头审理已经不存在技术障碍。充分利用信息化技术,开展线上口头审理,能够进一步提高审查质量和审查效率,满足当事人的需求。近年来,国家知识产权局已在多地开展过线上口头审理,特别在新冠疫情期间,线上口头审理方式切实保护了当事人的生命健康安全,也有效保障了无效案件审查工作的顺利开展。为更好地促进“放管服”改革,在审查业务工作中贯彻服务便民理念,有必要在《指南》中对线上审理方式予以明确,利用新技术的发展促进审查提质增效。此次修改在第2节中增加“口头审理包括线下审理、线上审理以及线下与线上审理相结合等方式,进一步细化了口头审理的规定,明确口头审理可以采用线上审理的方式。
2. 修改无效案件当事人提出口头审理请求时,合议组处理方式的规定(第2节)
按照《指南》的现行规定,只要当事人依据《指南》所规定的四项理由提出口头审理请求,合议组就应当同意。该规定虽然可以有效保障提出口头审理请求方的权利,但也存在被极少数当事人恶意利用的弊端,导致案件审查进程被人为拖延,对另一方当事人的正当权益造成损害,因此有必要对该部分进行完善。
此次修改在第2节中,将无效程序中当事人依据《指南》规定的四项理由提出口头审理请求后,合议组的处理方式由“合议组应当同意进行口头审理”,修改为“合议组应当同意,但是合议组认为确无必要进行口头审理的除外”。明确在案件事实已经查明的情况下,可以不同意当事人的口头审理请求,避免当事人利用该规定拖延案件正常审理进程,进一步增强知识产权严保护的效果。
3. 调整复审、无效案件当事人请求口头审理的理由部分的表述(第2节)
此次修改在第2节中,将复审和无效程序中当事人提出口头审理请求所依据的理由中的“当面”修改为“口头”,以全面反映线上和线下口头审理中陈述意见的实际情况。
(五)关于外观设计审查相关内容的修改(第四部分第五章第5.1.2、第5.2.4节、第6节)
1. 修改外观设计实质相同的相关规定(第5.1.2节(1))
《指南》现行规定“其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异”中“不能”的表述,可以涵盖的情形过少,容易导致《专利法》第二十三条第一款和《专利法》第九条的授权标准降低。实践中可能出现多项外观设计专利保护范围高度重叠的情形,可能导致在侵权程序中一项被控侵权产品同时落入多个外观专利保护范围。因此,有必要对该部分进行修改,以便更好地支撑知识产权严保护。
此次修改在第5.1.2节(1)中,将“其区别在于施以一般注意力不能察觉到的局部的细微差异”的“不能”修改为“不易”,使上述规定更为合理,也更符合审查实际。
2. 修改整体观察、综合判断的规定(第5.2.4节)
现行《指南》“整体观察、综合判断”的具体内容不够完善,为了进一步指导审查实践,此次修改在第5.2.4节中,将“所谓整体观察、综合判断是指由涉案专利与对比设计的整体来判断,而不从外观设计的部分或者局部出发得出判断结论。”修改为“所谓整体观察、综合判断是指以一般消费者为判断主体,整体观察涉案专利与对比设计,确定两者的相同点和区别点,判断其对整体视觉效果的影响,综合得出结论。”明确整体观察、综合判断原则的判断主体及判断过程,与当前审查实践的标准一致,也有利于当事人对该基本原则的理解和把握。
3. 明确《专利法》第二十三条第二款包含单独对比的情形(第6节)
在审查实践中经常有当事人将《专利法》第二十三条第二款误读为仅包括涉案专利与多项外观设计的组合对比的情况,而不包含涉案专利与一项外观设计对比的情况,进而提交大量证据进行组合,既增加了当事人的举证负担,也降低了审查效率。因此,有必要明确该条款包括单独对比和组合对比两种方式。
此次修改在第6节第1段第1句后,增加“判断时,既可以将涉案专利与一项现有设计单独对比,也可以将涉案专利与两项以上现有设计特征的组合进行对比。”作为本段第2句,明确《专利法》第二十三条第二款包含单独对比和组合对比两种方式。
4. 增加外观设计组合对比时可以用于组合的现有设计特征的规定(第6节)
在适用《专利法》第二十三条第二款进行外观设计的组合对比中,由于部分当事人对可以用于组合的设计特征的概念理解存在偏差,会将随意切割的点、线、面或对局部进行任意划分作为用于组合的现有设计特征。因此,有必要对可以用于组合的现有设计特征进行明确规定。
此次修改在第6节最后1段后增加1段,“可以用于组合的现有设计特征应当是物理上或者视觉上可自然区分的设计,具有相对独立的视觉效果,随意划分的点、线、面不属于可用于组合的现有设计特征。”
(六)文字的适应性调整(第四部分第三章第5节)
根据2017年《国家知识产权局关于修改
但同章第5节中仍存在“针对其余权利要求(包括以合并方式修改后的权利要求)的无效宣告理由不成立”的表述,在此适应性修改,删除括号中的内容。
八、专利申请及事务处理部分主要修改内容和修改说明(《指南》第五部分)
(一)关于办理专利申请的形式中增加电子方式的修改(第五部分第一章第2节、第2.1节、第2.2节、第2.3节)
当前,电子申请已成为专利申请的主要形式。因此,在“办理专利申请”相关章节中,将“电子形式”调整到“纸件形式”之前表述更合理,也更契合实际情况。
在现行《指南》中,“以口头、电话、实物等非书面形式办理各种手续的,或者以电报、电传、传真、电子邮件等通讯手段办理各种手续的,均视为未提出,不产生法律效力”的规定,对于电子形式和纸件形式的专利申请均具有约束力。因此,将上述规定移入总括部分,并删去了现实中已经不再采用的通讯手段。
同时,将现行《指南》第五部分第十一章中“5.6纸件申请和电子申请的转换”也移至此处,作为办理专利申请手续形式的进一步补充。
(二)关于优化证明文件要求的修改(第五部分第一章第6节)
由于在本次修改中取消了部分证明文件,在此进行适应性修改。将《关于专利电子申请的规定》(国家知识产权局令第57号)中提交电子申请相关证明文件的要求纳入该章节,使内容更加完整。
在《指南》中明确当事人可以在专利局办理证明文件原件的备案,申请人在办理相关手续时注明备案编号的,视为已提交证明文件原件,从而简化证明文件的提交方式。
(三)关于登记手续费用的相关修改(第五部分第二章第1节;第五部分第八章第1.2.1.2节、第1.2.2.1节、第1.2.3.1节;第五部分第九章第1.1.3节)
简化了办理登记手续缴费的描述,特别是删除了原“授权当年年费”的相关解释内容。办理登记手续通知书中的授权当年年度是以授权通知书发文日为起点,加上申请人缴纳办登费用的缴费周期以及授权公告准备周期后合理推定的年度,而实际授权年度是授权公告日实际所处的年度,上述两个年度可能存在差异。因此,在《指南》中不再对授权当年年费进行解释,实际处理时可按照授权通知书中指明的年度办理。
专利登记费、公告印刷费目前已停征。在《指南》相关条文中相应删除专利登记费和公告印刷费。
(四)关于统一费用减缴相关内容的修改(第五部分第二章第3节、第3.1节、第3.2节、第4.2.1.3节)
在《指南》中增加提出费用减缴请求应当提前办理费减备案的表述,使之与国家知识产权局有关公告保持一致。
将现行《指南》中要求提交费用减缓请求书改为提出收费减缴请求,在实践中,该请求可以通过勾选请求书的相关选项或者提交费用减缴请求书等多种形式加以实现。
删除了现行《指南》中“必要时提交证明文件”的要求,其已与《专利收费减缴办法》不符。
删除费减请求书全体申请人(或专利权人)签章要求和委托代理机构办理费用减缴手续声明。将办理专利收费减缴请求手续的要求与其他手续保持一致,从而落实“放管服”要求,进一步增强“减证便民”的力度。
按照《专利收费减缴办法》的内容对现行《指南》中的相关名词进行统一,将“费用减缓”统一为“收费减缴。”
(五)关于增加退款情形的修改(第五部分第二章第4.2.1节、第4.2.1.1节)
根据《财政部国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税“2018”37号)的精神,明确对于进入实质审查阶段的发明专利申请,在第一次审查意见通知书答复期限届满前(已提交答复意见的除外)主动申请撤回的,可以请求退还50%的专利申请实质审查费,从而给申请人及社会公众清晰的指引。
(六)关于增加通知书中涉及专利费用信息存在错误情形的处理的修改(第五部分第二章第4.2.4.3节)
增加针对通知书中涉及专利费用信息存在错误情形的处理,为流程中修改更正通知书涉及的费用问题提供处理依据。
(七)关于不受理情形中对于委托专利代理机构要求的修改(第五部分第三章第2.2节)
当在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人与中国的单位或者个人共同申请专利和办理其他专利事务的,必须要选择一个内地送达地址或者委托专利代理机构办理,法条中并未强调是否以外国申请人作为第一署名申请人作为判断依据。因此,在中国内地没有经常居所或者营业所的外国申请人与中国内地申请人共同申请专利,没有委托专利代理机构时,如果代表人是该外国申请人,其专利申请应当不予受理;如果中国内地申请人作为代表人,其专利申请应当受理。对于不受理情形(7)中国香港、澳门和台湾地区申请人的相关要求也进行了修改。
此外,本次修改在“申请专利”前面加上“单独”两个字,特别指出申请人只有一个人的情形,从而避免歧义。
(八)关于整合并优化电子申请和纸件申请受理相关程序的修改(第五部分第三章第2.3.1节、第2.3.2.2节、第2.3.3节、第3.2节、第4节、第5节、第6节)
根据审查实践的需要,对专利申请受理相关程序进行了修改,突出指导原则,简化操作细节,精简表述,同时删除了与其他章节重复的文字内容。
(九)关于保密请求证明文件的修改(第五部分第五章第3.1.1节)
明确保密请求证明文件的出具单位。将现行《指南》中“提交有关部门确定密级的相关文件”的表述修改为更加规范准确且可操作性更强的“提交有定密权限的机关、单位出具的保密证明材料。”
明确保密请求证明文件的形式要求。其中“保密证明材料”的表述与发明专利请求书第20栏和实用新型专利请求书第17栏的内容保持一致。
(十)关于适应国防专利局名称变更的修改(第五部分第五章第3.1.2节、第3.2节、第4节)
将“国防专利局”修改为“国防知识产权局”,将“国防专利复审委员会”修改为“国防知识产权局复审委员会”。
删除“如果涉及国家安全或者重大利益需要保密”。本节中已经有相关说明,不需要重复描述。
删除“不得通过电子专利申请系统提交文件”。国防知识产权局目前没有电子专利申请系统,故删除以免造成误解。
(十一)关于增加解密国防专利接收和处理的修改(第五部分第五章增加第5.4节)
在《指南》中增加接收和处理解密国防专利的相关规定,为国防知识产权局和专利局在解密国防专利的交接和处理工作提供依据,使社会公众和解密国防专利的专利权人清楚地了解专利局接收国防知识产权局移交的解密国防专利的工作流程。
(十二)关于通知书名称及署名盖章的修改(第五部分第六章第1.1节、第1.2节)
实践中,费用减缓审批通知书已经更名为费用减缴审批通知书。此外,通知书中审查员已经不再盖章,而是统一采用在通知书中署名的方式。机构改革后,不再有专利复审委员会名义的用章,在此作适用性修改。
(十三)关于邮路查询时效的修改(第五部分第六章第3.2节)
修改后将《指南》中关于邮路查询时效的规定与《中华人民共和国邮政法》规定的邮路查询时效保持一致,也能更好地保障广大申请人的切身利益。
(十四)关于权利恢复的修改(第五部分第七章第6.2节)
修改草案中的“请求复审的期限届满之日”的表述对应于《专利法》第四十一条第一款和《指南》第四部分第二章2.3(1)中“在收到专利局作出的驳回决定之日起三个月内,结合《指南》第五部分第六、七章的相关内容,能够明确:提出复审请求的“期限届满之日”为收到专利局作出的驳回决定之日起三个月后的相应日。
(十五)关于延迟审查的修改(第五部分第七章第8.3节)
为落实习近平总书记关于“提高知识产权审查质量和审查效率”重要指示,更加合理地配臵审查资源,对于同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型又申请发明的情形,增加了已经获得专利权的实用新型所对应的发明专利申请进行延迟审查的规定。
(十六)关于专利公报和单行本出版的修改(第五部分第八章第1.1节、第2节)
专利公报以电子公报为主要公报形式,所以将“电子公报形式”调整在“期刊形式发行”之前。
依据《关于调整专利公开公告出版周期的公告》(国家知识产权局公告第241号),专利公开公告出版周期由一周一次调整为一周两次。随着电子公布公告系统的上线,每周多期甚至每天公报都具备了可能性。为使《指南》中的相应规定具有更好的适应性和灵活性,故修改为“三种专利公报按照年度计划定期分别出版。
(十七)关于专利权质押登记公告内容的修改(第五部分第八章第1.3.2.7节)
根据2010年发布的《专利权质押登记办法》(国家知识产权局令第56号)进行适应性修改。将“专利权质押合同登记生效”修改为“专利权质押登记;“质押合同登记生效日”修改为“质押登记日;“专利权质押合同登记变更”修改为“专利权质押登记变更;“专利权质押合同登记注销”修改为“专利权质押登记注销;“质押合同登记解除日”修改为“注销日。
(十八)关于增加证书颁发方式的修改(第五部分第九章第1.1.4节)
依据《关于电子专利证书和专利电子申请通知书电子印章相关事项的公告》(国家知识产权局公告第349号)进行适应性修改。
(十九)关于专利证书改版的适应性修改(第五部分第九章第1.2.1节)
依据《关于专利证书及专利证书副本的构成有关事宜的公告》(国家知识产权局公告第257号)、《国家知识产权局关于专利证书改版的公告》(国家知识产权局公告第286号)及专利证书的实际组成进行适应性修改。
(二十)关于专利证书更换及错误更正的修改(第五部分第九章第1.2.3节、第1.2.4节)
更换证书业务不需要当事人缴纳手续费;原证书上不记载“已更换”字样。
根据《关于电子专利证书和专利电子申请通知书电子印章相关事项的公告》(国家知识产权局公告第349号),对于授权公告日在2020年3月3日(含当日)之后的专利电子申请,国家知识产权局将通过专利电子申请系统颁发电子专利证书。如有需要,电子申请注册用户可以提出请求,获取一份纸质专利证书。专利证书错误的更正,不仅包括打印错误的更正,还有数据原因、审查原因等造成的错误的更正。根据《细则》第五十八条的规定“国务院专利行政部门对专利公告、专利单行本中出现的错误,一经发现,应当及时更正,并对所作更正予以公告,将“存在打印错误”修改为“存在错误”。针对存在错误的专利证书,由于同时存在电子证书和纸件证书,因此不再要求申请人将原纸质证书退回,而是将原专利证书公告作废,颁发更正后的专利证书。针对专利权人遗失专利证书的情况,不予补发,同时指引专利权人,可以向专利局请求出具专利登记簿副本,获取该专利的最新法律状态及相关信息。
(二十一)关于终止期限监视的修改(第五部分第九章第2.2.2节)
为更好地优化营商环境,缩短审查周期,将终止期限届满监视由两个月调整为一个月。另外,在《指南》第五部分第七章第3.2节期限监视方式中已明确,期限届满日起满一个月尚未销去的期限,应当予以处理,作出相应处理决定。因此,删除“自滞纳期满之日起两个月后。
(二十二)关于完善电子申请用户注册相关内容的修改(第五部分第一章增加第9节、第9.1节、第9.2节)
随着系统建设的发展,需要对电子申请用户注册相关规定进行适应性修改。
关于电子申请代表人和电子签名等名词定义,已在电子申请用户注册协议中予以明确并在注册手续中告知用户,且电子申请代表人定义已整合到《指南》第一部分第一章第4.1.5节中,故本次修改予以删减,只保留并完善临时注册请求相关的审查内容。
(二十三)关于电子申请用户信息变更的修改(第五部分第一章增加第9.3节、第9.4节)
将现行《指南》第五部分第十一章第3.4节电子申请用户信息变更移至第五部分第一章。用户请求更名、变更地址等需要办理变更手续的,应该提交电子申请用户注册信息变更请求书及相应的证明文件,由审查员进行审核,以尽到保障信息安全的义务。本次修改增加用户信息变更请求的审查手续。
数字证书用以标识提交电子申请文件的用户真实身份,并验证用户电子签名。持该用户代码、数字证书和密码在专利电子申请系统中所进行的任何操作,均视为用户自身的行为。因此对用户而言,应当妥善做好数字证书的管理;对专利局而言,应当慎重处理数字证书的重签请求。此次修改增加重新签发数字证书手续的办理要求和审查手续。
来源:国家知识产权局网站
编辑:IPRdaily王颖 校对:IPRdaily纵横君
注:原文链接:修改对照表|《专利审查指南修改草案》(第二批征求意见稿)全文(击标题查看原文)
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