标准必要专利全球许可的司法管辖权争议

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：潘炜

原标题：标准必要专利全球许可的司法管辖权争议

2020年8月26日英国最高法院就华为与UP、华为中兴与Conversant的标准必要专利纠纷上诉案发布判决书，分别驳回了对这两个案子的上诉。判决书中涉及多个方面，其中最主要也是最令人关注的内容当属英国法院在并非当事人双方都同意的情况下是否有SEP全球许可费率的管辖权以及方便法院的问题。

英国最高法院的这份判决书，为这两个案子的全球许可费率的管辖权争议纠纷画上了句号，也决定了Conversant案件英国法院将继续给出全球许可费率的判决。

在这之前的8月21日，中国最高法院已就中兴与Conversant标准必要专利许可纠纷一案的管辖权异议部分作出终审裁定，驳回Conversant公司上诉。这应该没有什么悬念，也不会有明显争议，毕竟是对本国专利的许可纠纷行使管辖权。

事件回顾

2014年3月10日，UP在英国英格兰和威尔士高等法院起诉华为侵犯其6个英国专利的专有权，请求法院判决禁令等救济措施，被诉者还包括三星和谷歌。

2017年4月5日，英格兰和威尔士高等法院判决UP的FRAND全球许可费率，并认为只包含英国专利的许可协议不符合FRAND原则。华为提起上诉。

2017年6月7日，英格兰和威尔士高等法院判决给出具体的许可协议内容，并在华为不接受该协议的情况下将执行禁令。

2017年7月24日，Conversant在英格兰和威尔士高等法院起诉华为和中兴，称4个专利被侵权，要求判决其提供的全球许可协议符合FRAND原则或者请求裁定全球的FRAND许可费率。

2018年1月，华为在南京中院起诉Conversant，请求法院确认其不侵犯Conversant所拥有的三件中国专利，并就Conversant所拥有的全部中国标准必要专利确定FRAND许可条件。

同月，中兴在深圳中院起诉Conversant，请求法院就Conversant所拥有的全部中国标准必要专利确定FRAND许可条件。Conversant就深圳中院的管辖权提出了异议。

2018年4月16日，英格兰和威尔士高等法院驳回华为和中兴对法院管辖权的异议。华为和中兴上诉。

2018年10月23日，英格兰和威尔士上诉法院驳回华为对UP案的上诉。华为继续上诉。

2019年1月30日，英格兰和威尔士上诉法院驳回华为和中兴对Conversant案管辖权异议的上诉。华为和中兴继续上诉。

2019年9月16日，南京中院就华为Conversant案判决，确定中国标准必要专利FRAND许可费率。

2020年8月26日，英国最高法院驳回华为对UP，以及华为中兴对Conversant的上诉。

这场始于6年前的关于标准必要专利全球许可纠纷中，在UP案一审期间华为应是认为有较大把握能成功挑战Birss法官裁决全球许可费率的，因此把抗辩的重点集中在许可条款应仅限于英国专利，一审判决结果公布不到2个月，Conversant也紧跟着依葫芦画瓢在同一个法院提起诉讼，因有UP案一审判决在前，虽然该案上诉尚未有结果，华为还是改变了策略，和中兴分别在中国提起了平行诉讼，要求确定Conversant中国专利的许可费率，并对英国法院的管辖权提出了异议，且以在中国的销售额远高于英国因此由中国法院来审理案件更为方便为由要求英国法院终止审理此案，被审理法院驳回后提起上诉，直到今年8月，英国最高法院驳回了华为及其与中兴分别对这两个案子的再次上诉。

英国法院关于全球许可费率管辖权的主要观点

英国最高法院包括下级法院关于英国法院有权裁决FRAND全球许可费率的主要理由如下：

争议双方都是标准制定组织ETSI成员并受其IPR政策的约束，SEP专利权人更是与ETSI签署了FRAND许可义务的协议。虽然专利权具有地域性，是否有效以及是否侵权应由当地法院来裁决，但正是基于ETSI的IPR政策，英国法院具有了裁决SEP全球许可费率纠纷的管辖权。

ETSI的IPR政策明确需平衡专利权人和实施人的利益，因此在要求专利权人给予实施人FRAND许可的义务的同时，对等的，也隐含着要求实施人有接受FRAND许可的义务，因此，在实施人不接受FRAND许可的情况下，专利权人有权要求取得禁令，禁止实施人实施其专利。

IPR政策鼓励专利权人和实施人通过协商达成许可协议，但如果双方无法达成一致，显然需要通过法院诉讼或者仲裁解决纠纷。

由于专利的数量庞大，并且涉及多个国家，按照商业惯例，专利权人和实施人一般都就前者的全球专利许可达成协议，要求专利权人逐一国家进行诉讼以寻求各个国家专利的许可费率，将耗资巨大，甚至经济上是不可行的，因此如果实施人不愿与专利权人达成全球专利许可协议，将被认为非善意的。同时，实施人在签署英国法院裁定的全球许可协议后，并不影响其在各国挑战专利权人在该国专利的有效性以及是否被侵权，从而可能相应降低该国专利的许可费率。

英国法院关于不方便法院的主要观点

关于其是否为裁决全球许可费率的不方便法院的问题，英国法院的主要观点如下：

不方便法院问题是关于在何处审理案件能够更有利于各方当事人以及实现最终的公正。这涉及如何定义双方的争议，华为中兴认为争议的实质是全球许可的条款，Conversant则认为是关于英国专利权的维护，即专利的有效性和是否被侵权，FRAND许可问题只是作为合同抗辩的一个方面。英国法院倾向于Conversant的观点，认为争议的解决将涉及确定英国专利的有效性及是否被侵权，英国法院显然是审理这一争端最合适的也是实际上唯一可能的机构。

至少在双方当事人未全部同意的情况下，中国法院现在并不具有全球许可费率的管辖权。在上诉法院的审理中认为，从实际情况看，中国法院从未判决全球许可费率，当事人后面提交的广东高院的标准必要专利审理指南，只是地方法院的一个指引，并非全国性的规定，因此，关于中国法院具有意愿进行全球许可费率的裁决仅是猜测。

此外，现在中国法院正在审理的案件也只是关于Conversant的中国专利，而且即使中国法院会对全球专利许可费率进行裁决，Conversant也已经合理地拒绝了华为和中兴提出的条件。

拥有多个国家专利的专利权人有权利决定就哪些（国家的）专利主张权利，不应仅因对其中任何专利的FRAND抗辩所带来的问题更方便在另一个司法地域决定，而强行要求专利权人改为对另一些专利主张权利。

最后，如果中国法院确定了中国专利的FRAND费率，英国法院将会把该费率纳入其确定的全球FRAND许可协议中的中国专利部分的条款中。

潜在冲突的问题

尽管论证了其具有案件的管辖权且符合方便法院原则，英国法院也承认随着将来其它国家决定行使解决全球许可的管辖权，可能会产生冲突的问题。对此，英国最高法院认为这是标准化组织的政策所带来的问题，它的政策为那些具有跨多个地域的专利的权利人以及那些活跃的全球实施人提供了FRAND全球许可的可能性，但却未提供国际性的仲裁或者机构以确定FRAND许可的条款。

标准必要专利全球许可费率的确定是一个很复杂的问题，首先需要了解的是涉案专利所属的移动通信是一个特殊的领域，实际上全球大部分的标准必要专利纠纷都与移动通信领域有关。

移动通信系统中的终端与网络设备并非固定的连接绑定，加上其庞大的市场，终端产品与网络设备均有多个厂家生产，为避免来自不同厂家的终端产品与网络设备之间，甚至网络设备厂家之间的互连出现问题，需要制定技术标准以统一产品设备间接口。而移动通信终端产品最重要的特性之一就是产品在使用中能够移动，乃至跨国界的全球漫游，于是催生出了全球性的标准。

参与标准制定的高成本，以及候选技术需在全球激烈竞争中脱颖而出的高难度，使得全球性通信标准的主要玩家通常为业界巨头，其专利布局遍及全球主要区域，至于其它参与方，鉴于移动通信全球庞大市场的潜在价值，往往也会进行专利的全球布局。全球的移动通信经多年高速发展已形成主要业务由几家跨国公司把持的局面，于是就出现了行业的高度全球化的情形：标准必要专利权人拥有多个国家的专利，专利实施人在多个国家销售产品。

专利权人拥有多国专利和实施人跨国销售产品的特性，加上手机终端的全球漫游，因此移动通信领域的标准必要专利许可费率的谈判，往往是包含了全球各个国家专利组合的一揽子解决方案。

ETSI专利政策既鼓励创新以吸引最先进的技术进入标准，同时也考虑到标准必要专利的近乎垄断的特殊性，因此要求权利人对所有实施者给予FRAND许可，以此平衡两者的利益关系。但专利许可费率纠纷还是由当事人自行解决，ETSI并未有裁决机构解决此类纠纷，由于专利具有地域性，由各个国家行政机关赋予权利，各个国家拥有本国专利相应的管辖权，这也导致了具有全球性的移动通信标准必要专利陷入了没有对应的全球性机构来裁决此类纠纷的尴尬境地。

FRAND许可名义上是对标准必要专利权利人的义务，但也包含了对专利实施人与专利权人进行善意协商并达成许可协议的要求，这一点各国法院的观点是一致的。

由于诉讼的高成本，包括金钱和时间，逐个国家进行诉讼以解决专利费率的方式确实是难以进行的。从这个角度出发，双方有纠纷的情况下，为防止实施人holdout，由某个法院确定全球费率或者部分国家的专利费率确实有其合理性，英国法院因此认为其立场符合ETSI的IPR政策的精神也难以有效反驳。

但基于专利的地域性，专利的有效性和是否侵权属于所在地的司法管辖范围，因此裁定其它国家SEP的全球费率又不免有僭越司法主权的嫌疑。

英国法院也意识到了这个问题，在给出全球费率裁决的同时也尽力避开越权的嫌疑。首先，强调基于ETSI的IPR政策，为防止实施人Holdout，平衡权利人与实施人的利益，实施人有达成许可协议的善意；其次，法院只裁决费率，其它国家的专利的有效性和是否侵权不在裁决范围，实施人可以在各国法院进行挑战，许可协议中考虑了根据结果进行调整的条款；再次，表示将把中国法院判决的中国专利的许可费率加入到其裁决的许可协议中；最后，法院是基于专利权人与ETSI的FRAND许可义务的协议进行裁决，属于合同纠纷的私法范畴，对于其它地域司法主权的影响较小。

此次发布的英国最高法院判决书中也有一些可能值得商榷的地方。例如根据ETSI的IPR政策第4.3条规定，即成员披露标准必要专利的义务延及专利族中的所有现存及将来的专利，但只需披露专利族的一个专利的信息，判决书以此为依据推断出IPR政策具有全球性，这似乎有点牵强。由于专利族中的所有专利一般具有相同的技术方案，其对标准制定的影响是相同的，而专利族中的多个国家专利在申请时间上则可能间隔较长，不论是依据巴黎公约申请优先权还是依据PCT申请他国专利，因此IPR政策中关于只需披露专利族中的一个专利的规定，更可能是为避免专利权人的重复性工作，也减少ETSI工作人员的负担。

又如，判决书中认为，尽管并不精确地了解专利组合中哪些专利是有效的且被侵权的，通信领域的通常做法是双方就专利权人的专利组合达成全球许可协议，其原因是实施人为了抢占市场先机往往会在标准发布后尽快将产品推向市场，通过就专利权人的整个专利组合达成许可协议以解决不确定性的问题。但实际上，由于有FRAND许可的义务，各国法院对于标准必要专利侵权禁令的颁发都有严格的限制，实践中实施人也就不太担心获得专利许可的时间会对产品推向市场有影响，往往是先实施了再说，专利许可更多是专利权人主动找上门后的事情，而且实践中双方的谈判往往持续较长时间，如果是涉及仲裁或者诉讼，那时间就更长了。双方就专利权人的整个专利组合打包达成许可，这种通常做法一方面是由于专利权利的稳定性以及技术标准的变化，可能导致标准必要专利处于一个不太稳定的状态，另一方面由于数量庞大，对于每一个专利进行全面评估成本过高，甚至不太现实。

可能的解决和应对方式

无论如何，对于本国SEP专利的收费费率由他国法院进行裁决，终归多少有点越权的嫌疑。英国最高法院的判决书中提到了一些解决方案，比如产业的参与者设计一些方法以确定FRAND许可条款，或者修改标准制定组织的政策以提供一个国际仲裁组织，或者指定一些受尊敬的国家的知识产权法院或者仲裁院来确定条款。前者由于参与者众多且各方是竞争关系，许可费率的确定又非常复杂且部分关键要素难以精确量化，所以由参与者自行设计确定FRAND许可条款的方法并得到普遍应用的难度很大。后者即由ETSI成立或者指定某个（些）机构裁决此类纠纷，则可能会超出ETSI现有的工作/权力范围，而且现在的ETSI成员如此多元，达成一致进行变革的难度估计也很大。

因此，后续如果更多国家法院接受当事人单方面请求进行标准必要专利全球许可费率的裁决，由于各国法院因各自不同的经济发展水平、知识产权发展水平、传统习惯，对于如何平衡专利权人与实施人的利益有不同的立场，所裁决的专利许可费的高低也会有所不同，而专利许可费的数额往往较大，因此专利权人和实施人权衡后均可能会选取对自己更有利的国家进行诉讼，最终将可能导致冲突的判决结果。

对于实施人，如果在对己不利的国家被诉，可考虑在预计许可费占比较高且结果明显有利己方的一个或数个国家，提起平行诉讼请求裁决该国专利的许可费率，从而要求被诉所在地法院将全球许可协议中这些国家的许可费率设置为相应国家的判决结果，理由包括这几个国家许可费的占比较高，且法律、文化与被诉所在国相去甚远，由专利所在地法院裁决会比被诉所在地法院更符合当地情况，而且这个要求也不会与英国法院的判决依据相冲突（逐个国家进行诉讼以分别决定各个国家SEP许可费率导致的畸高成本）。

英国Conversant案的法官即计划将中国法院判决的Conversant专利许可费率纳入全球许可协议中，另外，该案判决书亦提到，根据中国法律，其将拒绝任何认为Conversant无法在中国获得公正待遇的意见。中国的知识产权法官正在大力发展知识产权诉讼裁决和执行制度。中国专利的FRAND专利使用费费率一直低于世界其他地区，这无疑是因为中国认为这符合中国人民目前的需求。这不是一个依据不同司法管辖区的法律而无法获得司法公正的问题。

更激进地，实施人也可以在其它国家发起平行诉讼要求裁决全球费率，甚至抢在专利权人起诉前发起诉讼。不过，这将可能带来判决结果冲突的不确定性。

参考资料：

【1】 Unwired Planet v Huawei，Huawei v Conversant，ZTE v Conversant，[2020] UKSC 37，英国最高法院关于UP诉华为、Conversant诉华为中兴专利许可纠纷上诉案判决书，2020年8月；

【2】 Unwired Planet v Huawei，[2017] EWHC 711 (Pat)，英格兰和威尔士高等法院关于UP诉华为专利许可纠纷案判决书，2017年4月；

【3】 Unwired Planet v Huawei，[2017] EWHC 1304 (Pat)，英格兰和威尔士高等法院关于UP诉华为专利许可纠纷案判决书，2017年6月；

【4】 Unwired Planet v Huawei，[2018] EWCA Civ 2344，英格兰和威尔士上诉法院关于UP诉华为专利许可纠纷上诉案判决书，2018年10月；

【5】 Conversant v Huawei&ZTE，[2018] EWHC 808 (Pat)，英格兰和威尔士高等法院关于Conversant诉华为中兴专利许可纠纷管辖权异议的判决书，2018年4月；

【6】 Conversant v Huawei&ZTE，[2019] EWCA Civ 38，英格兰和威尔士上诉法院关于Conversant诉华为中兴专利许可纠纷管辖权异议上诉案的判决书，2019年1月。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：潘炜

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：标准必要专利全球许可的司法管辖权争议（击标题查看原文）

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