优先审查可能带来的这些不利后果一定要了解！

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原标题：优先审查可能带来的这些不利后果一定要了解！

自从国家知识产权局于2017年8月1日起施行第76号局令《专利优先审查管理办法》以来，申请人便多了一种能够使专利申请快速地进行审查的方式。对于实审阶段的发明案件，该办法更是将通常需要在2-3年才能结束的审查周期缩短到了1年的时间。然而，在享受优先审查带给申请人的利好的同时，申请人也应该考虑到优先审查可能带来的不利后果。

一直以来，能够快速获得专利权并行使专利权是所有申请人以及发明人所期望的。在日常操作中，申请人会通过提前公开专利申请或提出PPH申请等方式加快案件的审查进程。

自从国家知识产权局于2017年8月1日起施行第76号局令《专利优先审查管理办法》以来，申请人便多了一种能够使专利申请快速地进行审查的方式。在该办法中明确规定了：

第十条国家知识产权局同意进行优先审查的，应当自同意之日起，在以下期限内结案：

（一）发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案；

（二）实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；

（三）专利复审案件在七个月内结案；

（四）发明和实用新型专利无效宣告案件在五个月内结案，外观设计专利无效宣告案件在四个月内结案”。

可以看出，对于实审阶段的发明案件，该办法更是将通常需要在2-3年才能结束的审查周期缩短到了1年的时间。然而，在享受优先审查带给申请人的利好的同时，申请人也应该考虑到优先审查可能带来的不利后果。

1、可能丧失主动修改的机会

在《专利优先审查管理办法》中规定了：

第十二条 对于优先审查的专利申请，有下列情形之一的，国家知识产权局可以停止优先审查程序，按普通程序处理，并及时通知优先审查请求人：

（一）优先审查请求获得同意后，申请人根据专利法实施细则第五十一条第一、二款对申请文件提出修改；

…

发明申请需要在提出优先审查请求的同时提交案件的“发明专利申请公布进入实质审查阶段通知书”以及“实审缴费收据”。因此，发明申请的优先审查请求只能在进入实质审查阶段之后提出。

众所周知，在进入实质审查之后的三个月内，申请人可以依照专利法实施细则第51条进行主动修改。然而，由于在提出优先审查请求后，2-4周内就可能得到案件予以进行优先审查的通知书，并且进入优先审查程序后，申请将在45天内下发第一次审查意见通知书。

因此，如果申请人在提出优先审查请求后希望进行主动修改，则可能会因违反《专利优先审查管理办法》第十二条第一款的规定而丧失已经获得的优先审查的资格。而当申请人想保留优先审查的资格的情况下，则会完全丧失进实审主动修改的机会。因此，在申请人希望提出优先审查请求同时又希望对案件进行主动修改的情况下，建议申请人可先提出主动修改，然后再提出优先审查请求。

2、OA的答复准备时间缩短

在《专利优先审查管理办法》中规定了：

第十一条对于优先审查的专利申请，申请人应当尽快作出答复或者补正。申请人答复发明专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起两个月，申请人答复实用新型和外观设计专利审查意见通知书的期限为通知书发文日起十五日。

对于申请人而言，针对审查意见通知书对专利申请文件做出适当修改或者做出充分且适当的争辩，对于专利授权而言起到至关重要的作用。然而，由于在进行优先审查过程中，答复审查意见通知书的时间被大大缩短。针对发明类案件，在审查意见通知书下发之后必须在发文日起2个月内进行答复，这与普通申请的第一次审查意见通知书的15天加4个月的答复时间相比，申请人少了一半的时间进行准备。因此，建议申请人针对优先审查案件，合理安排时间，在答复期限内做出最佳的策略选择以及准备出最充分的答复意见。

针对一些化学类案件，2017年修改的《专利审查指南》中新增第3.5节关于补交实验数据的规定，其中规定了：

“对于申请日后补交的实验数据，审查员应当予以审查，补充实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的”。

因此，在实际工作中，如果化学类案件的申请人希望在答复审查意见通知书时针对审查员检索出的对比文件补充比较性实验数据，那么对于复杂的实验而言，两个月的答复时间显然不足以完成实验。

因此，在提出优先申请的同时，申请人还应该充分考虑案件的实际情况（例如所涉及的技术领域等），以做出合理的规划。比如，对于化学、生物领域的案件，申请人可以基于自身条件，提前进行现有技术检索，基于检索结果提前准备比较性实验数据，以备答复审查意见时使用。

3、可能加速案件的驳回

由于《专利优先审查管理办法》规定了发明案件需要在一年内结案，因此如果审查员在发出多次审查意见通知书后，仍认为该申请不具备授权条件，通常会直接驳回案件以保证在一年的时间内结案。而对于非优先审查的普通案件，由于没有明确的结案时间限制，审查员会有更充裕的时间通过多次审查意见通知书或电话沟通的形式与申请人就案件中的问题进行讨论，并给申请人更长的时间予以考虑和修改。

因此，相比于一般申请，对于优先审查案件而言，申请人对于答复策略的选择尤应谨慎。如果申请人未能在答复审查意见时做出充分的论述或恰当的修改使得申请文件可授权，则审查员很可能会限于结案时长而驳回申请。

建议申请人对于优先审查案件，优先予以关注，在收到审查意见后对审查意见中指出的缺陷做出全面研究，争取在答复期限内做出最恰当的修改和最充分的争辩，尽可能使审查员接受该申请。

此外，对于一些申请人希望长时间保持案件存活，并在一个申请的基础上，通过提出分案的形式以保护最合适的权利范围或最大化权利范围的情况，采用优先审查的方式显然也是不合适的。

综上，在申请人希望通过优先审查的途径来快速进行专利审批时，还是应该结合自身情况，从案件的具体情况出发来权衡利弊，不能仅考虑缩短审查周期所带来的便利，还应该对案件在审理中可能遇到的具体问题有清楚的认识和了解，从而选择最合适的申请策略。

来源：康信知识产权

作者：李海霞 殷爽

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：优先审查可能带来的这些不利后果一定要了解！（点击标题查看原文）

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