英国最高法院就Unwired Planet 诉讼案和Conversant诉讼案中的FRAND争议做出裁决

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作者：Jane Mutimear、Richard Vary 鸿鹄律师事务所合伙人

原标题：英国最高法院就Unwired Planet 诉讼案和Conversant诉讼案中的FRAND争议做出裁决

英国最高法院于2020年8月26日做出判决，一致判定驳回华为和中兴的上诉。英国最高法院在判决中同时审理了Unwired Plant诉华为和Conversant诉华为两案的上诉请求，本文主要分析了这两个案件上诉程序中的五大问题。

Hodge法官发布了判决概括的视频，全文判决可通过点击阅读原文查看。

本案背景

英国最高法院在判决中同时审理了Unwired Plant诉华为（[2018]EWCA Civ 2344）和Conversant诉华为（[2019]EWCA Civ 38）两案的上诉请求。

Reed法官、Hodge法官、Black法官、Briggs法官和Sales法官考虑了案件上诉程序中提出的以下问题：

1. 英国法院对下列事项有无权力或管辖权，或者在双方没有协议的情况下是否适合行使该权力或管辖权：

一、颁发禁令，要求停止对英国标准必要专利的侵权行为，除非被告就跨国专利组合达成全球许可协议

二、确定全球许可协议的费率/条款；以及

三、宣布全球许可费率/条款符合FRAND原则。

2. 如果问题一的答案是有管辖权，英格兰法院是否适合审理Conversant诉讼请求（这一点在较早前的Unwired Planet一案中没有考虑）？

3. FRAND承诺中的无歧视是何含义，有何效果？就Unwired Planet个案而言，是否在诉讼案中提供给华为的许可条款必须与给三星的条款实质相同？

4. 欧盟法院在华为诉中兴一案中的判决能否被解读为在类似Unwired Planet诉讼案的情况下，标准必要专利权人有权申请禁令去阻止侵犯标准必要专利的行为？

5. 在最高法院程序中提出的一个额外问题是法院是否应当适用赔偿金以代替禁令？

五大问题

问题1：FRAND 禁令直到达成全球许可协议

全球许可还是国家许可？

Unwired Planet诉讼案的一审Birss法官认为按个案情况可以确定一套FRAND费率，该案中一套全球许可符合FRAND。Birss 法官计算了符合FRAND原则的全球许可费率。他颁发禁令，要求华为不得侵犯已被认定有效且遭到侵权的英国专利，但如果华为同意按照FRAND条款取得全球许可，则该禁令不生效。在二审中，一审法官确定的许可费率未被异议，但FRAND许可的全球定性遭到质疑。
上诉法院同意Birss 法官关于全球许可是FRAND许可的认定，认可全球许可属于行业惯例。标准必要专利权人尝试就逐个国家的专利许可进行谈判是完全不切实际的，而且在每个国家通过诉讼维权的代价也极其高昂。

上诉法院不同意在既定情况下只有一套符合FRAND的许可条款，但认为这对一审判决的结论没有实质影响。如果有不止一套符合FRAND的条款，标准必要专利权人可以选择发出要约所依据的条款。因此，如果全球许可和国家许可都是FRAND许可，只要标准必要专利权人愿意，可以只提供全球许可，至于是否接受，取决于潜在被许可人。

最高法院认为英国法院有权力针对英国专利颁发禁令，除非实施方就跨国专利组合达成全球许可协议。英国法院也有权确定该许可条款。最高法院认识到各国专利应由各国法院确定有效性和判定侵权问题，但是ETSI政策赋予了一国法院判定FRAND原则。英国下级法院并没有判定外国专利的有效性或是否侵权，而是判定了行业惯例。如有一项特别重要的他国专利，实施方有权在该国挑战并且在挑战成功后可寻求变更许可费。

问题2：方便司法管辖区

英国法院是否适合审理Conversant的诉讼请求？

在Unwired Planet诉讼案中，华为在一审中并没有就英国法院是否适合审理涉案争议提出异议，因此不能在上诉程序中提出。而在后来的Conversant诉讼案中，两被告（华为和中兴）一开始就对英国法院的管辖权提出了异议，理由是英国法院不是审理FRAND争议的最方便法院。华为和中兴均提出他们在英国的市场份额很少，而中国作为总部所在地和主要销售市场，更适合审理涉案FRAND争议。对此，上诉法院强调，英国法院审理的涉案争议牵涉对英国专利的侵权以及相关禁令，这些诉讼请求在中国不能实现。确定何种FRAND许可是对涉案英国专利禁令请求进行抗辩的一部分。

最高法院认为英国是合适的司法辖区。最高法院同时注意到中国并没有确认过中国是判定全球费率的合适的司法辖区。

问题3：FRAND中无歧视的含义

华为认为，FRAND中的无歧视是指行业内地位相似的被许可人应当适用相同的许可费率。在Unwired Planet诉讼案中，因Unwired Planet资金紧张，该案另一被告三星在临近案件庭审之前达成了和解，按较低费率支付了许可费。华为辩称，如果华为的许可费率高于三星，将构成歧视。

在一审中，Birss 法官认为，FRAND中的无歧视原则并不是“硬性”的。不能仅凭专利权人提供给一个被许可人的“公平、合理”的许可费率高于前一个被许可人最终签订的价格，就认定后一个被许可人受到歧视。无歧视原则还是要评估这两个费率之差是否会扰乱两个被许可人之间的竞争，但并没有证据表明华为在手机市场中与三星之间的竞争遭到扰乱。

上诉法院同意Birss 法官关于FRAND中的无歧视原则并非硬性的认定，接受Unwired Planet的差异定价本身并无客观缺陷，也认同一审法官从结果角度衡量无歧视的观点。“公平、合理、无歧视”是一个整体原则。如果标准化中担心的“专利劫持”问题可以通过确保给予的许可费率不超出公平、合理的水平来解决，很难看出阻止专利权人收取低于被许可专利价值的许可费率有何意义。

上诉法院还认为，硬性的无歧视原则有可能迫使标准必要专利权人接受实施方以低于被许可技术价值的条件使用专利，从而损害标准的技术开发的积极性。上诉法院认可，虽然专利权人可以选择通过技术许可获得与所涉组合的价值相对应的回报，但这种做法在商业上并不总是可行。上诉法院认为，对FRAND承诺的解释应当在标准必要专利权人获得公平回报与不受禁令限制的实施者可以广泛获取技术之间的平衡。上诉法院认定，硬性的无歧视要求过于严苛，无法达到两者之间的平衡。

最高法院在判决第113段中陈述：

“关于无歧视义务选择‘一般’或‘硬性’解释，取决于对ETSI知识产权政策第6.1条的FRAND承诺的解读。该条款中设定的义务要求许可应当以‘公平、合理和无歧视的条款和条件’给出。在我们看来，该承诺导入了一个单一、统一的义务。许可条款应当‘公平、合理和无歧视’地给出，该短语应当作为整体来解读。并没有两种不同的义务，即：许可条款应当公平、合理，另外应当无歧视。更不应当是三种不同的义务，即：许可条款应当公平，另外应当合理，另外应当无歧视。”
最高法院进而认定ETSI的知识产权政策要求参与者向所有参与者根据相关专利组合的市场价值提供单一价格表，不得因被许可人的不同地位差异报价。但是ETSI政策并没有包含最优惠被许可人条款，ETSI拒绝了该提议。

问题4：华为诉中兴一案【1】的判决是否限制了Unwired Planet获得禁令救济？

Unwired Planet早在欧盟法院就华为诉中兴一案做出判决之前就已经提起诉讼【2】。

Unwired Planet在欧盟法院就华为诉中兴一案判决中列举的谈判步骤走完之前就提起诉讼。华为辩称Unwired Planet因此无权寻求禁令。

一审法官认为，华为诉中兴一案的谈判步骤为遵守该行为的专利权人提供了避风港以避免竞争法中被认为滥用市场支配地位的风险。这并不意味着任何偏离这些步骤的行为就一定构成滥用。上诉法院支持一审法官的判定。UnwiredPlanet早在欧盟法院就华为诉中兴一案做出判决之前就已经提起诉讼，这一事实至少对一审法院和上诉法院都有一定影响。

最高法院驳回了Unwired Planet存在滥用行为的指控。最高法院认为该指控 (抗辩理由)是对欧盟法院在华为诉中兴一案判决的错误解读。在华为诉中兴案中，欧盟法院认为未经事先通知或协商而直接提起诉讼要求禁令会违反第102条的规定。但是，行为的性质和所需的通知应当依据事实判断。Unwired已经展示了其有意愿基于FRAND条款授予标准必要专利的许可。最高法院认为，与该案有关的事实是，Unwired已经表示愿意以法院判定的任何FRAND条款向华为授予许可，然而另一方面，华为仅准备以自己判断的范围接受许可。

问题5：颁发禁止令的衡平法管辖权

最后一个问题是法院不应当颁发禁令，取而代之的是法院应当根据英国专利的许可费判给赔偿金。最高法院驳回了该抗辩，因为这不足以替代禁令。如果专利权人受限于金钱救济，侵犯专利权的实施方将有继续侵权的动机，直到一个接一个专利、一个国家接一个国家地被迫支付专利许可费。他们将没有自愿签订FRAND许可的经济上的动机。禁令对于实现公平是必要的。

注：
【1】Case C-170/13 Huawei v ZTE [2015] Bus LR 1261【2】https://www.twobirds.com/en/news/articles/2015/global/cjeu-rules-on-huawei-zte

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作者：Jane Mutimear、Richard Vary 鸿鹄律师事务所合伙人

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

注：原文链接：英国最高法院就Unwired Planet 诉讼案和Conversant诉讼案中的FRAND争议做出裁决（点击标题查看原文）

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