关于并列技术方案分案超范围的答复讨论

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：阚传猛 三友知识产权

原标题：关于并列技术方案分案超范围的答复讨论

分案申请，是将不属于一个总的发明构思的两项以上的发明分案提出专利的申请。专利法实行一件申请一项发明的原则，但属于一个总的发明构思的两项以上的发明或实用新型可以作为一件申请提出。当专利局认为专利申请不符合申请单一性的原则时，通常会通知申请人在指定的期限内将其申请分案。有时申请人也会主动提出分案请求。申请人主动提出该请求一般限于公告之前。根据我国《专利审查指南》规定，申请人最迟应当在收到国家知识产权局对原申请作出授予专利权通知书之日起2个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。

分案的情况有很多种，常见于为针对具体应用场景或产品单独进行分案，或者将原说明书中未写入权利要求中的方案进行保护等。无论怎样，分案均不能超过原申请记载的方案实施范围。根据专利法实施细则第四十三条第一款的规定，分案申请的内容不得超出原申请记载的范围。否则，审查员应当要求申请人进行修改。如果申请人不修改或者进一步修改的内容超出原申请说明书和权利要求书记载的范围，则审查员可以根据专利法实施细则第五十三条第（三）项的规定，以分案申请不符合专利法实施细则第四十三条第一款规定或修改不符合专利法第三十三条规定为理由驳回该分案申请。

在分案申请中有一种情况是并列技术方案的分案。即，在原申请中的一项权利要求中包含了多个并列技术方案，在后续将其中的一个或多个技术方案进行分案申请。如果是明显的并列技术方案，例如，“填充物为A或B或C”，方案的实现与具体多个并行的技术特征无关，均可以解决相应的技术问题、带来相应的技术效果，一般不会存在分案申请超范围的情况。但有一些分案是否为并列技术方案，以及是否超范围是存在一些争议的。这时需要代理人据理力争，最大可能的使审查员认同原申请是并列技术方案，并且分案不超范围。笔者就以遇到一个分案申请的审查过程为例对此情况进行讨论分享。

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原案件001中的权利要求1的格式大致为：

一种XX方法，其特征在于，包括：

技术特征A；

技术特征B；

判断条件C；

判断结果为是时，执行D1；

判断结果为否时，执行D2。

分案时分别将判断结果为是的情况和判断结果为否的情况作为单独的权利要求。分案后存在的两个独立权利要求分别为：

一种XX方法，其特征在于，包括：

技术特征A；

技术特征B；

判断条件C；

判断结果为是时，执行D1。

一种XX方法，其特征在于，包括：

技术特征A；

技术特征B；

判断条件C；

判断结果为否时，执行D2。

该案审查意见认为分案超范围，进行答复后仍然认为超范围并驳回。理由相同，笔者整理审查意见后概括为两点：

第一、原申请记载了是和否两种输出结果下各自对应的执行步骤，处理器判断为是时必然执行D1，其必然不会执行D2；同理，判断为否时必然执行D2，其必然不会执行D1，并且，处理器同一时刻只能输出一个判断结果，不存在判断结果既为“是”又为“否”的情况。该技术方案在前提确定的情况下，只能有一种选择方式，并不属于并列技术方案的情况。

第二、分案后权利要求只针对其中一种情况进行限定，（如判断结果为是），而对于判断结果的另一种情况（判断结果为否）未做任何限定，即分案对未做限定的另一种情况的范围（判断结果为否）是任意情况。而原申请记载的是和否两种情况下分别对应的各自执行步骤方案的一个完整方案，而本领域技术人员从原申请记载中不能直接、毫无疑问的得出另一种未做限定的情况可以为任意情况。因此，分案超范围。

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针对该情况，笔者同时试图查询类似案件答复情况。然而暂时并没有类似本案情况的审查答复案例。笔者再次研究审查指南并列技术方案的认定，以及出于关于本申请三要素（解决的技术问题、技术方案、技术效果）出发，进行复审答辩。答辩过程中主要阐述了以下几点：

第一、技术方案包含解决技术问题的必要技术特征即可，无需限定所有可能存在的情况。

针对驳回决定中认为，分案只限定了判断结果为否的情况的技术方案，没有限定判断结果为是的情况时如何处理，基于此认为分案包括了判断结果为是时的任意情况。对此笔者进行了申辩说明，每个方案解决的技术问题都为了提高资源交换的安全性，在“是”的情况下执行D1可以解决技术问题、提高安全性；在“否”的情况下可以解决同一个技术问题，也同样提高了安全性。本领域技术人员实施判断结果为否的技术方案已经解决了技术问题，无论判断结果为否时如何处理，均不影响判断结果为是时实施方案的技术效果，没有理由和动机主动获取判断结果为是对应的任意情况的执行方案。因此，为了解决某一技术问题，包含某个技术特征在一种情况下的一套完整的技术方案应当从整体上可以解决技术问题，并有相应的技术效果即可，并不需要穷尽某个技术特征在所有情况下的所有可能实施的方案。

第二、分案的两个权项是不存在上下位关系的解决相同技术问题的并列技术方案。

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《审查指南》第二部分第二章第3.3节规定如下：

在得到说明书支持的情况下，允许权利要求对发明或者实用新型作概括性的限定。通常，概括的方式有以下两种：

(1)……

(2)用并列选择法概括，即用“或者”或“和”并列几个必择其一的具体特征。例如，“特征Ａ、Ｂ、Ｃ或者Ｄ”；又如，“由Ａ、Ｂ、Ｃ和Ｄ组成的物质组中选择的一种物质”等。

首先，权利要求中允许并列选择的撰写方式，以此推之，也并没有限定说明书中不允许并列选择的撰写方式。根据《审查指南》第二部分第二章第3.3节对于并列选择法概括的解释，采用并列选择法概括时，需要满足以下条件：采用并列选择法概括时，被并列选择概括的具体内容应当是等效的，不得将上位概括的内容，用“或者”与其下位概念并列。另外，被并列选择概括的概念，应含义清楚。在本技术方案中，处理器无论是在判断结果为是还是判断结果为否的情况下进行的数据处理，分别解决了在判断情况为是和判断情况为否时存在的资源交互安全问题，是两个不同的各自完整的技术方案，不具有上下位的关系，具体的内容是等效的，并且上述两个步骤含义清楚，因此，原申请中包含两种判断结果的不同执行方案均解决相同的技术问题，方案内容符合《审查指南》中的相关规定，是属于并列技术方案。从原申请并列技术方案中拆分出来的分案并不会超出原申请的方案范围。

经过上述复审答复后，最终专利复审委员会撤销了驳回决定，认定分案不超范围。撤销驳回的理由基本与笔者陈述的理由相似。

经过此案至少可以看出，撰写并列技术方案时仍然要考虑后续是否分案，避免原申请权利要求的撰写语言描述对后续分案造成了限制，给后续分案答复带来困难。关于是否为并列技术方案、是否超范围，笔者认为万变不离其宗，紧紧抓住和吃透专利法（包括细则）以及审查原则，即使新出现的问题也会有解决的思考方向。

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作者：阚传猛 三友知识产权

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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