全面覆盖原则适用的困惑与破局——透过腾达案看我国多主体通信方法专利侵权判定的新思路

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李彦波 窦艳鹏

原标题：全面覆盖原则适用的困惑与破局——透过腾达案看我国多主体通信方法专利侵权判定的新思路

2019年12月10日，最高人民法院知识产权法庭公开宣判了上诉人深圳市吉祥腾达科技有限公司与被上诉人深圳敦骏科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案。笔者认为，最高院对腾达案的裁判思路，实际上打破了我国长期存在的全面覆盖原则难以在多主体通信方法专利侵权判定中适用的“僵局”，创造性地提出了该类方法专利侵权判定的新思路。

2019年12月10日，最高人民法院知识产权法庭公开宣判了上诉人深圳市吉祥腾达科技有限公司与被上诉人深圳敦骏科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案（下称“腾达案”）。最高院经审理认定，腾达公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品（即腾达路由器，下同）的行为侵害了敦骏公司的专利权，应立即停止制造（此处的“制造”应特指将专用软件“固化”到路由器实体硬件中，而不是制造路由器实体硬件本身）、许诺销售、销售涉案的路由器产品。

笔者认为，最高院对腾达案的裁判思路，实际上打破了我国长期存在的全面覆盖原则难以在多主体通信方法专利侵权判定中适用的“僵局”，创造性地提出了该类方法专利侵权判定的新思路。最高院的裁判思路，没有推翻全面覆盖原则，也不是对全面覆盖原则本身的突破，而是针对多主体通信方法这一特定应用环境提出了全面覆盖原则的具体适用思路，本质上是对全面覆盖原则的发展和完善。

一、全面覆盖原则在我国多主体通信方法专利侵权判定中的不解之惑

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条明确了在专利侵权判定中应当采用全面覆盖原则。然而，全面覆盖原则的确立和实施，导致多主体通信方法类专利的维权，常常面临十分尴尬的境地。多主体通信方法类专利的实施过程中，被控侵权方和终端用户往往只实施了整个专利方法的部分步骤，而没有实施全部步骤。在此情形下，严格依照全面覆盖原则，通常无法认定被控侵权方的行为构成专利侵权，导致多主体通信方法类专利难以得到有效的保护。

对于多主体通信方法专利，全面覆盖原则在侵权判定中是否还适用？如果适用，应如何适用？多主体通信方法专利究竟应如何进行侵权判定？这些问题一直是困扰法官和其他业界同仁的“老大难”。令人惊喜的是，最高院在腾达案中对上述问题给出了“响亮而有力”的回答。

二、腾达案中侵权判定的两个层级

在腾达案中，最高院将侵权判定过程划分为一前一后两个层级，其中前一层级为被诉侵权产品使用过程是否落入涉案专利权利要求的保护范围（即争议焦点一），后一层级为腾达公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为是否构成专利侵权（即争议焦点二）。

在专利侵权案件中，法院通常采用“一步走”的方式，即直接认定被诉侵权产品或方法是否落入涉案专利权利要求的保护范围。然而，最高院在腾达案中却另辟蹊径，分两个层级进行。最高院为什么要分为上述两个层级进行侵权判定？其背后的目的何在？两个层级之间是何关系？

腾达案中，涉案专利要求保护一种简易访问网络运营商门户网站的方法，其显然不属于制造方法专利，而属于使用方法专利。对于使用方法专利而言，构成专利侵权的必备前提是专利方法事实上被他人使用。鉴于此，法院审理的核心和落脚点必然是判断涉案专利方法是否未经专利权人许可被他人使用。倘若涉案专利方法没有被任何人使用，或者说涉案专利方法客观上没有被再现，则完全没有必要考虑被控侵权人的行为是否属于专利侵权行为。

不难发现，对于任意一种方法专利（包括制造方法和使用方法），关于专利方法客观上是否被再现的判断，本质上属于事实判断，其目的是判断侵权事实是否客观发生。在进行此事实判断时，仅需要考虑专利方法事实上是否被完整再现，即依照全面覆盖原则判断专利方法的所有步骤事实上是否全部发生，而不需要考虑被控侵权人的行为是否属于专利侵权行为以及是否应当承担法律责任，重点关注的是使用涉案专利方法的行为即侵权行为本身。与之不同，关于被控侵权人的行为是否属于专利侵权行为的判断，则属于法律判断。从逻辑上说，上述事实判断是上述法律判断的基础和前提。因此，在先后关系上，需要先进行上述事实判断，后进行上述法律判断；只有在上述事实判断结果的基础上，才能进行上述法律判断；只有在上述事实判断成立的情形下，才有必要进行上述法律判断。

基于上述分析可知，腾达案中，最高院将侵权判定过程划分为一前一后两个层级是十分必要的，也是十分正确的，前一层级的认定是进行后一层级认定的前提和基础，如果前一层级的认定结果是不成立，那么后一层级的认定则无需再进行。

需要注意的是，腾达案中，最高院在前一层级的侵权事实判断中依然采用了全面覆盖原则，在这一点上与产品专利和制造方法专利的侵权事实判断并无二致。

三、腾达案中侵权判定的两条主线

笔者认为，腾达案中，最高院的裁判思路实际上包含了两条主线。其中，外在的认定主线为：先判断专利方法的所有步骤是否在被诉侵权产品的使用过程中被全面覆盖，即上文的前一层级的判断，然后判断被诉侵权产品对专利方法的实施是否起不可替代的实质性作用，再判断被诉侵权产品的制造、销售行为与涉案专利方法被实施之间的因果关系；内在的逻辑主线为：先判断涉案专利方法是否被客观使用，即判断侵权事实是否客观发生，然后判断哪个物理实体对专利方法的实施起实质性作用，再判断哪个实施主体（法律主体）应当承担法律责任。

在制造方法专利侵权判定中，法院在判断专利方法的所有步骤被全面覆盖后，即在认定侵权事实发生后，通常直接认定实施专利方法的主体承担侵权责任。然而，最高院在腾达案中却绕如此大的弯子才认定腾达公司应当承担法律责任。最高院为什么采用该思路进行侵权判定？其背后的原因何在？两条主线之间是何关系？

不妨先将腾达案与制造方法专利的侵权判定进行简单对比分析。

在制造方法专利侵权案件中，专利方法的所有步骤通常由同一个实施主体实施。在此情形下，法院根据全面覆盖原则，在认定侵权事实发生后，很容易进行后续的侵权责任认定——侵权行为实施者应承担侵权责任。尽管侵权行为实施者在实施涉案专利制造方法的过程中会利用各种设备和工具，并且这些设备和工具通常由不同的厂商提供给侵权行为实施者，但是法院在侵权责任认定中根本无需考虑这些因素。

相比之下，腾达案中，最高院的侵权责任认定过程则明显不同。腾达案中，涉案专利为使用方法专利，并非制造方法专利。涉案专利方法的所有步骤并非由同一实施主体实施，而是由不同的实施主体完成，例如，权利要求1的步骤A和B由终端用户利用用户电脑和路由器实施，步骤C则由网络服务提供商例如新浪网利用网络服务器实施。被诉侵权者即腾达公司并没有实际实施涉案专利方法，而仅仅是路由器的提供者。比照制造方法专利侵权的情形，终端用户没有实施涉案专利方法的全部步骤，腾达公司实际上仅仅相当于侵权行为实施者在实施专利方法时所使用的设备和工具的提供者。对此，腾达公司抗辩称，涉案专利方法不是产品制造方法，根据该方法不能直接获得任何产品，其保护不能延伸到产品。在此情形下，上述制造方法专利侵权责任的认定思路显然不能再适用了，这导致法院只能另寻路径进行侵权责任认定。

腾达案中，最高院正是为了破解上述难题，在侵权责任认定中创造性提出了“不可替代的实质性作用”规则。依照该规则，最高院究竟是如何认定腾达公司应承担侵权责任的呢？笔者回到上述两条主线对此问题加以分析。

腾达案中，最高院实际上采用“两步走”的方式来进行侵权责任认定。其中，第一步，表面看是判断被诉侵权产品即腾达路由器对涉案专利方法的实施是否起不可替代的实质性作用，实质上是判断哪个物理实体对涉案专利方法的实施起实质性作用。事实上，这一步的判断依然是对客观事实的判断，重点关注涉案专利方法实施需要使用的各个物理实体的客观功能。涉案专利方法包括多个步骤，整个方法的实施需要使用用户电脑、腾达路由器和网络服务器等多个实体器件（包括实体器件内加载的软件）。然而，这些器件对整个方法的实现所起的作用大小却不同。在此情形下，按照最高院的思路，先确定上述多个实体器件中何者对整个方法的实施起主导性、关键性作用，在此基础上仅考虑起主导性、关键性作用的实体器件，并忽略其它起次要作用的实体器件，以进行后续判断。通过这种主次诱因取舍的方式，实质上将涉案专利方法的实施与起主导性、关键性作用的实体器件建立起了特定的联系，目的是将涉案专利方法的实施完全归因于起主导性、关键性作用的实体器件。这种处理方式的潜在逻辑是，涉案专利方法能否实施主要取决于起主导性、关键性作用的实体器件，因此按照主次诱因取舍的方式，将前者的诱因完全归因于后者。

第二步，表面看是判断被诉侵权产品的制造、销售、许诺销售行为与涉案专利方法被实施之间的因果关系，实质上是在第一步的基础上判断哪个实施主体应承担侵权责任。显然，这一步的判断属于法律判断。按照最高院的思路，在第一步已经明确确定腾达路由器对涉案专利方法的实施起实质性作用的基础上，这一步首先通过“顺藤摸瓜”的方式找到腾达路由器的提供者即腾达公司，此时实际上已经将用户电脑的提供者和网络服务器的提供者排除在外，然后分析腾达公司的制造和销售行为或行为后果与涉案专利方法被实施之间的因果关系，并认定腾达公司的制造和销售行为或行为后果直接导致了涉案专利方法被实施。通过这种因果关系推理的方式，实质上将涉案专利方法的实施与腾达公司的制造和销售行为或行为后果建立起了特定的联系，即将涉案专利方法的实施最终归因于腾达公司的制造和销售行为或行为后果。

可以看出，腾达案中，最高院进行侵权责任认定所采用的两步是密切相关的，第一步的判断结果——腾达路由器对涉案专利方法的实施起实质性作用——实际上是进行第二步判断的必需条件之一，第二步的判断是对第一步判断结果的延伸和扩展，最终将侵权责任追溯到腾达公司，两步共同构成“不可替代的实质性作用”规则。最高院在侵权责任认定环节，没有借鉴美国的行为归属转移规则，而是通过提出“不可替代的实质性作用”规则，巧妙地避开了传统的制造方法专利侵权判定的固有思路，成功地破解了全面覆盖原则框架下多主体通信方法专利侵权判定的难题。笔者认为，最高院此举是在充分考虑了多主体通信方法与一般的产品专利和制造方法专利的差异的基础上，针对多主体通信方法这一特定应用环境，选择了与既有的裁判路径不同的另一分支路径，即提出了全面覆盖原则在此特定应用环境下的具体适用思路，并不是对全面覆盖原则本身的突破，而恰恰相反，是对全面覆盖原则的发展和完善。

另外，基于上述分析，最高院裁判思路中的两条主线也是浑然一体、密不可分的，逻辑主线实际上就是认定主线背后的完整裁判逻辑，二者整体构成最高院裁判思路的一体两面。

四、结论与展望

最高院在腾达案中没有局限于全面覆盖原则框架下制造方法专利侵权判定的基本思路和逻辑，而是另辟蹊径，创造性的提出了“不可替代的实质性作用”规则，成功破解了全面覆盖原则框架下多主体通信方法专利侵权判定的难题，是我国多主体通信方法专利侵权判定思路的一大新突破。

最高院对腾达案的裁判思路，没有推翻全面覆盖原则，也不是对全面覆盖原则本身的突破，而是针对多主体通信方法这一特定应用环境提出了全面覆盖原则的具体适用思路，本质上是对全面覆盖原则的进一步发展和完善。

最高院没有从形式上囿于全面覆盖原则，从形式上去纠缠和论证全面覆盖原则是否适用于多主体通信方法专利侵权判定，而是从实质上去认定是否发生了侵权事实，以及从实质上去认定腾达公司是否应承担专利侵权责任，这充分表明最高院更注重实质上的专利侵权判定，这毋庸置疑将有利于专利权人的实质性维权，也有利于促进我国的发明创造和提高我国的专利质量。

不可否认，最高院提出的“不可替代的实质性作用”规则，在具体适用过程中可能会出现一些的新问题。例如，该规则“实质性作用”和“不可替代”应如何理解，二者之间是什么关系；又例如，适用的该规则前提条件是什么，该规则的适用范围应该多大，是否适用于西电捷通案的情形等等（笔者将在后续文章中分享对相关问题的思考）。这些问题有待业界同仁在今后的司法实践中逐步去探讨和解决。但是，最高院提出该规则的进步意义是值得肯定的。

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李彦波 窦艳鹏

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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