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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：志霖知产
原标题：公开不充分还是缺乏创造性？
创造性判断与说明书充分公开等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑，不能混为一谈。将本质上属于说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，会使创造性判断不堪承受重负；但同样的，希望在判断说明书是否充分公开时，提前解决创造性判断中区别特征所达到技术效果能否实现的问题，也存在使说明书充分公开等法律要求偏离其立法本意的可能。在厘清技术事实的基础上，严格按照专利法的要求适用法条，才能保证发明获得与其技术贡献相符的保护。
2019年12月13日，最高人民法院知识产权法庭对（2019）最高法知行终127号发明专利申请驳回复审行政纠纷案公开宣判，该判决中重点阐明了两个问题，一是创造性与说明书充分公开等法律要求的关系，判决指出：“创造性判断与说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑”，“在专利实质审查程序中，既要重视对新颖性、创造性等实质授权条件的审查，又要重视说明书充分公开、权利要求应该得到说明书支持、修改超范围等授权条件的适用，使各种授权条件各司其职、各得其所”；二是创造性判断中技术启示的认定，判决中指出“本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性”。上述裁判规则被纳入《最高院知产法庭年度报告》，引发了广泛的讨论。
一、创造性与说明书充分公开之间的关系
创造性和说明书充分公开等法律要求之间的关系，本身并不存在争议。专利法中对于各专利授权条款有着清楚的规定，专利法第22条第3款规定发明相比现有技术应具有突出的实质性特定和显著的进步，专利法第26条第3款规定说明书应当对发明作出清楚、完整的说明，二者都是被授权专利权的发明应当满足的实质性条件，相互之间没有重要程度的区分。
专利法第22条第3款和专利法第26条第3款之间的混淆，主要出现在判断医药、化学、生物等领域的发明是否符合专利授权条件的过程中。在这些实验科学领域，由于技术效果的可预见性相对较低，技术效果的验证是说明书的重要组成部分。效果实验数据的缺失不仅可能影响对发明技术效果优劣、发明创造性高度的评判，还有可能直接影响对发明的技术方案能否成立的认定。在判断过程中，往往需要结合权利要求的技术方案，现有技术的整体状况，综合考察验证数据缺失对发明的影响，才能准确的适用法条。
对于发明的技术方案属于必须依赖实验结果的证实才能成立的情形，实验数据是证明发明的技术方案能够成立的关键，属于清楚、完整的说明发明的技术方案所必须的内容，缺少这类数据将导致说明书公开不充分。在这种情况下，如果跳过专利法第26条第3款直接判断发明是否具备创造性，容易使得创造性判断建立在不稳固的基础上，缺乏实际意义。例如，在本案中，权利要求要求保护一种制备人源可溶仅有重链的抗体的方法，如果本领域技术人员公认这种方法无法制备获得目标产品，则说明书中验证数据的缺失直接导致本领域技术人员无法确定该制备方法能否成立，属于未给出实验数据导致说明书公开不充分的情形，对于这种能否获得预期产品都无法确定的制备方法，评判其是否具备创造性没有实际意义。
但是并非所有医药生物领域的技术方案都属于必须依赖实验结果的证实才能成立的情形，在一些专利申请中，本领域技术人员基于现有技术内容已足以确定方案能够成立，实验数据只是用于证明发明相对于现有技术可产生更好的，甚至是预料不到的技术效果的数据，这类实验数据的缺失不会导致本领域技术人员无法确认技术方案能否成立，但是会影响对发明创造性的判断。同样以本案为例，假如本领域技术人员对于权利要求方法的常规认知是能够制备获得目标产品但是效果较差，而不是无法制备，那么发明中验证实验数据的缺失并不会导致发明无法实现，但是可能会导致发明被认为缺乏专利法第22条第3款规定的创造性。
专利审查指南关于专利法第26条第3款的规定中指出，“所属技术领域的技术人员能够实现，是指所属技术领域的技术人员按照说明书记载的内容，就能够实现该发明或者实用新型的技术方案，解决其技术问题，并且产生预期的技术效果”。该规定中的“技术效果”并不完全等同于创造性判断中“区别特征所能达到的技术效果”。前者旨在确保发明的技术方案能够实现，而后者则与审查过程中确定的最接近现有技术有关，相对于不同的对比文件，判断发明是否具备创造性时所需考虑的技术效果自然也不相同。实践中，专利说明书中往往会记载技术方案能够达到的多种技术效果，在尚未确定对比文件的情况下，意图直接在专利法第26条第3款的审查过程中提前判断区别特征所达到技术效果能否实现，缺乏可行性。而如果在判断发明是否充分公开时，就要求说明书中所有提及的效果都进行证明，则容易导致一些技术方案能够实现，且具备创造性的发明，仅因其说明书中记载了一些未经证实的效果而被驳回，这对于专利申请人而言显然是不公平的。
创造性判断与说明书充分公开等法定要求在专利法上具有不同的功能，遵循不同的逻辑，不能混为一谈。将本质上属于说明书充分公开等法律要求所应审查的内容纳入创造性判断中予以考虑，会使创造性判断不堪承受重负；但同样的，希望在判断说明书是否充分公开时，提前解决创造性判断中区别特征所达到技术效果能否实现的问题，也存在使说明书充分公开等法律要求偏离其立法本意的可能。在厘清技术事实的基础上，严格按照专利法的要求适用法条，才能保证发明获得与其技术贡献相符的保护。
二、创造性判断中技术启示的认定
本案的另一争议焦点在于已知的研究方向是否构成技术启示，二审判决中指出“本领域普通技术人员从现有技术中可以获知的启示原则上应该是具体、明确的技术手段，而不是抽象的想法或者一般的研究方向。仅依据研究方向的一致性和本领域的抽象、普遍需求来认定现有技术给出的启示，隐含着后见之明的危险，容易低估发明的创造性”。
根据审查指南的规定，判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见，要确定的是现有技术中是否给出将区别特征应用到最接近现有技术以解决其存在的技术问题的启示。也就是说，现有技术中存在技术启示至少应满足两个条件，首先，区别特征应是现有技术中已知的技术手段，其次现有技术中应已知区别特征能解决发明实际解决的技术问题，二者缺一不可。如果现有技术中仅仅是存在解决技术问题的需求，而没有给出解决问题的手段，这种情况下不应认为存在技术启示；同样，如果现有技术中虽然记载了区别特征，但是该区别特征在现有技术中所起的作用与发明实际解决的技术问题不同，也不能认为现有技术中给出了技术启示。
对于现有技术中已知的研究方向而言，其是否构成技术启示同样应通过审查指南中规定的上述标准进行判断，即应考虑现有技术中的研究方向与发明实际解决的技术问题是否一致，以及现有技术中对研究方向的记载是仅仅列出了需要解决的技术问题，还是隐含了解决问题可采用的技术手段。例如在本案中，国家知识产权局认为“抗体小型化和人源仅有重链的抗体已是基因工程抗体的确定的研究方向”，但是这一研究方向所解决的技术问题显然不同于最高人民法院认定的技术问题，即“提供一种产生表达包含天然人V基因片段的仅有VH重链的可溶抗体的方法”，这一差异直接导致了国家知识产权局和最高人民法院对本发明创造性高度的认定出现分歧。另一方面，国家知识产权局在创造性说理过程中将技术启示简单归结于已知的研究方向，对于这一研究方向中区别技术的选择是否属于常规手段并未进行举证和说明，这也导致其对创造性的认定缺乏说服力。
技术启示的判断与所属技术领域的整体技术状况以及所属领域技术人员的水平息息相关，现有技术中对于“研究方向”的公开程度直接影响其是否构成专利法意义上的技术启示，二审判决中基于个案确定的标准是否能够广泛适用于其他案件仍有待验证。相比于将现有技术公开的信息进行分类后再判断其是否属于技术启示，直接通过现有技术中是否公开了区别技术特征，以及区别技术特征所起的作用是否相同来判断现有技术中是否存在技术启示，得到的结论会更加稳妥客观。本案的二审判决在发明的技术方案能否成立都没有定论的情况下，仅以泛泛的研发方向不构成技术启示为由认定发明具备创造性，这一作法值得商榷。直接撤销无效决定，在技术事实尚不清晰的情况下不对发明是否具备创造性给出定论，也许更为妥当，也更符合判决中应先审查充分公开再进行创造性判断的整体逻辑。
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编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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