对专利申请、无效和诉讼等环节中的必要技术特征研究分析

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作者：向俊杰 济南市经济和信息化综合行政执法支队

原标题：对专利申请、无效和诉讼等环节中的必要技术特征研究分析

必要技术特征是发明或实用新型专利中的一个基本概念，在发明或实用新型专利申请、无效宣告和保护中都离不开对必要技术特征的确认和认定。本文将从其基本含义出发，结合相关规定和判例，对申请、无效和诉讼等环节中的必要技术特征进行研究分析。

一、必要技术特征的含义

根据专利法及相关规定可知，必要技术特征是指明确记载在发明或实用新型说明书和权利要求书中的，解决专利技术问题必不可少的全部的，限定权利要求保护范围的技术特征。必要技术特征是相对于专利技术问题而言的，必要技术特征的总和构成解决专利技术问题的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。缺少必要技术特征时，专利技术方案不能解决专利技术问题或不能达到预期的技术效果。

必要技术特征与非必要技术特征的区别在于：在解决专利技术问题时非必要技术特征不能实现一定的技术功能并产生相应技术效果。例如，在一项涉及人力车多辐圈减震轮的发明中，对解决车轮减震问题起作用的轮毂、轮辋、减震圈等技术特征属于必要技术特征，而有关人力车的车架、车座等对解决车轮减震问题不起作用，产生不了减震效果的技术特征，就属于非必要技术特征。非必要技术特征可以用来帮助理解、检索或审查发明或实用新型，一般记载在说明书背景技术部分。独立权利要求中不应记载非必要技术特征。

必要技术特征与附加技术特征的区别在于：附加技术特征不是解决专利技术问题必不可少的特征，而是对解决专利技术问题的专利技术方案的进一步优化。附加技术特征即可以是对所引用的专利技术方案中的相应技术特征作进一步限定，也可以是在专利技术方案中增加新的技术特征。虽然附加技术特征能够产生节能环保、高质、高效或其他方面的有益效果，但不能将其与必要技术特征混淆。要避免将附加技术特征认定为必要技术特征，不当缩小专利权保护范围，也不可将必要技术特征认定为附加技术特征，致使独立权利要求技术方案不完整，最终导致专利申请被驳回或专利权被宣告无效。

二、专利申请中的必要技术特征

一般情况下，说明书发明内容部分应当包含发明或者实用新型为解决专利技术问题所采用的技术方案中的所有必要技术特征，但是，有时候也需要从具体实施例中总结和概括出相应必要技术特征。说明书是否对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，关键在于其是否共开了发明或实用新型的全部必要技术特征，并使所属技术领域的技术人员明白其公开的必要技术特征总和与发明或者实用新型效果之间的关系。说明书对必要技术特征的公开，并不是要求其文字或叙述方式与独立权利要求的记载完全一致，从说明书中能够直接地、毫无疑义地确定的内容，也应视为说明书公开的内容。从具体实施例中总结和概括必要技术特征时，尤其是用上位概念概括时，应当注意概括是否适当，是否存在上位概括所包含的一种或多种下位概念不能解决发明或者实用新型所要解决的技术问题并达到相同的技术效果的情形。

独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。其前序部分应记载那些与最接近的现有技术共有的必要技术特征，特征部分则记载与最接近的现有技术不同的区别必要技术特征，两者结合在一起，构成独立、完整解决专利技术问题的技术方案。必要技术特征作为专利技术方案中必不可少的技术特征，应当都记载在独立权利要求中，同时独立权利要求记载的技术特征又都应是必要技术特征。在判断独立权利要求技的实用性、新颖性和创造性时，应当将所有必要技术特征作为一个整体来考虑，而不能仅仅考虑独立权利要求的特征部分。 

在专利申请过程中，允许在未超出原说明书和权利要求书记载范围的情况下在独立权利要求中增加必要技术特征，但不允许从独立权利要求中删除在原申请中明确认定为必要技术特征的那些技术特征。此外，当要求保护的技术方案的部分或全部内容在原始申请的权利要求书中已经记载而在说明书中没有记载时，允许将其补入说明书。

三、无效宣告和专利无效行政诉讼中的必要技术特征

在无效宣告和专利无效行政诉讼中，请求人经常会以独立权利要求缺少必要技术特征为由申请宣告其无效。例如，在“液化气钢瓶阀门的防拆装置”专利权无效案件中，请求人无效宣告申请、专利无效行政诉讼一审和二审中[1]，都是以该专利权利要求1缺少“设置在连接部件孔壁上供卡位栓伸出连接部件孔壁的通孔”这一必要技术特征为由，申请宣告该专利权无效。

在无效宣告和专利无效行政诉讼中，认定独立权利要求是否缺少必要技术特征，正确理解《专利法实施细则》则第20条第2款所称的“技术问题”是基础。此时，通常会出现两个不同的“技术问题”：一个是说明书中记载的发明或实用新型所要解决的技术问题，一个是根据与最接近的现有技术的区别技术特征重新确定的实际解决的技术问题。不同于创造性的判断，在认定权利要求是否缺少必要技术特征时，应当以说明书记载的技术问题为准。因为重新确定的实际解决的技术问题是为了使得对现有技术中是否存在技术启示的认定更为客观，且是动态的、相对的, 其目的与《专利法实施细则》则第20条第2款所称的立法目的存在本质区别。《专利法实施细则》则第20条第2款的规定，旨在进一步规范说明书与独立权利要求的对应关系，使得独立权利要求限定的技术方案能够与说明书中记载的内容，尤其是背景技术、技术问题、有益效果等内容相适应。因此，《专利法实施细则》则第20条第2款所称的“技术问题”，应当是指专利说明书中记载的专利所要解决的技术问题，是专利申请人根据其对说明书中记载的背景技术的主观认识，在说明书中主观声称的其要解决的技术问题[2]。

独立权利要求是否缺少必要技术特征，关键要看独立权利要求是否记载了解决专利技术问题的全部必要技术特征。并不是发明内容部分中的每一个技术特征或实施方式中的所有技术特征都能直接、简单地被认定为必要技术特征，必要技术特征是解决专利技术问题并取得相应技术效果必不可少的技术特征。认定必要技术特征时，应当综合考虑说明书中有关背景技术及其存在的技术缺陷、涉案专利相对于背景技术取得的有益效果等内容。对于本领域技术人员来说即使未记载在发明或实用新型的权利要求中但并不影响实现其发明目的的技术特征，通常无需记载在独立权利要求中。

此外，对于在独立权利要求中采用功能性技术特征的，不能以其没有详细描述实现该功能的具体结构或者具体方式为由，认定其缺少必要技术特征。根据《专利审查指南》的规定，在“无法用结构特征来限定，或者用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当”等情形下，允许进行功能性概括，以功能性技术特征对独立权利要求的保护范围进行限定。至于该功能性概括是否恰当、能否得到说明书的支持，则应当依据专利法第26条第4款进行判断。

四、专利侵权诉讼中的必要技术特征

尽管《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条规定，专利权人可以主张以从属权利要求确定其专利权保护范围，但是独立权利要求确定了发明或实用新型专利权的最大保护范围，从属权利要求的保护范围必然落入独立权利要求的保护范围之内，除独立权利要求被宣告或可能被宣告无效外，绝大部分专利侵权诉讼中权利人都会主张被控行为侵犯了其独立权利要求。因此，专利侵权诉讼中判断是否侵犯发明或实用新型专利权，关键要看发明或实用新型的必要技术特征与被控侵权方案的技术特征之间的对比关系。

我国专利侵权判定的基本原则是“全面覆盖原则”，即应当以全部必要技术特征，包括前序部分和特征部分，与被控侵权方案的技术特征进行对比。全面覆盖原则，首先，要求在划分必要技术特征时，应该结合发明的整体技术方案，考虑能够相对独立地实现一定技术功能并产生相对独立的技术效果的较小技术单元。必要技术特征的恰当划分是进行侵权比对的基础，划分过细容易不适当地限缩专利保护范围，划分过宽则容易不适当地扩大专利保护范围[3]。其次，要求排除“多余指定原则”，即不能因所属技术领域中的技术人员在理解权利要求所限定的技术方案时认为该权利要求中记载的某一技术特征对解决发明所有解决的技术问题来说是多余的，就不认定其为必要技术特征，对比时忽略该技术特征,从而导致即使被控侵权方案中不存在该技术特征，也同样可以得出侵权成立的结论[4]。

经过对比，如果被诉侵权方案包含了必要技术特征相同或等同的技术特征，则应认定其已落入该专利的保护范围，侵权成立。被诉侵权方案具有超出必要技术特征之外的其他技术特征的，不影响侵权成立，除非其多出的技术特征导致其在整体上形成了与独立权利要求完全不同的技术方案。但是，如果被诉侵权方案缺少必要技术特征中的一个以上或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，则侵权不成立。

五、结语

随着科学技术的不断进步和社会经济的继续发展，我国对知识产权尤其是对发明和实用新型专利权的重视程度越来越高，对其进行全面、正确的理解和认识变的越来越迫切和重要。发明或实用新型专利的本质是由必要技术特征或由必要技术特征与附加技术特征结合构成的技术方案，因此，在现有认识的基础上进一步加大对必要技术特征的分析和研究，有着有极其重要现实意义。本文仅讨论了几个环节中的必要技术特征，难免有所疏漏或不当之处，权作抛砖引玉之用，望得到指正与交流。

参考资料：

[1]（2019）最高法知行终203号判决书, http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=098a7bf8ece84492a2caab6e011529ed

[2] 最高人民法院（2014）行提字第13号判决书，http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=46b12c1a231e4640a806ac9b4b9cb147

[3] （2018）最高法民申4398号裁定书，http://wenshu.court.gov.cn/website/wenshu/181107ANFZ0BXSK4/index.html?docId=981ce1a3c6ae4fcab511a9d500fb0574

[4] 尹新天. 中国专利法详解 [M]. 北京：知识产权出版社,2011：610-611

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作者：向俊杰 济南市经济和信息化综合行政执法支队

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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