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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：庄辉 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
原标题： 从“红牛”、“露露”、“王老吉”商标纠纷看商标许可的风险防范
近年来备受关注的中国和泰国“红牛”商标纠纷、南北“露露”商标纠纷、广药和加多宝“王老吉”商标纠纷本质上都是因商标许可引发的商标权利人和被许可人之间的纠纷。商标许可虽然有利于权利人扩大市场并提升商标知名度、也可以帮助被许可人省去培育新品牌的过程，但其中也伴随着一定的风险。无论作为许可人还是被许可人，在签订许可协议前都应当保持谨慎的态度、合理规避和防范风险。
一、“红牛”商标纠纷
（一）案情概述
本案的纠纷双方是红牛维他命饮料有限公司（“中国红牛”）和天丝医药保健有限公司（“泰国红牛”）。中国红牛是一家合资公司；泰国红牛是中国红牛成立时的出资人之一，同时也是中国的“红牛”系列商标的权利人，与中国红牛签订商标许可协议、授权中国红牛使用商标。
2016年，商标许可协议到期后泰国红牛拒绝进行续期，双方纠纷开始。中国红牛认为自己多年来对“红牛”商标的品牌价值作出了巨大贡献，起诉请求法院确认“红牛”系列商标由中国红牛单独享有所有权、或中国红牛和泰国红牛共同享有所有权，并要求泰国红牛与其分担广告费。
本案的争议焦点有二：1.合同法方面：设立中国红牛公司的合资合同中约定，泰国红牛向中国红牛“提供”产品配方和商标，以及中国红牛的“产品的商标是合资公司资产的一部分”，这些条款应解释为商标转让抑或商标许可。法院最终认定为商标许可。2.商标法方面：被许可人能否依据对商标的广告宣传等投入或基于公平原则而享有相关商标所有权。法院认定被许可人的贡献无法使其取得商标权。最终作为商标权利人的泰国红牛胜诉，中国红牛表示会进行上诉。
（二）经验教训
1、作为商标权利人，需要在许可协议中约定禁止被许可人注册相同或近似商标。中国红牛作为被许可人曾注册了第5546456号“”商标、第5617039号“”商标、第5926691号“纤牛”等多个商标。泰国红牛通过交涉等方式使中国红牛同意将这些商标转让至泰国红牛名下。若当初在协议中就对此类损害商标权利人利益的行为加以防范，可以为日后省去很多麻烦。
2、在合同撰写中应避免“A公司向B公司提供商标”这类模糊的用语，以减少日后产生纠纷的可能性。至少应写明是许可还是转让、并写明许可或转让针对的具体商标信息。
二、“露露”商标纠纷
（一）案情概述
本案的纠纷双方是汕头高新区露露南方有限公司（“汕头露露”）和河北承德露露股份有限公司（“承德露露”）。两家公司原先都是露露集团有限责任公司（“露露集团”，现已更名为霖霖集团有限责任公司）的子公司，而露露集团当时是“露露”商标的权利人。2001年-2002年，露露内部进行了“分家”，这三家公司及香港飞达企业公司（汕头露露股东之一）共同签订了《备忘录》及《补充备忘录》。根据承德露露的公告，这两份文件中关于商标的约定是授予汕头露露无限期的商标使用权，另外还有将南方市场分割给汕头露露等其他内容。协议的签署人是当时承德露露的董事长王宝林、总经理王秋敏（王宝林同时兼任露露集团、汕头露露董事长职务，王秋敏同时兼任露露集团、汕头露露董事职务）。2006年，露露集团将“露露”商标转让给承德露露。因此目前纠纷双方关系是：汕头露露是被许可人，承德露露是许可人。根据汕头露露在其微信公众号发布的声明，多年来双方关系良好、协调合作，但从2015年下半年开始，承德露露开始对汕头露露发起诉讼。
汕头露露的反击是起诉承德露露，要求法院判令承德露露继续履行《备忘录》及《补充备忘录》、许可其使用商标；承德露露则主张《备忘录》及《补充备忘录》无效，文件是当时的董事长等人越权签署、且该关联交易未经公司董事会批准等相关程序。
本案的争议焦点是《备忘录》及《补充备忘录》的有效与否。法院认定两文件合法有效，因为承德露露没有证据证明汕头露露明知协议是无权代表、超越权限签署的，当时的法律也并没有关于关联交易必须经公司董事会批准同意或是必须披露交易信息的强制性规定；且《备忘录》及《补充备忘录》的签订具有特定的历史原因。因此承德露露败诉，商标许可协议作为《备忘录》的一部分应继续履行。
《备忘录》的存在阻碍了承德露露进入南方市场，对其发展有很大影响，因此双方近年来纠纷不断。除了上述诉讼外，南北露露相关的纠纷还有承德露露诉汕头露露侵害商标权、承德露露的大股东诉汕头露露和露露集团要求判备忘录无效、承德露露起诉原董事长及总经理等。
（二）经验教训
1、签订无限期或期限很长的商标许可使用协议具有很大的风险。在时间跨度较长的情况下很难保证双方在市场竞争中不发生利益冲突，从权利人的角度讲应尽量避免这种情况。
2、“露露”商标纠纷是在集团内部“分家”的特殊背景下产生的，面临类似情况的企业在处理商标问题时需要谨慎考虑。采取本案中这样将商标权转给A公司、让A公司许可B公司使用的做法可能会为将来埋下A与B间纠纷的隐患。
三、“王老吉”商标纠纷
（一）案情概述
本案的纠纷双方是广州医药集团有限公司（“广药集团”）和加多宝（中国）饮料有限公司等多家“加多宝”公司。纠纷发生时，广药集团是中国大陆“王老吉”系列商标的权利人，其中一件“王老吉”商标是1997年从广州羊城药业股份有限公司王老吉食品饮料分公司（“羊城药业”）处受让得来的。羊城药业与加多宝的母公司香港鸿道（集团）有限公司（“鸿道集团”）于1995年和1997年签订了商标许可协议、授权鸿道集团使用“王老吉”商标。2000年，广药集团与鸿道集团再次签订许可协议后，许可期限延长至2010年。虽然双方在2002年及2003年再次签订补充协议、将许可期限延长至2020年，但这两份补充协议在2012年因广药集团副董事长收受鸿道集团董事长贿赂而被仲裁认定自始无效。因此商标许可实际于2010年已经到期，但加多宝到2012年依然在使用“王老吉”商标。这一时间差就引发了商标侵权纠纷，广药集团起诉要求加多宝支付2010-2012年的侵权损害赔偿二十九亿余元。
本案的争议焦点是加多宝2010-2012年的行为是否侵权、以及具体赔偿数额的问题。由于上述两补充协议已无效，且加多宝关于善意履行的主张不能成立（因为加多宝是鸿道集团出资设立的公司、且在广药集团已提起针对补充协议的仲裁后仍未停止使用），法院认定加多宝侵犯商标权；由于双方都有过错，加多宝应赔偿被诉侵权期间所获利润的一半，即十四亿余元。
但本案于2019年6月被最高法院发回重审。最高法院要求一审法院首先审查被诉侵权行为是否“未经商标权人许可”，另外还指出了用于判断赔偿数额的证据存在重大缺陷，本案可能还会出现转折。
除了商标纠纷外，广药和加多宝之间还有关于知名商品包装装潢的“红罐”之争和关于广告语的虚假宣传诉讼，这些诉讼的结果大多有利于广药。但由于双方采取了价格战的策略进行竞争，影响产品利润，纠纷对加多宝和广药王老吉均有不利影响。
（二）经验教训
1、无论作为许可人还是被许可人都应重视企业内部的合规管理，避免出现用非法手段获得许可协议的问题。虽然许可协议的无效对作为侵权主体的加多宝影响更大，但仲裁和诉讼的漫长过程对于广药一方而言也是不利因素。
2、被许可人在被许可使用的商标打开市场之后，也应尽快发展和培育自有品牌、不能一味依赖他人商标。
四、共性问题
上述三个案件都是因签订商标许可协议后双方关系破裂而引发的纠纷。当许可人与被许可人之间原本良好的合作关系破裂时，若商标许可协议有效且尚未到期，则许可人一方较为被动，面临着暂时无法收回商标、不得不接受被许可人生产的带有该商标的产品继续在市场上与许可人产品并存的局面，协议中如果还包含分割市场的内容则对许可人的影响更大（“露露”案）；若商标许可协议已经到期、或因为违反《合同法》第五十二条而无效，则被许可人较为被动，面临着因侵犯商标权而产生的巨额赔偿，且不得不更换新的商标、失去多年来积累的商誉（“红牛”、“王老吉”案）。
让一个知名品牌陷入纠纷之中，对于双方的商誉和经济利益而言都是有损伤的。例如消费者通过媒体报道了解到加多宝和广药王老吉的纠纷后，在选购凉茶时就会考虑这一产品是“正品”还是“山寨”的问题，这就为品牌蒙上了一层阴影。而且由于双方产品通常差异性较小，一旦由合作变成竞争，往往会采取价格战的方式、最终形成两败俱伤的局面。
五、商标许可的风险防范
（一）注意内部风控和合规管理、严格商标许可协议签订的审核流程，确保商标许可协议的合法有效（如审核对方有无签约权限、严格内部管理以避免回扣问题等）。
（二）涉及商标使用权的协议条款应当尽可能使用清晰明确的语言，明确约定是许可还是转让等关键性问题，避免模糊的用语为日后纠纷埋下伏笔。
（三）商标许可协议签订后应及时进行备案。根据《商标法》第四十三条，商标使用许可未经备案不得对抗善意第三人。
（四）如双方因商标许可问题产生争议、无法通过协商解决，应及时通过司法或仲裁方式解决纠纷，避免权利义务长期处于不确定、悬而未决的状态，尽可能使损失最小化。
（五）作为许可人，在商标许可协议的撰写方面应注意：
1、在许可协议中明确具体商标、许可的类型（独占许可、排他许可、普通许可）、地域范围、许可期限、产品质量要求等重点问题。由于独占许可会使得权利人自己也无法使用该商标，进行独占许可应特别谨慎。另外，应尽量避免签订无限期的商标许可使用协议，将许可期限控制在合理的范围内。
2、在许可协议中就禁止抢注相同或近似商标的问题与被许可人作出明确约定，并明确相应的违约责任。进一步地，还可考虑在协议中对被许可人在其他知识产权和竞争法相关的方面进行限制，如要求被许可人不得将商标产品的包装设计申请为立体商标或外观设计专利、不得将商标作为被许可人公司或其子公司商号等。
（六）作为被许可人，首先要认识到采取许可模式对于被许可人而言所固有的风险性。被许可人对一个商标的推广和维护的贡献无法让其取得商标权，许可期限届满后如无法续期，被许可人损失很大。
1、在商标许可协议的撰写方面：应当在许可协议中约定被许可商标的及时续展，并追求较长的许可期限，以保证使用商标的稳定性。对于被许可使用的商标发生转让时许可协议的效力问题，《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定：“注册商标的转让不影响转让前已经生效的商标使用许可合同的效力，但商标使用许可合同另有约定的除外。”因此对涉及商标转让的问题无需特别约定，但是为尽可能避免双方出现争议、被许可人也可要求在许可协议中作出明确约定。
2、在商标许可期限内应尽快发展和培育自有品牌。若是出于客观原因无法在许可期限内投入较大成本来发展自有品牌，至少也应在许可协议终止前准备好有效注册的自创品牌商标，以保证在无法续期时能够顺利推出新产品。
主要参考文献：
1. (2018)京民初166号民事判决书
2.（2014）粤高法民三初字第1号民事判决书
3.（2018）最高法民终1215号民事裁定书
4. (2013)承民初字第00248号民事判决书
5. 河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼的公告（公告编号：2018-033）
6. 河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告（公告编号：2019-026）
7. 河北承德露露股份有限公司重大诉讼进展公告（公告编号：2020-001）
8. 河北承德露露股份有限公司关于重大诉讼的公告（公告编号：2020-014）
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：庄辉 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
注：原文链接：从“红牛”、“露露”、“王老吉”商标纠纷看商标许可的风险防范（点击标题查看原文）
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