专利权权属纠纷裁判要旨汇总

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作者：方婧 

原标题：专利权权属纠纷裁判要旨汇总

根据我国《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。

职务发明创造申请专利的权利属于该单位。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。

据此，我国的现行专利制度为了能充分激发科学技术研究人员的积极性和创造性，并未笼统地将利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造的专利申请权和专利权归属于单位，而是以当事人的意思自治作为第一层次的考虑，即如果单位与发明人之间有约定，从其约定。

然而，在司法实践中，单位与员工未约定权属或权属约定不明存在歧义的情况却不胜枚举。笔者以专利权权属纠纷为案由，整理了我国近年来关于同类案件的裁判要旨。

司法实践中，引发专利权权属纠纷的主要三大事由及基础法律关系为：

（一）因职务发明而引发的专利权属纠纷，争议双方之间存在雇佣或者临时雇用的基础法律关系；

（二）因合作技术开发而引发的专利权属纠纷，争议双方之间存在委托技术开发或者合作技术开发的基础法律关系；

（三）因非法接触取得而纠发的专利权属纠纷，一方取得另一方的技术成果并申请专利，也可能引发专利申请权或者专利权权属纠纷。

（一）、因职务发明而引发的专利权属纠纷裁判要旨

1、职务发明创造的三种认定情形：

我国《专利法》第六条及《专利法实施细则》第十二条规定了三种认定职务发明创造的具体情形，即必须具备以下条件之一：

（1）主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造。包括主要利用本单位的资金、设备、零部件、原材料或者不对外公开的技术资料等作出的发明创造；

（2）执行本单位的任务所完成的发明创造；

（3）劳动关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

2、在职期间的职务发明

其中，以上第1种及第2种情形，通常是指“在职期间的职务发明”；判断是否属于在职期间的职务发明，法院通常从以下几个方面进行分析和裁判：

（1）是否符合法律规定的职务发明的主体身份问题：

即要看争议专利的专利权人与单位是否成立劳动关系

（2）争议专利的专利权人在单位工作期间执行单位工作任务的具体内容：

即争议专利的专利权人是否担任过相关技术项目的负责人，或参与过相关技术项目的研发工作，或有可能接触到相关技术资料与信息

（3）诉争专利的技术方案与该专利权人执行单位任务所完成的发明创造所涉及的技术方案是否相关联：

这同时也是判定一项专利是否属于职务发明的关键问题。

（4）单位与诉争专利权利人之间对于职务发明权属是否存在约定：

比如双方是否在劳动合同或知识产权协议中约定，在工作期间，为完成公司工作任务或主要是利用公司的物质条件所完成的作品或发明创造，均属于职务作品或发明。

其产生的知识产权属公司所有，员工承诺放弃除署名权之外的其他一切权利。如果存在前述约定，则员工离职后1年内申请的专利如果是在公司工作期间与他人共同为完成工作任务所完成的发明创造，则所产生的知识产权除署名权外应当属于公司所有。

（参考案例：广东省高级人民法院（2018）粤民终2162号）

3、离职后的职务发明

（1）法律要件：

属于前文中提到的第3种情形即“劳动关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”需要满足的法律要件是：

A.劳动关系要件：发明人与单位存在过劳动关系；

B.时间关系要件：即诉争专利是自发明人离开单位一年内作出；

C. 关联性要件：离职员工在职期间是否参与研发工作；离职员工申请的专利与原单位专利的关系，即诉争专利要解决的技术问题是否与之前从事的工作密切相关；离职员工能否接触到相关研发资料。

（参考案例：广东省高级人民法院（2018）粤民终2262号）

（2）技术关联性区别：

要注意的是员工离职后的职务发明创造的要求与在职期间的职务发明创造的要求是不同的，在职期间的职务发明创造显然是在职期间已经完成的技术方案，而离职后的职务发明创造的证明标准是与本职工作有关即可，并不要求技术方案已经完成。

（参考案例：广东省高级人民法院（2018）粤民终2024号）

同时，考量涉案专利与离职员工之前承担的本职工作或者公司分配的任务的关联性时，不应将本职工作或分配的任务机械、狭隘地理解为仅限于研发工作，也不应将职务发明创造的主体限定于研发人员，应综合考量离职员工在公司期间承担的本职工作性质，实际执行本单位任务的内容。

（参考案例：广东省高级人民法院（2017）粤民终2783号）

4、非职务发明的裁判要旨及举证规则：

非职务发明的认定，关键在于认定相关发明创造并非执行本单位的任务或利用发明人所属的工作单位的物质技术条件完成的。

对于非职务发明的认定，属于对消极事实的认定，通常不应由主张该消极事实存在的一方当事人承担积极的举证责任，而应当由否定该消极事实的另一方当事人承担积极的举证责任。

但是，若否认相关发明创造为非职务发明创造的一方当事人已经提交了初步反驳证据的情况下，主张相关发明创造为非职务发明创造的一方当事人则应当另行提供证据，证明对方的反驳证据不能起到证明目的。

也就是说，主张不是执行本单位的任务或利用所属的工作单位的物质技术条件完成的发明创造的事实、认为相关发明创造为非职务发明的一方当事人，在对方当事人提供了有效的反驳证据的情况下，有义务提供进一步的证据用以支持其事实主张。

若在对方当事人提供了反驳证据而使发明创造的性质无法确定，则根据民事诉讼优势证据规则，应当认定提出非职务发明创造主张的一方当事人未履行其举证责任，并进而承担相应的不利后果。

（参考案例：北京市高级人民法院（2018）京民终477号）

（二）、因合作技术开发而引发的专利权属纠纷裁判要旨

根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。

其中，技术开发合同，是指当事人之间就新技术、新产品、新工艺或者新材料及其系统的研究开发所订立的合同，包括委托开发合同和合作开发合同。

认定当事人所签合同是否为技术合同，关键是要审查合同约定的主要权利和义务是否含有技术内容或技术方案，即是否表现为一方利用科学技术知识、信息和经验为他方开发或转让技术成果，或提供技术上的支持、服务或咨询，帮助他方解决技术难题等。其内容及形式要件包括：

一是从形式上看，要具备技术开发合同的一般要件，例如研发的内容、研发的预期成果、交付时间、研发经费的数额及支付结算方式、技术及资料的保密流程、技术成果的归属、验收方式及违约责任等；

二是从内容上看，须体现出具体的委托技术开发内容，如具体开发何种技术、研发经费、权利如何归属等信息。

（参考案例：最高人民法院（2019）最高法知民终619号）

1、协议中有明确约定的情形：

即合同双方当事人如果在协议书中对技术范围已有明确具体约定的，应当依据该约定判断涉案专利所请求保护的技术方案是否被包含在涉案协议书约定的技术范围之内，从而确定专利权或专利申请权的归属。

2、协议中无明确约定的情形：

如果合作双方只是在协议中笼统地约定“双方合作研发产品知识产权归甲乙双方所有”，法院裁判此类案件的要旨是：只有“合作研发”才能主张共有权。即应考虑以下因素：

（1）在合作研发中合同相对方是否履行了合同义务；

（2）从诚信原因解释，合同相对方在“合作研发”中提供的支持和帮助应该是实质性的，而非仅仅参与研发或提供一般性的技术支持；

（3）考察合同相对方是否在技术支持上做出了实质性贡献，应考虑其所提出的技术方案是否具备新颖性，提供不具备新颖性的技术方案只能视为提供了技术参考，不宜认定为“实质性贡献”；

（4）技术方案新颖性的判断，参照《专利法》第二十二条规定，即技术方案不能是现有技术也不能是构成抵触申请的在先申请技术。

（参考案例：最高人民法院（2019）最高法知民终836号）

3、对合作协议的条款理解有争议的情形：

法院裁判要旨为：

（1）从争议条款本身分析，考量相关条款约定的是技术保密义务，还是技术的权利归属问题，如果是对双方当事人相关知识产权现状的认可，则不能以此认定为权利归属条款；

（2）从合同体系上分析，考量是否有其他条款可以佐证争议条款系技术归属的约定条款，是否存在关于技术归属的合理对价约定，是否符合常理；

（3）从交易习惯上分析，技术归属的约定通常属于重要权利处分，往往会以明确、清晰的意思表示作出，往往会伴随着双方的磋商、谈判过程。在没有明确技术归属合理对价和其他任何配套条款的情况下，仅以一句并不明确的约定就认定其有技术归属或技术转让的意思，不符合交易习惯。

（参考案例：广东省高级人民法院（2017）粤民终2968-2976号）

（三）、因非法接触取得而引发的专利权属纠纷裁判要旨

这种情形通常表现为专利抄袭。法院在审理此类案件时，重点审理：

1.被控侵权人是否有可能接触被抄袭的技术方案；

2.被控抄袭专利与被抄袭方在先技术对比是否具备实质性特点。

在被控侵权人接触被抄袭的技术方案的前提下，如果被控抄袭专利与被抄袭方技术方案对比不具有实质性特点，则应当认定被控侵权人未对被抄袭专利作出创造性贡献，构成了专利抄袭。

反之，如果被控抄袭专利与被抄袭方技术方案对比具备实质性特点，则应当认定被控侵权人对于体现实质性特点的技术特征作出了创造性贡献，但是二者相同的部分仍然构成对被抄袭方的抄袭，除非相同的部分属于现有技术。

其中，关于无实质区别的认定标准为：在专利申请日前，争议专利技术方案在已有技术文档中，或已明确记载或被隐含公开，或仅是在被抄袭方技术方案的基础上无需付出任何创造性劳动即可获得，与被抄袭方技术方案无本质区别。

争议专利技术方案与被抄袭方所提供的比对技术之间在部分技术特征上完全相同以及在其余技术特征上无实质性差异或属无需创造性劳动的简单替换，均属于无实质区别。

（参考案例：上海市高级人民法院（2018）沪民终541号）

【其他问题】

1、利用财政性资金设立的科学技术基金项目所形成的专利权权属：

专利申请权原则上属于发明人，但也应考虑到职务发明、法律的特别规定、当事人约定等归属不同的具体情况。

职务发明创造的专利申请权除当事人之间有约定的情形外，原则上应属于单位。

利用财政性资金设立的科学技术基金项目所形成的发明专利权，除涉及国家安全、国家利益和重大社会公共利益的外，由项目承担者依法取得，专利权属于项目承担者。

（参考案例：山东省潍坊市中级人民法院（2011）潍知初字第1号）

2、专利权权属的诉讼时效：

在司法实践中，不少被诉方会以已过诉讼时效作为抗辩事由。需要注意的是，关于专利权权属的诉讼时效，其起算时间为从涉案专利专利权终止之日或侵权行为终止之日起计算。

3、发明人的举证问题：

在专利权权属纠纷案件中，被诉方往往会提供专利登记簿副本，用来证明案涉专利的专利权人。

由于国家专利行政管理部门对申请文件中记载的发明人并不进行实质性审查，专利证书上关于发明人的记载并非具有绝对的证据效力，因此，在对方提出相关证据予以反驳的情况下，主张其为专利权人的一方当事人仍然应当提交其他证据对其诉讼主张加以证明。

（参考案例：北京市高级人民法院（2018）京民终522号）

4、高频法条：

《中华人民共和国专利法》第六条

《中华人民共和国专利法》第八条

《中华人民共和国专利法》第十五条

《中华人民共和国专利法实施细则》第十二条

《中华人民共和国专利法实施细则》第十三条

《中华人民共和国合同法》第三百二十九条

《关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条

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作者：方婧 

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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