面对“抢注商标”的热潮，商标代理机构该何去何从？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：苟红东宝鸡市知识产权局

原标题：改变思维适应新时代商标法对代理机构监管变化

鼠年春节期间，因为一场新冠肺炎病毒的扩散并形成全世界范围内的大瘟疫，全体中国人民“窝”在家里度过了一个难忘的春年，人们每天最关心的就是疫情的扩散情况和确诊病例人数变化。各种媒体新闻铺天盖地而来，知识产权界也很热闹，从防控用品知识产权分析到治疗新药瑞德西韦专利之争，过几天总有一个热点问题会在IP界微信朋友圈刷屏。

近期知识产权圈内最引人注目的事件莫过于被网友斥责为吃人血馒头抢注“李文亮”商标事件。在举国抗击疫情的战争中，涌现了大量英雄人物和热点名词，这些英雄人物和热点名词被人们津津乐道和传颂，就有一些颇有“知识产权意识”的人动起了歪心思，企图将这些知名度高的名词抢注为商标或想在商品和服务中使用或待价而沽，仅据国家知识产权局公布的消息，新冠疫情发生后，与疫情相关的“李文亮”、“雷神山”、“火神山”等文字被抢注商标就有1580件，国家知识产权局及时对这些商标实施管控并转交地方市场监管部门依法查处。

目前已经有上海、北京、广东，浙江等近十个省市对代理这些商标注册的商标代理机构进行了查处，尤以北京市朝阳市市场监管局对恶意抢注“火神山”等涉疫情商标的行为顶格处罚10万元引起知识产权界震动，这是新商标法实施以来监管部门首次对商标代理机构因禁用条款（不得注册商标的事项）进行处罚，而且是定格处罚，又赶上疫情防控期间蹭热度，该事件在知识产权代理机构中引发了讨论热潮。

就连笔者原以为知识产权意识普遍不高的西部城市宝鸡市，也接到了上级转来要求查处代理“火神山”商标注册的文件，在约谈该机构负责人中负责人也觉得很委屈，对无意中撞了高压线也是很后悔和迷茫。笔者在处理该案过程中研究了我国商标法变化，结合国家商标政策的调整，就引发该事件的深层次原因做以分析和反思，同时就商标代理服务机构和人员如何避免违规提出一些建议。

一、引发“抢注商标”热潮深层次原因分析

“商标抢注”主要是抢注以下四个方面内容：一是抢先注册别人未注册的商标；二是将别人已被公众熟知的商标或驰名商标利用地域差别、商品和服务类别区分等条件进行注册的行为；三是将他人在先权利抢注，即将他人的著作权、专利权、肖像权、企业名称权等其他在先权利作为商标申请注册行为；四是抢先把一些社会热点现象称谓、热门话题词语等进行商标注册。所谓“抢”即“夺”或“硬拿”，就是本不是自己的东西占为自己的，字面看就是非法行为，但“抢注商标”行为为什么这么普遍，人们并不觉得违法呢？我想原因大概有如下几点：

1、原商标注册制度漏洞惯性使得抢注习以为常。首先是“注册原则”导致抢注容易。2019年11月11日实施的商标法修改以前，商标注册制度遵循“注册原则”，将注册而不是使用作为取得商标权的途径。不要求申请注册的商标已经被实际使用或有真实的使用意图，这就在客观上为商标抢注提供了可能。此外商标使用条件过低，如法定商标的使用包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。这种对商标使用的过低的要求，造成抢注人只需很少的代价就能维持其注册商标，从而在客观上起到了鼓励商标抢注的作用。另外，原商标法对抢注行为没有处罚条款，仅仅通过审查环节依靠在先权利人主张驳回注册，抢注人和违规代理机构不会受到任何处罚，缺乏应有惩戒。

2、过去抢注商标常常作为商标意识高的正面事例宣传，导致社会不以抢注商标为耻。媒体上对商标抢注津津乐道，常常作为营销成功案例来讲，如7号网（www.qihaoip.com）2017年12月18日报道的十大被抢注商标的经典案例中，“胡润百富榜”被抢注为西服商标、“五一节”被抢注为电动车商标、“星光大道”被抢注为地板商标、“微软” 被抢注为卫生巾商标、“神舟五号”被抢注为农作物园艺产品商标，都是将他人在先权利或著名商标抢注为自己的商标，这些都是注册成功的案例，而且给权利人带来了较高的利益，这种借鸡下蛋的做法看起来很有“智慧”，在各种媒体和领导专家讲座中经常说到抢注人获益或被抢注人吃亏的事例，长久以往就给公众产生了抢注商标合法的误导。

3、商标抢注有利可图。商标抢注人大多属于主观恶意非常明显的，抢注后进行商标倒卖，索取巨额商标转让费，或者以“侵权”之名投诉、起诉以诈取赔偿，索要许可费。在没有规定注册商标以使用为目的法律环境下，抢注商标可以赚取丰厚的利润。记得笔者在讲座中也经常拿山东侯姓工程师花1000元注册“莫言醉”白酒商标，莫言获得诺贝尔文学奖后卖出1000万巨款的事例鼓励人们注册商标。

在长期宣传引导下，大部分人不认为抢注商标是违法行为，而是一件光荣还可能发财的事情，因此在企业界和代理机构中对抢注商标行为处于鼓励和放纵。虽然后来在2014年修改的商标法中规定了他人在先权利不得作为商标的禁用条款，但缺乏对代理机构的处罚，所以对代理机构而言，此禁用条款没有约束力，是否获权代理机构都收取了代理费，说不定驳回还可以再代理复审获利。我们所处理的违规代理“火神山”商标案件负责人是一个有十几年商标业务的专业人员，在约谈时坦陈，当时也考虑了在先权利这一条，但总觉得值得一试，大不了驳回而已。

二、商标代理机构要改变思维，适应新时代监管变化

首先是我国知识产权战略由抓数量转变为提高质量，强化保护，各级政府不再将专利、商标数量作为考评指标，取消了对专利申请、商标注册的奖励，过去那种一味追求数量的做法已经不能再延续了。其次，新的商标法最大变化要求注册商标要以使用为目的，而且要求代理机构对禁用条款履行告知义务，并增加了处罚条款。作为商标代理机构，要及时调整思维，积极适应新时代代理机构监管变化，除了商标代理中以诚信第一外，还需要做到以下几点，才能避免不被处罚。

1、提高政治敏感性，不代理危害社会公众利益和伤害民族感情的商标业务。

商标代理业务虽然是一个业务性性较强的工作，但因为涉及社会公众利益，商标代理机构和代理人也应该提高政治敏感新，对于法律规定的不能授予商标权的图案或文字，以及明显带有欺骗性，容易使公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的，或有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的的商标申请，应当拒绝为其代理注册。

2、提高法律意识，履行告知义务。

新修改的商标法第十九条除了规定商标代理机构应当遵循诚实信用原则，遵守法律、行政法规外，还规定委托人申请注册的商标可能存在本法规定不得注册情形的，商标代理机构应当明确告知委托人，特别是增加了“商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于不以使用为目的的恶意注册、和商标注册损害他人在先权利，不得接受其委托”的禁止性规定。为了使前述规定落到实处，目前商标法还规定对商标代理机构的前述违规行为由市场监管部门责令限期改正，给予警告，处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，处五千元以上五万元以下的罚款。这个处罚力度确实不轻，不仅要处罚机构，还要处罚负责人和业务承办人，所以代理人一定要履行告知义务，坚决杜绝违规代理，否则为了一点蝇头小利，不仅受罚，还会被列入失信名单，行业组织还要给予训诫，严重者还可能被国家知识产权局商标局注销商标代理资格。

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