恶意抢注的商标它“香”吗？滥用权利的行为有啥后果？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：陆晨 上海浦东法院

原标题：恶意抢注的商标它“香”吗？滥用权利的行为有啥后果？来看法院如何判决一起美国企业提起的确认不侵权案

IPRdaily消息：商标注册人明知他人在先使用的未注册商标有一定影响，而抢注商标的，可认为系不正当抢注。不正当抢注后违反诚实信用原则向相关平台投诉在先使用人，对在先使用人正当经营活动造成损失的，依法应当承担赔偿责任。

一、宝拉珍选的成长史

1994年11月，美国宝拉珍选公司由美国化妆品、护肤品专栏作家宝拉培冈在美国设立，并使用域名为paulaschoice.com的网站宣传其“PAULA’S CHOICE”产品。

2005年始，宝拉珍选公司许可颖文公司的法定代表人杨颖在淘宝平台开设宝拉珍选品牌店出售“宝拉珍选”“PAULA’S CHOICE”化妆品。

2009年7月23日，宝拉珍选旗舰店在天猫平台开办，由碧奥公司经营，销售宝拉珍选公司“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”品牌化妆品等。

▲ “宝拉珍选”产品

看上去一帆风顺是不是？

有没有感觉哪里不太对劲？

（一位知产大师说过）命运怎么可能轻易放过

一个没有进行商标注册的品牌。

2017年6月28日，开门红公司向天猫公司提起知识产权投诉，主张上述宝拉珍选天猫旗舰店侵犯其注册商标专用权。

这个开门红公司是哪里来的呢？怎么会有商标权？

原来早在2006年12月11日，案外人刘丽娟向国家工商行政管理总局商标局申请注册涉案第5778430号“PAULA’S CHOICE宝拉之选”商标，指定使用在第3类的肥皂、化妆品用香料、化妆品等商品上。2010年1月8日，刘丽娟将涉案商标转让给开门红公司。

▲ 第5778430号商标

既然这样，中外宝拉只能开战了，“战场”就定在了浦东法院知产庭。

2017年8月23日，宝拉珍选公司以开门红公司为被告向浦东法院提起确认不侵权之诉，认为其对“宝拉珍选”“PAULA’S CHOICE”商业标识享有善意、在先的合法权益，不构成侵害开门红公司注册商标专用权的行为。开门红公司所依据的涉案商标权利不稳定，已被国家商评委无效宣告。并且，开门红公司的投诉行为属于恶意抢注、恶意投诉的权利滥用行为，应当承担相应的民事责任。

2018年1月5日，开门红公司将以颖文公司、碧奥公司、天猫公司侵犯其注册商标专用权为由将三者诉至浦东法院。

二、战况如何？

▲ 庭审宣判现场

浦东法院在商标侵权诉讼中驳回开门红公司诉讼，在确认不侵权诉讼中判决：原告的行为不构成商标侵权，开门红公司赔偿美国宝拉珍选公司经济损失人民币20万元及为维权支出的合理费用人民币17.3万元，合计人民币37.3万元，并在《经济日报》发表声明，消除因实施涉案行为给美国宝拉珍选公司造成的不良影响。

三、为什么有商标权的公司反而败诉？

因为：

（一）颖文公司、碧奥公司的行为属于《商标法》规定的在先使用；

（二）开门红公司的行为构成不正当抢注。

那么什么叫在先使用？为什么在先使用这么牛可以对抗商标权？

（一）商标在先使用抗辩的成立条件

《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。

在侵权诉讼中，被告颖文公司、碧奥公司抗辩称其行为属于《商标法》第五十九条第三款规定的在先使用。对此，浦东法院认为，商标在先使用抗辩的成立应当同时满足以下条件：

① 使用相同或者近似商标时间在先。涉案商标申请日为2006年12月11日，而宝拉珍选公司标注“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”商标的商品在2005年4月起就开始在我国销售，故使用商标时间在先。

② 在相同或者类似商品上在先使用。宝拉珍选公司在我国销售的“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”精华液、洁面乳、眼霜等商品与涉案商标核定使用的化妆品商品构成类似。

③ 先使用相同或者近似的标识。涉案商标“PAULA’S CHOICE宝拉之选”的英文部分与宝拉珍选公司的“PAULA’S CHOICE”完全一致，中文部分与英文意译亦基本相同，两者构成近似。

④ 在先使用具有一定影响。2006年12月11日前，宝拉珍选公司“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”商品就通过销售以及宣传等在我国护肤品、化妆品业内具有一定影响。

⑤ 原有范围内使用。自2005年4月起，宝拉珍选公司“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”商品在我国销售后，未延展使用至其他商品类别，也未超出原有的地域范围和使用方式，故属在原有范围内使用。

综上，浦东法院认为，颖文公司、碧奥公司的在先使用抗辩成立。

那么什么叫不正当抢注？为什么不正当抢注的商标权这么弱，还要承担赔偿责任？

（二）不正当抢注的认定

《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。因此，商标注册人明知他人在先使用的未注册商标有一定影响，而抢注商标的，可认为系不正当抢注。

浦东法院综合考虑了以下因素来认定注册人是否构成不正当抢注：

① 在先使用商标的知名度。如前所述，宝拉珍选公司对“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”商标不仅使用在先，并且在与涉案商标核定使用的化妆品商品类似的精华液、洁面乳、眼霜等商品上具有了一定的知名度和影响力。

② 注册商标人申请及使用注册商标的合理性。“PAULA’S CHOICE”“宝拉珍选”含义与宝拉珍选公司创始人宝拉培冈姓名与商标含义存在强关联性，宝拉珍选公司使用上述商标存在合理性，而开门红公司对涉案商标含义无法作合理解释。

③ 商标注册人申请注册商标的使用意图。涉案商标申请人为自然人，后又转让给原告，在案证据显示，上述自然人及原告均无化妆品及护肤品生产、销售经验及技术能力。同时，上述自然人与原告在案外还申请注册了一定数量商标。上述事实表明，原告申请注册涉案商标时并不具有真实的使用意图。

④ 商评委对注册商标的无效宣告裁定及相关行政判决。本案中，国家工商行政管理总局商标评审委员会裁定以及一审行政判决认定原告申请注册涉案商标的行为已构成《商标法》第三十二条规定的“不正当抢注”的情形而予以商标无效宣告。

综合考虑以上事实，浦东法院认定开门红公司申请注册涉案商标的行为是对宝拉珍选公司在先使用并具有一定影响商标的恶意抢注。开门红公司申请注册涉案商标、获准注册后向天猫公司投诉颖文公司、碧奥公司正当经营活动明显违反了诚实信用原则，属滥用权利的行为。宝拉珍选天猫旗舰店的商品因开门红公司的投诉下架，原告分销商也因投诉停止或减少分销活动，开门红公司恶意抢注以及滥用权利行为给原告造成了经济损失。

最终

浦东法院支持了美国宝拉珍选公司的确认不侵权诉讼，并综合考虑宝拉珍选公司因侵权、投诉等经营受到影响情况、开门红公司抢注以及滥用权利行为恶意明显，过错程度较高等因素，作出上述判决。

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作者：陆晨 上海浦东法院

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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