浅谈专利侵权中的“举证责任倒置”

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：李洪峰

原标题：浅谈专利侵权中的“举证责任倒置”

在侵权责任纠纷中，一般采用“谁主张，谁举证”的举证责任分配原则，但特定条件下，有时为了获得实质上的正义或公平，举证责任亦会进行倒置，其中涉及新产品制造方法发明专利纠纷就是举证责任倒置的法定情形之一。此种情形下，不是由权利人举证被控方法侵权，而是由被诉侵权人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。

《中华人民共和国专利法》第六十一条第一款规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”，考虑到新产品或者新产品的制造方法在专利申请日前，不为国内外公众所知悉，制造同样产品的单位或者个人使用专利方法的可能性较大，而与制造相关的证据主要处于被诉侵权人的绝对掌控区域内，导致专利权人通常难以自行取得证据，从而发生举证不能，这样导致此类的发明创造将不被专利法真正保护，这是与专利法的立法宗旨是相悖的。作者将通过对专利法第六十一条的解读并结合实际案例来探讨“举证责任倒置”原则在专利侵权判定中的适用。

一、“新产品”的判断

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定:“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于专利法第六十一条第一款规定的新产品。”北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》第112条规定：“专利法第六十一条规定的“新产品”，是指在国内外第一次生产出的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。

“新产品”的判定标准并无具体释明，其与专利申请实质审查中的“新颖性”、“创造性”有何区别？实务中也有不同的观点，新产品若是要达到“新颖性”、“创造性”的判断标准，对于证明人来说是否过于要求严苛？由于对于消极事实举证困难，理当不应让证明人完全承担，但也不能违背民事诉讼法中举证的程序规定，北京高院认为，权利人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其尽到举证责任。而初步证据明显是与“新颖性”、“创造性”判断所依据的证据不同，因此关于“新产品”的“度”在实务中如何把握是一个亟待厘清的。

在（2019）冀知民终11号案例中，涉及一种箱包图像喷绘方法发明专利纠纷，河北省高级人民法院认为从本案专利文件、专利审查意见通知书和宣传文章等证据看，在此专利申请之前，在箱包上喷绘图案已经出现，涉案专利并非新产品的方法专利。在（2019）赣民终210号案例中，本案涉案发明专利为“一种多功能塑料书写纸板及其制作方法”，被诉侵权产品为水写布，二审法院认为：“被诉侵权人不能提供其被诉侵权产品的合法来源，一审法院认定应由被诉侵权人承担证明其被控侵权产品制造方法不同于案涉专利方法的举证责任并无不当。”此案中，江西省高级人民法院并未要求专利权人证明“新产品”，而是由该授权专利包含产品权利要求进而默认为“新产品”。但最高人民法院在(2018)最高法民申4149号判决中认为，权利要求1为产品权利要求的情况下，权利要求3-5作为制造方法权利要求并不能直接推定权利要求3-5为新产品的制造方法。在（2018）最高法民再63号案例中，对于该发明专利纠纷，一、二审法院认为，涉案专利提供一种新的密码锁防伪盖的对码生产方法，通过该专利方法制造的密码锁防伪盖，在质量与性能上与申请日前同类产品具有明显区别，并且专利权人提供了由贵州省经济贸易会出具的新产品鉴定意见书和贵州省科技厅出具的科学技术成果鉴定证书(后被登记为应用技术类科技成果证明)，据此两审法院认定密码锁防伪盖属于我国专利法规定的新产品。最高法再审认为，根据涉案专利说明书“背景技术”部分的记载，防伪密码锁瓶盖并不属于市场上此前未出现过的新产品，涉案专利并非制造新产品的方法，而是主要解决“将瓶盖上的防伪编码与瓶盖的开锁密码进行绑定”的问题。由此可见，关于涉案专利产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组份、结构或者其质量、性能、功能方面是否有明显区别，应该从产品本身实际解决的技术问题来考虑。本案中，密码锁防伪盖其本身质量、性能或功能在于提高防伪性，而将瓶盖上的防伪编码与瓶盖的开锁密码进行绑定并非使之与已知产品产生明显区别，其实打一比方更好理解，比如笔记本电脑由XP系统更换为windows系统，而该笔记本电脑并非新产品。

二、“制造方法”的判断

产品制造方法是指制造某种产品的方法，一般是通过设定一定条件、使用特定的装置设备并按照特定的工艺步骤使某种物品如原材料、中间产品在结构形状、形状或物理化学特性上发生变化并形成新的产品的方法。一般来说，专利技术方案分为产品技术方案和方法技术方案，方法技术方案又可以分为产品制造方法和操作使用方法。

在（2019）豫民终408号案中，专利权人主张的是被诉侵权人对其专利独立权利要求6专利建筑方法构成侵权，河南省高级人民法院认为该建筑方法是一种操作方法，而不是新产品，更不是新产品的制造方法。在授权专利中我们可以看到，独立权利要求5是：“一种如权利要求1-4所述的整体承重保温墙板的生产工艺，其特征在于：先焊接钢筋网架，……”，该权利要求保护的是产品的制造方法，至于该产品是否“新产品”以及被诉侵权产品的制造方法是否落入其保护范围另论，总之专利权人在引用权利基础上应承担相应的证明责任，否则举证不能，将产生于己不利的后果。在(2018)最高法民申5023号案中，涉案专利为“用于控制轨道车运行的方法及控制系统”，要求保护一种控制轨道车运行的操作方法和控制系统，并非产品的制造方法，从发明名称来看，该发明创造包含一种方法技术方案和一种产品技术方案，而该方法技术方案实际上是一种操作使用方法，而涉及的产品包括“轨道车”和“控制系统”均未提及制造方法。在（2019）沪民终68号案中，涉案权利要求所记载的技术特征均系对“一种用于提高特定P2P终端下载效率的方法”的描述，故上诉人在本案中主张的涉案专利为方法专利，并非产品专利。进一步分析可知，涉案专利技术方案包括有时间过程要素的活动，应是一种将产品用于特定用途的方法权利要求，其非制造方法，当然不适用“举证责任倒置”。

总之，区分是否属于制造方法至关重要，一般来说，方法权利要求是一种活动，有制造方法、使用方法、通信方法、处理方法以及用途方法。此外，方法特征亦可用于限定产品，其权利要求保护的主题仍为产品，这一点在判断时，应值得注意。

三、举证责任分配

（1）专利权人

“举证责任倒置”是有前提条件的，北京市高级人民法院《专利侵权判定指南(2017)》第一百二十二条第三款规定:“是否属于新产品，应由权利人举证证明。”另根据《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》的规定，新产品的证据可以是：①该产品在某一国家被授予专利权的证明，但最高人民法院在(2018)最高法民申4149号判决中认为，权利要求1为产品权利要求的情况下，权利要求3-5作为制造方法权利要求并不能直接推定权利要求3-5为新产品的制造方法；②相关部门出具的检索报告，比如任何人都可以请求国家知识产权局专利检索咨询中心出具专利检索报告。

此外专利权人还应提供被诉侵权产品与依照专利方法直接获得的产品相同的证据，此类证据可以是：①司法鉴定中心出具的鉴定报告；②被控侵权产品的产品说明书。专利权人提交证据初步证明该产品属于专利法规定的新产品的，视其进到举证责任。（2018）苏民终890号案中，江苏省高级人民法院认为，适用举证责任倒置其前提为产品是相同的，但本案中，被控侵权设备在机械构造等方面与专利权人专利技术方案并不相同，故不能适用上述规定。

因此，专利侵权纠纷案件涉及新产品制造方法发明专利权，且专利权人要求举证责任倒置的，应提供如下证据：

①依照专利方法制造的产品是新产品的证据；

②被请求人制造的产品与采用专利方法制造的产品相同的证据。

同时，《专利侵权纠纷行政裁决办案指南》给出了“依照专利方法直接获得的产品”的含义，并举例说明：

如说明书中公开的制备方法是：原料A与B反应形成C，C经过转化形成D。

情形1

权利要求为：产品D的制备方法，其特征在于由A与B反应形成C，然后C转化为D；

情形2

权利要求为：产品C的制备方法，其特征在于由A与B反应形成C，然后C转化为D；

情形3

权利要求为：产品D的制备方法，其特征在于包括使A与B反应形成C的步骤；

分析与评述：

情形1中，权利要求主题名称中的目标产物与最后一个工艺步骤获得的产物完全一致（均为D），此时，该制备方法权利要求直接获得的产品应当是D。

情形2中，权利要求主题名称中的目标产物为C，但工艺步骤特征中，C仅仅作为中间产品存在，C还通过另外的步骤转化为产品D。此时，如果将C视为该制备方法权利要求直接获得的产品，将会导致在解释权利要求时实质上忽略将C转化为D的步骤，这显然与解释权利要求的一般性规则相违背。因此，该制备方法权利要求直接获得的产品应当是D。

情形3中，权利要求的工艺步骤特征不完整，仅仅包括得到中间体C的步骤，缺少由中间体C转化为最终产物D的步骤描述，由此导致主题名称中的目标产物与工艺步骤得到的产物表面上不完全一致。此时，如果说明书中已经明确C通过常规的方法转化为D，则结合该说明书的内容和本领域技术人员的通常理解，将该制备方法权利要求直接获得的产品理解为D应当是合理的。但是，如果说明书中未明确C是如何转化为D的，并且也无证据表明 C转化为D的方法为公知技术，此时，即便结合说明书的内容和本领域技术人员的常识，也无法知道C如何转化为D，这种情况下，把该制备方法权利要求直接获得的产品理解为C应当是合理的。

如果专利权人未完成以上两项内容即“新产品”和“相同产品”的证明责任，则举证责任不能转移，被诉侵权人无须举证证明“其产品制造方法不同于专利方法”。

（2）被诉侵权人

在专利权人提供相应初步证据后，举证责任转移，被诉侵权人应当就其制造方法不同于专利方法进行举证，值得注意的是，被诉侵权人应当就其制造方法不同于专利方法举证，而不是提供证据证明使用不同于专利方法的另一方法也可以制造出相同产品。

四、总结

常言道：“打官司就是打证据”，在涉及新产品制造方法的专利纠纷中，应在理解法条及相关案例的基础上，确定各自的证明责任及证明标准，并进行证据收集，还应尽量收集证据来反驳对方的每一个待证事实，使其处于真伪不明，从而获取对己方有力的诉讼结果。

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作者：李洪峰

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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