多主体实施方法专利侵权判定的情和理

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作者：王宝筠集佳知识产权

原标题：多主体实施方法专利侵权判定的情和理

IPRdaily导读：2019年12月，最高人民法院知识产权法庭公布了一起针对多主体实施方法专利的侵权判决【1】（后文简称“判决”），该判决认定方法专利中的一个执行主体所对应的产品提供商构成专利侵权。这一判决结果立刻在业内引起热议。引发热议的原因在于，这一判决结果貌似突破了传统的专利侵权判定方式，在一些人看来实属“意料之外”。再考虑到多主体实施方法专利普遍出现于通信、互联网等热点技术领域，这一判决结果更是引起人们的广泛注意和讨论。本文认为，该判决貌似“意料之外”，实则在“情理之中”。本文结合上述判决结果，针对多主体实施方法专利侵权判定的“情”和“理”进行分析。

一、多主体实施方法专利侵权判定的“情”

多主体实施方法专利，也被称为多执行主体方法专利，由于该方法专利的权利要求中具有多个执行主体所执行的不同步骤，因此，在专利侵权判定中，被诉侵权方通常都会声称其作为该方法多个执行主体的其中之一，仅仅执行了该方法权利要求中的部分动作，并不满足专利侵权判定的全面覆盖原则，因而并不构成专利侵权。一旦被诉侵权方的上述理由成立，则会出现被诉侵权方通过其销售给用户的设备获利但并不构成专利侵权的情况。而对于多主体实施方法专利的专利权人而言，其手上徒有专利权，但却并不能针对侵害其权益的被控侵权人有效行使权利，从而使得该专利权成为一纸空文，这显然是不公平的。正如“判决”中所指出的那样，这种不公平使得专利权人的合法权益无法获得保护，影响了通信领域的可持续创新和公平竞争。这将导致无法实现《专利法》“保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造，促进科学技术进步和经济社会发展”这一立法宗旨，无法实现《专利法》的立法“情怀”。“判决”在进行专利侵权判定时考虑到了这一“情怀”因素，而这一“情”的因素也是多主体实施方法专利侵权判定中所应考虑的。

多主体实施方法专利侵权判定被人们广泛关注，很重要的原因在于这样的方法专利为数众多。从领域上来看，作为当前的热点技术领域，通信、互联网领域的方法绝大多数都为多个主体间相互交互的方法。针对这样的方法，正如判决中指出的那样，往往只能撰写成为需要多个主体的参与才能实施的方法专利【2】。如果这样的方法专利都会如上文所分析的那样在侵权诉讼中无法发挥效力，那么，大量的现存专利的价值将大打折扣，专利权人之前在技术研发、专利申请上所进行的投入也都将付之东流。这是多主体实施方法专利侵权判定被专利申请人广泛关注的原因，同时也是进行该判定时理应考虑的“实际情况”，此所谓多主体实施方法专利侵权判定所应考虑的第二个“情”。

针对多主体实施方法专利在专利侵权判定中无法有效发挥作用的情况，有观点会认为，这是专利申请过程中权利要求撰写失误所导致的，由此产生的不利后果理应由专利权人来承担。本文认为，如能正确认识专利的内涵，即，专利的“实情”，则能发现上述观点有失偏颇。专利，尽管采用文字来表达其权利范围，但其本质仍然是一个技术方案。所谓权利要求的单侧写或多侧写【3】撰写方式，只是针对同一个技术方案的不同表述方式而已。在专利侵权判定中，文字表达仅是用以确定技术方案实质内容的工具，技术方案本身才是核心内容。如果针对同一个技术方案，采用了单侧写就能够判定构成专利侵权，而采用多侧写就不能判定专利侵权成立，这种重表达、轻实质的方式显然是本末倒置的，这将使得专利从一个以法律术语表现的技术方案，错误的被转变为纯粹的文字游戏，也和专利实质上保护技术创新的本质是相悖的。由此，在多主体实施方法专利的侵权判定中，应该考虑专利的技术本质，避免陷入文字游戏的误区，以专利的“实情”来完成侵权判定。此所谓多主体实施方法专利侵权判定中所应考虑的第三个“情”。

综上所述，对于多主体实施方法专利侵权判定而言，应当从《专利法》的立法“情怀”出发，考虑通信、互联网领域的专利申请“实际情况”、结合专利的本质是技术方案这一“实情”，在全面覆盖原则的基础上进行判断。

二、多主体实施方法专利侵权判定的“理”

多主体实施方法专利侵权判定除了要考虑上述的“情”，当然必须依照“理”来进行。即，应该按照《中华人民共和国专利法》（后文简称“《专利法》”）第十一条有关专利侵权的相关规定，严格遵循全面覆盖原则来进行专利侵权判定。本文后续结合“判决”，就多主体实施方法专利的侵权判定的“理”进行分析。

（一）有关侵权主体

1、产品提供商作为侵权主体的困难所在

针对方法专利侵权，《专利法》第十一条规定：任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。结合上述规定，抛开多实施主体方法专利中实施主体数量为多个这一因素不谈，仅是相关被控侵权对象的行为是否构成对于方法专利的“使用”，从而是否能够成为专利的侵权主体，就给专利侵权判定造成了不少困难，而这一困难往往是由于对专利方法的使用主体的错误以及片面理解所造成的。

通信、互联网领域的技术方案，往往涉及终端、服务器等设备，其方法权利要求的撰写往往也会以这些设备作为执行主体来进行描述。实际中，针对终端以及服务器的使用往往是由用户或者运营商来进行的，对于“用户”而言，其“使用”行为多数并不以生产经营为目的，因此，难以判定用户的行为构成专利侵权；而作为服务器的运行商，其行为尽管是以生产经营为目的的，但由于其通常是专利权人的实际客户或潜在客户，通常无法也不会作为被控侵权对象。专利权人发起侵权诉讼的被控侵权方通常为产品提供商，但产品提供商通常会辩称其仅仅提供了产品，并未执行专利方法中的动作，其行为并不构成对于方法专利的“使用”，因而并不是方法专利的侵权主体。然而如前文分析的那样，不论从利益的角度来分析，还是从竞争需要的角度来看，产品提供商都是专利权人在专利侵权诉讼中的首选被控侵权对象，如果基于产品提供商的上述理由而无法以其作为侵权主体来判定专利侵权，专利权人的侵权诉讼目标将无从实现。为此，专利权人曾尝试采用两种变相方式来实现以产品提供商作为侵权主体发起侵权诉讼。一种方式是通过帮助、教唆侵权来实现将产品提供商作为专利侵权的侵权主体。但此种方式要求产品提供商所提供的产品为实现方法专利的专用品，或者有明确的证据证明产品提供商教唆用户实施方法专利侵权。仅就“专用品”这一要求来说，实际上用该标准来判定构成帮助侵权就十分困难。所谓“专用品”，要求该产品仅具有实现方法专利的功能。正如“判决”中所指出的那样，他人很容易将一个专用于实现专利功能的产品上集成其他功能模块，从而使得其产品成为非专用品，由此使得基于“专用品”而判定产品提供商构成帮助侵权十分容易被规避。另一种方式是：以产品提供商针对其产品所进行的测试行为，来实现将产品提供商作为侵权主体判定其构成专利侵权。但是，正如判决所指出的那样，“仅认定被诉侵权人在测试被诉侵权产品过程中实施专利方法构成侵权，不足以充分保护专利权人的利益，因为该测试行为既非被诉侵权人获得不当利益的根本和直接原因，也无法从责令停止测试行为来制止专利方法遭受更大规模的侵害”。

那么，是否难以以产品提供商作为被控侵权主体来有效维护专利权人的权益吗？情况并非如此。实际上，产品提供商对于产品的配置行为就是对方法专利的“使用”，产品提供商由此即是方法专利的侵权主体。产品提供商声称其并未“使用”专利方法，实际上是对《专利法》第十一条“使用专利方法”中的“使用”进行片面性解读的结果。

2、“使用专利方法”中的“使用”应当包括对产品的配置、应用

所谓对“使用”的片面性解读，是将“使用”限缩解读为仅是“执行”。应该认识到，“使用”原属于一上位概念，“执行”只是该上位概念的一个具体实现形式而已。这首先能从辞典对于“使用”的解释中得到验证。《现代汉语词典》对于“使用”的解释为：“使人员、器物、资金等为某种目的服务”【4】。从上述解释可见，“使用”在动作层面的含义则是一种“服务”，通过各种形式所实现的“服务”均应在“使用”的含义范畴之内，而不应仅仅限缩于“执行”。其次，在相关司法解释中，实际上也并未将“使用”限缩解读为仅是“执行”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（后文简称“司法解释”）第十二条第一款规定，将侵犯发明或者实用新型专利权的产品作为零部件，制造另一产品的，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用行为。该司法解释将以专利产品作为零部件来制造另一产品的制造行为同样视作“使用”行为，而该制造行为显然并非是产品的运行、执行，而是一个对于产品的“应用”行为，由此也可以发现，在现行的司法解释中，“使用”的也并非仅是“执行”这一唯一的下位含义。

实际上，“使用专利方法”中的“使用”除了包括“执行”这一含义外，同样也具有“应用、配置”的含义。这从以下两个方面能够得到支持。

从专利权的法律属性来看，专利权属于财产权，这一财产权借助于《专利法》第十一条为专利权人所提供的垄断性经营权得以实现。显然，“经营”的手段各式各样，对于专利方法这一知识产品而言，对其最为直接的经营方式是将该方法应用或配置于相应的硬件产品中供使用者使用，从而通过提高产品功能的方式来获取利润。当以垄断性经营权为视角来理解方法专利侵权中的“使用”时，“使用”作为经营权的具体实现不但包括“执行”，还应包括上述的“应用或配置”。

从权利发挥的作用来看，知识产权在一般意义上被视为支配权【5】。支配权者，直接对于权利之标的，得为法律所许范围内之行为的权利也。支配权概有排他性，即使他人不得为同一行为也【6】。《专利法》第十一条所规定的内容，即是专利权作为支配权的排他性的具体体现。作为方法专利的专利权人，其在“法律所许范围内之行为”当然包括将专利方法配置、应用于相应的硬件产品上来加以使用，相应的，在《专利法》第十一条所规定的他人不得为的同一行为，自然也应包括该行为。由此，《专利法》第十一条中针对专利方法的“使用”，从专利排他属性来看，也自然应该包括“应用、配置”这一含义【7】。

基于上述分析，《专利法》第十一条中有关“使用专利方法”中的“使用”也应包括将专利方法在产品上予以“配置、应用”的行为，在此情况下，产品提供商正是进行了此种行为，构成了对专利方法的“使用”，故而可以将产品提供商作为方法专利的侵权主体。事实上，“判决”对此进行了清晰的说明。“判决”指出：“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。”

（二）有关是否构成全面覆盖的判断

全面覆盖原则无疑是专利侵权判定所必需遵循的判定原则。全面覆盖原则要求被控侵权方只有在实施了方法专利独立权利要求中的所有动作方构成侵权，而对于多主体实施方法专利而言，其方法专利中涉及多个执行主体，因此造成被控侵权方多会声称其仅仅和方法中的某一执行主体相关，并未执行方法专利中的所有动作，因此并不构成专利侵权。在“判决”所涉及的侵权诉讼中，被控侵权方即以此为由辩称其行为并不构成专利侵权。

本文认为，被控侵权方的上述观点，其实是混淆了方法专利中的执行主体和侵权主体的概念，在正确区分这两个概念的基础上，如果侵权主体（即被控侵权方）实现了“控制”方法专利中多个执行主体完整实现方法专利权利要求的技术方案，则侵权主体的行为符合全面覆盖原则的要求，构成专利侵权。

1、侵权主体和执行主体的区分

应该认识到，执行主体只是方法专利权利要求所保护的技术方案中的动作主体，而侵权主体则是对该技术方案的使用方，该使用方当然不是动作主体，而是动作主体的控制方。我们不妨以一个简单的例子来说明这一问题。设想一个方法专利是由基站、网关等设备所实现的方法，在该方法中分别以基站、网关作为主语来描述其所执行的动作，这些设备是该方法中所包括的动作的执行主体。在专利侵权诉讼中，当然不会以基站、网关这样的客观的实体设备来作为侵权主体。即使是将“使用专利方法”中的“使用”片面的解读为“执行”，在侵权诉讼中，也会以基站、网关的运行方，即，网络运营商，来作为侵权主体。实际上，网络运营商本身也并未作为方法专利中的动作主体来执行方法专利中的动作，其之所以被作为侵权主体是因为基站、网关这些设备是在网络运营商的控制下运行的设备。由此可见，方法专利中的执行主体和侵权主体并非同一概念，方法专利中的侵权主体实际上是执行主体的控制方，而这种“控制”不但可以是如前文所述场景中的基于权属关系的“控制”，也可以是一种基于技术配置所实现的“控制”。

由于方法专利保护的是由多个动作所构成的技术方案，因此，前文所提到的“控制”实际上是对动作的控制。对于产品提供商而言，其为了向用户提供一能够实现专利方法的产品，往往会在该硬件产品的制造过程中，将该专利方法所对应的功能配置于其硬件产品中，该产品的购买者利用该产品执行该专利方法的相应动作。产品提供商对于其生产的硬件产品的配置，其实是对硬件产品如何动作的一个预先控制，硬件产品最终在购买者支配下所执行的动作，究其根源其实都是在产品提供商的控制下进行的，而购买者在此过程中往往可能只是起到一个指令触发或者提供例如电力等辅助支持的作用，从对动作实施的“控制”的角度来说，产品提供商对于作为动作主体的硬件产品的动作的控制，相比于购买者基于权属关系所形成的控制更为直接且根本【8】。由此，产品提供商对于硬件产品的配置，也应被认为是实现产品提供商对作为方法专利动作主体的硬件的“控制”方式之一。

2、基于侵权主体“控制”执行主体来实现使用专利方法，判断是否方法专利是否被完整使用

基于上述分析可见，产品提供商实际上是以对产品进行功能配置，得以“控制”方法专利中的执行主体执行相应的动作，从而实现在产品提供商的“控制”下“使用专利方法”。这种“使用专利方法”和网络运营商基于其对所拥有的设备的“控制”而实现的“使用专利方法”本质上并无不同。我们在以全面覆盖原则分析被控侵权方是否构成专利侵权时，自然应该关注其行为是否实施了专利的所有动作，而对于方法专利而言，则是要关注侵权主体是否“控制”了方法专利中的执行主体执行了方法专利权利要求中的所有动作。对多主体实施方法专利而言，当这一“控制”是基于设备的权属关系实现时，则只要多个执行主体都隶属于同一侵权主体，该侵权主体基于对多个执行主体的“控制”，实施了方法专利的所有动作，即可判定构成专利侵权。而在当这一“控制”是基于对产品的功能配置实现时，如果产品提供商通过对其产品的功能配置，就足以使得方法专利中的多个执行主体在该配置下得以执行方法专利中的所有动作，那么，产品提供商通过其对产品的配置，实现了“控制”方法专利中各个执行主体执行方法专利中的所有动作，满足全面覆盖原则的要求，产品提供商“控制”专利方法实施的行为构成专利侵权。

结合上述分析，我们再回到最高人民法院“判决”所对应的方法专利，判定产品提供商构成专利侵权就不难理解了。在该案中的方法权利要求中，涉及了接入服务器以及用户设备两个执行主体，其中，权利要求的步骤A、步骤B的动作执行主体为接入服务器（步骤B中的“虚拟Web服务器”是由接入服务器高层软件的模块来实现的，因此，其属于接入服务器的一部分，故步骤B的执行主体也是接入服务器），步骤C的执行主体是用户设备。该方法权利要求所对应的技术方案可以参照下图所示。

多主体实施方法专利侵权判定的情和理

尽管在该方法专利权利要求中涉及到了两个执行主体，但经过分析不难发现，要想实现该专利方法，仅需对接入服务器进行相应的配置，使其具备方法专利中步骤A、步骤B的相应功能即可，而一旦对接入服务器进行了这样的配置，当接入服务器按照该配置执行步骤B后，用户设备自然也会在收到报文后执行方法专利的步骤C，并不需要对用户设备进行特别的配置。由此，通过对接入服务器的配置，即可实现控制“接入服务器”、“用户设备”按照方法专利所限定的技术方案来执行相应的动作，对接入服务器的配置实现了“控制”方法专利中各个执行主体完整的执行方法专利的所有动作，满足专利侵权判定全面覆盖原则的要求，因此，对接入服务器进行配置的产品提供商通过对产品的“配置”实现了“控制”方法专利的完整实施，构成专利侵权。

3、针对“判决”中“实质性不可替代作用”的分析

上述分析内容，“判决”中是以“对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到实质性作用”来表述的。在判决中指出：“被诉侵权产品是具备了可直接实施专利方法功能的路由器。网络用户只需要在正常的网络环境下，利用具备上网功能的普通电脑，除了必须需要借助被诉侵权产品之外，无需再借助其他专用装置或依赖其他特殊网络条件，就能完整地实施涉案专利方法，故被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有实质性作用”。在上述判决内容中，特别强调了无需借助于其他专用装置或特殊网络条件，实际上指明了在该案中仅需针对接入服务器进行配置即可，而在实施了此种配置的情况下，专利方法又能够完整的得以实现，从而使得产品提供商通过判决中所指出的“实质性”作用，得以控制方法专利的完整实现，满足专利侵权判定全面覆盖原则的要求，构成专利侵权。

我们注意到，判决中提及的被诉侵权产品的作用，既是“实质性”的，同时还需是“不可替代”的。如之前所分析的那样，所谓的“实质性”是在分析单一侵权主体的行为是否能够达到全面覆盖原则的要求，那么，“不可替代”对应于专利侵权判定的什么判定内容呢？本文认为，判决中对“不可替代”作用的分析，实际上是专利侵权判定中技术特征的比对过程。判决中针对“不可替代”作用的分析中指出：被诉侵权产品之所以能够用于实现与涉案专利方法相同的强制Portal过程，正是因为其内部也设置了与涉案专利完全相同的虚拟Web服务器，因此，除了专利权人授权的产品之外，被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代。在上述分析中，指明了被诉侵权产品与涉案专利的虚拟Web服务器完全相同，从而完成了被诉侵权产品的功能配置与涉案专利中的技术特征的比对，而该分析所得出“除了专利权人授权的产品之外，被诉侵权产品不可替代”这一结论，则通过方法专利所对应的产品和被诉侵权产品之间的“不可替代”关系，体现出了被诉侵权产品和实现方法专利所对应的产品之间完全相同这一事实。

综上所述，判决中针对被诉侵权产品的“实质性”作用分析，解决了全面覆盖原则下是否由单一侵权主体“控制”方法专利完整实施的问题，而“不可替代”作用的分析，则实现了针对被诉侵权产品的配置内容与方法专利中的相应技术特征的技术比对。基于判决的上述分析，在由被控侵权方对于其所提供了设备进行了与方法专利中相应技术特征完全相同的对应配置后，基于该配置，该被控侵权方得以作为单一侵权主体“控制”整个方法专利的完整实施，自然也就能够得出该被控侵权方构成专利侵权的结论了。

4、有关“判决”是否违反了全面覆盖原则

有观点认为，最高人民法院针对多主体实施方法专利，判定其中的某一执行主体的产品制造商构成专利侵权，这实际上违反了全面覆盖原则的要求，进而有可能造成多余指定原则的沉渣泛起。本文认为，此种观点并不正确。

所谓多余指定原则，是指在专利的独立权利要求中，除了记载用于实现发明目的的必要技术特征之外，还记载了对于实现发明目的而言并非必不可少的非必要技术特征，这样的非必要技术特征即所谓“多余”。采用多余指定原则进行专利侵权判定，即使被控侵权方仅实施了专利权利要求中的必要技术特征，而没有实施非必要技术特征，也会被判定为构成专利侵权。这种判定方式由于背离了全面覆盖原则的要求，已经被业内所摒弃。

那么，最高人民法院的上述判决是否有“多余指定原则”之嫌呢？答案是否定的。尽管从表象上来看，针对涉及多个执行主体的方法专利，“判决”判定其中一个执行主体所对应的厂商构成专利侵权，但结合“判决”中的内容以及本文的相应分析都可以发现，该判决的结论是严格依照全面覆盖原则而得出的。具体而言，该判决没有像多余指定原则那样，忽视掉方法专利独立权利要求中的任何技术特征，而是通过前文所述的针对被诉侵权产品“实质性作用”的分析，指明了仅需借助被诉侵权产品即可完整实施涉案专利方法这一事实。简言之，判决并未将方法专利独立权利要求中的任何技术特征“多余指定”掉，仍然是以方法专利独立权利要求中所有技术特征为侵权判定的比对对象来完成的侵权判定，这和多余指定原则中以独立权利要求中的部分技术特征作为侵权判定的比对对象来进行侵权判定，是具有本质性的不同的。

结语

结合上述分析可见，最高人民法院知识产权法庭针对多主体实施方法专利的侵权判决，从实际情况出发，以《专利法》第十一条的条文规定为基础，严格按照全面覆盖原则来进行，其判定过程及判定结论合情合理。

注：

【1】《深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司》（2019）最高法知民终147号

【2】当然，交互类的方法专利也可以只以一个执行主体来描述该方法的整体方案（即，单侧写），而即使这样描述出来，也会使得方法权利要求变得非常晦涩难懂。同时，单侧写的撰写方法只是近几年的新产物，许多专利权人在几年前申请的专利，其方法权利要求仍然采用的是多侧写的撰写方法。

【3】多侧写的撰写方式即是在方法专利的权利要求中，以多个执行主体执行不同动作的方式来描述其所要保护的方法。由于在权利要求中出现了方法交互中不同“侧”设备所执行的动作，因此又被称为“多侧写”。

【4】《现代汉语词典（第7版）》，北京，商务印书馆，第1190页。

【5】王宏军：《论作为排他权与支配权的知识产权》，载《知识产权》2007年第5期，第9页。

【6】史尚宽：《民法总论》，北京，中国政法大学出版社2000年版，第25页。

【7】王宝筠、那彦琳：《对方法专利侵权中“使用”的意思考量》，载《中国发明与专利》2018年第7期，第83—87页。

【8】王宝筠：《方法专利的侵权主体问题探讨》，载《中国发明与专利》2018年第11期，第80—84页。

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作者：王宝筠集佳知识产权

编辑：IPRdaily王颖校对：IPRdaily纵横君

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