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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘琴 华进涉外商标事业部
原标题：一带一路背景下，出海企业的商标布局战略与风险防控
随着中美贸易战的升级，美国的贸易壁垒让企业开始考虑目标转移，寻求更为广阔的市场和机遇，而我们高瞻远瞩的习主席早在2013年即发出“一带一路”的倡议，期望中国企业与一带一路企业秉持“共商共建共享”原则加强合作，共同发展，互利互惠。
一带一路本是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称，时至今日，一带一路的战略构想得到了更多国家和国际组织的认可，朋友圈已经扩大到非洲，拉美和大洋洲等区域，这意味着我们在全球的合作伙伴选择空间也进一步扩大。
依据商务部年初发布的数据来看，2018年中国与一带一路沿线国家的贸易总额已经达到了惊人的1.3万亿美元，同比增长16.3%。近6年可观的经济数据说明一带一路沿线国家有极为广阔的市场前景。且这6年来，在中国政府的主导下，一带一路国家的基础设施建议以及投资的政治和经济环境都大有改善，在政策利好，市场开放的双背景下，中国企业更应抓住机遇，积极走出去，走向世界。
从商标法律体系的角度，我们来剖析企业应该怎样走出去。在商标界有一个广为流传的说法，“市场未动，商标先行”。商标作为企业了解海外品牌市场及法律制度的排头兵，要怎样先行呢？需要的准备工作有哪些呢？在我看来，有三步。
第一步，定标。企业需要依据自身定位，选定适合推向海外的商标品牌。结合产品的特性，那些简单易记的臆造词是企业的首选。全球日化巨头，2018世界品牌500强排位46名的宝洁公司，其旗下的众多品牌，例如海飞丝，飘柔等，都符合这一特征，也收到了较好的市场反响，可谓是家喻户晓。对于产品单一的企业而言，则可以优先选择将商号对应的英文商标投向海外市场，例如宝洁传奇的开端，象牙肥皂。对于品类众多，甚至是跨界经营的企业而言，则可以对商标进行分级，核心品牌对应的为主商标，小而美对应的为副商标。或者对市场进行分级，例如针对男士的剃须护理品牌，吉列。
无论是单一品牌还是多品牌，企业选定其作为商标来承载商品或服务的价值，最大化地确保这些商标受到商标法的保护，是企业接下来要投入的事情。
第二步，对标。定标之后，企业面向大开方便之门的丝路市场仍感到迷茫，是应该一步到位进行全球商标布局呢，还是分阶段的按国家梯队进行布局呢？这时，企业就需要一个参照的标杆来作为指引，也就是我们说的“对标”。
对标的具体做法是，选择行业内的一到三家领先企业，例如互联网行业可以对标2018世界品牌500强的榜首企业“亚马逊”和“谷歌”，通过全球大数据检索出这些企业的全球商标布局情况，分析了解领先企业的主要商标、国家地区、注册的类别分别有哪些。将自身的商标进行一一比对，商标是否有主次之分，是否有主次之分之必要；去向的国家和地区是否同质化，是否需要分阶段来推进；注册的类别是否仅限于某一类，或某几类。
借用任正非先生的标杆学习观点，先僵化，再优化，后固化。企业可以先采取“拿来主义”，用领先企业的布局方案进行套用，然后借鉴领先企业的商标布局经验，形成自有商标布局战略，最后将优化后的布局战略固化，在企业内推行。
同时通过研究领先企业的注册细节，例如分析注册商品项目的具体描述，找到其研发的新方向，企业可以适时制定和调整企业的产品和市场战略。而如果企业通过评估发现这些领先企业已经垄断相应市场，还可以选择反其道而行，选择这些领先企业所未布局的市场进行开拓。
第三步，在理清了商标和市场情况之后，还有非常重要的一步，那就是去了解当地法律法规，和中国商标法进行对比分析，以避免触碰注册禁忌。例如，在可注册商标层面，各地的注册禁忌比较多，丝绸之路的腹地，中东地区，因为宗教文化的差异，黄颜色，猪的图形都禁止注册。图形商标的注册尤其需要注意各地风土人情及商业习惯，例如在捷克，捷克人认为红三角是有毒的，1926年的老上海名牌，三角毛巾，其商标就与之相悖。当然绿三角也有禁忌，在土耳其，绿三角是表示“免费样品”，所以最好不要作为商标使用。
以上法律准备工作做好后，企业就可以正式展开商标布局。对商标专用权的确认和取得，世界各国有不同的规定，归纳起来大致采用“注册原则”、“使用原则”和“混合原则”这三种方式。目前只有美国等少数几个国家采用使用原则，但申请注册是形成商标专用权的唯一法律事实，因而通过商标注册来固化并强化商标权，是大多数国家和地区所认可并采用的方式。
对于全球商标获权方式而言，一共有三种途径进行注册申请。分别是马德里国际商标注册，区域性组织商标注册，单一国家/地区商标注册。企业可以依据自己商标布局需求，灵活制定商标布局方案。
在进行商标布局后，就进入知识产权领域的真正难题所在了。正如英国Barton教授所说：“在整个知识产权法律体系中，商标法最难理解，其适用结果也最难预测”。对商标法了解的越少，就越容易误认为其简单。接下来我们就来看一下企业遇到的商标难点和痛点问题是哪些，以及我们的应对策略。
风险的应对，首先让人联想到的总是监测。目前，可以提供全球商标监测的数据库服务商不少。利用这些工具可以帮助企业监测到全球范围内进入公告期的相同或近似商标，以便企业及时了解信息，迅速制定出应对方案。监测除了能够对潜在商标风险进行预警功能之外，还有另一项非常实用的功能，这也是前面提到的对标的延续。竞争对手商标监测，帮助企业做竞争对手的商标情报分析，进而了解行业动态，为企业拓展商标布局，持续性地提供灵感和思路。
随着企业商标保护意识的加强，在全球运用对抗性程序来解决商标纠纷的情况也屡见不鲜。依据审查机关的不同，对抗性程序分为行政和司法两种途径。而具体的对抗程序，撤销，和无效，涉及到要消灭或消除第三方的商标专用权，关系和影响重大，在部分国家却不像中国一样，属于行政程序，而是司法程序。例如，一带一路的前十的贸易伙伴，俄罗斯和印度尼西亚，其连续三年不使用撤销程序即是司法程序。
接下来，我们通过异议程序来了解海外对抗程序的具体运用。从法理的角度而言，异议理由通常有五种，第一种是违反商标法关于商标注册或使用的禁止性规定；第二种是商标缺乏显著性；第三种是与在先商标冲突；第四种是恶意注册；第五种是与其他在先权利冲突。对于利害关系人来说，运用的最多的是第三种，与其在先商标权冲突。这里的在先商标权又可分为两种，一种是注册在先，一种是使用在先。权利人可以基于其一提起异议。
针对监测到的与自有商标近似或相同，权利人认为相关公众易造成混淆和误认的，可向主管当局提起异议，要求主管当局撤销第三方之商标申请。如果利害关系人在意向市场发现进入公告期的商标，又该怎样提起异议呢？这里我向大家展示一个利用优先权启动异议程序的案例，来拓宽大家的异议思路。
依据《保护工业产权巴黎公约》的规定，申明优先权需要在首份申请提交后6个月内在其他法域提出。针对部分公告前置或无实审程序的地区，进入公告期的商标其申请日与公告日相隔较近。权利人可以基于公告商标的申请日向前推6个月，核查是否在《巴黎公约》成员国内递交有商标申请，如有，可在异议国提交一份商标申请，声明优先权，即可获得一份早于公告商标申请日的在先商标申请权，从而启动异议。下面我们用一个时间轴图示案列来帮助企业理解：
异议针对的是进入公告期的商标，针对那些已经注册的商标，尤其是抢注的商标，又需要怎样应对呢？企业遇到此类情况不要慌，先冷静下来，然后对抢注人和抢注商标的信息进行详实的背景调查。核实抢注人的基本信息，是否有效续存，是否与自身有商业往来，经销关系等等；核实抢注商标的基本信息，从注册和使用两方面入手，查看注册商标是否满足撤销或者无效的要件，使用的主体与注册主体是否一致，商标的使用形式与注册形式是否一致。背景调查完成后，先礼后兵，针对有商业合作关系的，可与抢注人进行协商，探讨转让的可能性；或者在主管当局接受的情况下，出具同意书，共存协议，让双方商标共存。
如果友好协商的方式不能解决商标纠纷，权利人需要采取更为强烈的法律措施来维护权利。结合商标调查报告，对抢注商标发起挑战，不使用撤销，无效等对抗性程序，以进行压制，进而排除障碍。对于不使用撤销而言，需要提醒权利人注意的是，部分地区的使用举证责任在权利人，例如印度尼西亚，越南。
在此之前，还可以向抢注人发出警告信。警告信是权利人采取强硬法律行动的前奏，警告信的作用是阐明事态，提出主张，告知后果。运用得当，警告信可以实现以最低的成本顺利维权。
接下来我们加深对警告信的了解。同为东盟成员国的缅甸，在商标领域一直是个特别的存在。此前一直没有颁布成文的商标法典。直到2019年1月30日其《商标法》才正式通过，但由于仍需要时间制定实施细则，设立知识产权局和知识产权法院，所以具体实施，有望在2020年实现。当前缅甸商标采用登记制度。且官方登记簿数据不对外公开，登记完成后，权利人可选择在当地报纸上刊登警示公告，以产生对抗第三人的效力。正是目前这种制度的不完善，实践中，很容易出现两个不同的权利人先后持有相同或近似商标的情况。这就给权利人带来了极大的注意和监测负担。
A公司就遇到了这样的情况，A公司虽拥有在先登记商标，但没有进行警示公告，通过全球监测，A公司监测到同行B公司在缅甸的商标警示公告。A公司随即对其在先商标登记内容进行了警示公告，公告发布后，立即向抢注人发出了警告信，声明商标所有权，以提起商标诉讼作出威慑，要求撤销注册商标。B公司在收到警告信后，回函表明其无意侵权，并按警告信之要求撤销了该注册商标，刊登了撤销公告。
本案中，警告信能发挥作用的前提是，对方意识到该商标使用行为为侵权行为，在缅甸需承担侵权责任。此外，在缅甸的侵权成本较高，一旦缅甸法院认定侵权成立，法院会针对侵权人下发一份永久性禁令。故在此，警告信发挥了它的应有之用。
对于有侵权或被侵权风险担忧的权利人而言，在商标投入使用之前进行商标使用风险分析非常有必要。在使用之前，权利人会考虑先进行宣传推荐以打响知名度，例如跨国参展，商业赞助等等。正在激烈角逐的女足世界杯就涉及到赞助的问题。赞助活动并非传统意义的商标使用行为。赞助球队和赞助球赛又有所不同。一般而言，赞助球队除受各国民法，反不正当竞争法，广告法规制外，还有各职业足球联盟内部规定制约。赞助方需担保意向球队的侵权风险，否则无法与球队签约。例如《西班牙职业足球联盟内部规定》第9条，就规定西班牙足球队的官方队服需在职业联盟进行法律性检查，以避免正式比赛用衣有侵权风险。
而赞助球赛，又分为现场背景广告和面向全球的球赛直播或转播期间的广告插播。以俄罗斯为例，针对现场背景广告，一般倾向于认定该广告的发生地在俄罗斯。赞助商在俄罗斯有商标权即可。针对插播广告，如赞助商在球赛播放国没有商标权，其认定侵权行为就比较复杂。需要考虑赞助商在当地是否有直接的销售行为，球赛的广告是否旨向在俄罗斯以外的地区进行销售，如果无法将赞助广告与当地在先商标权形成直接关联，即赞助商的主观意图与客观行为是否高度一致，如否，则当地法院因此而判定侵权的概率相对较低。
由于商标资源的稀缺性，且商标权本质上是一种垄断权，因而因商标冲突引发的侵权问题时有发生。对于可能的侵权诉讼，权利人最重要的准备工作是提前了解当地维权程序。作为主攻方，尽可能地收集并固定侵权证据是启动侵权诉讼的重要武器。而作为防守方，在确认侵权指控事实清楚之后，需要正面应诉，同时寻找原告侵权主张是否存在瑕疵或漏洞，例如其基础商标权是否投入商业使用，以据此进行反攻，通过增加对抗筹码来争取时间和机会，进而赢得诉讼或达成和解。
结合全球商标侵权案例来看，中国企业更多的是以被告的角色出现。接下来，我们选取一带一路最主要的贸易合作伙伴印度来了解该国的商标侵权应诉措施。印度是世界上发展最快的国家之一，目前中国企业在印度的商业活动频繁，与之对应的商标纠纷也越多。2017年印度商标法修订后，其审查程序加快，但对于旧法下的商标审查极慢，一旦出现驳回或异议等争议程序，其审查期将非常长。
印度司法程序拖沓，其诉讼费用和举证成本较高。另外印度法院的法官数量少，但法官办案的独立性却非常强，判案中出现程序不合法的情况也较为多见。实践中，B公司就遇到这这样的情况。
B公司是国内一家知名的建筑材料行业的龙头企业，在2012年被一家世界500强的他国同行起诉商标侵权。2013年印度某高等法院，在B公司对此毫不知情的情况下，作出了对B公司不利的缺席判决。B公司在2015年收到B公司印度律师的来函时才得知此事。B公司震惊异常，随即对此展开调查。经过调查有两大重要收获：其一是调卷得知当时的庭审材料中并没有针对B公司的法院传票签收回执，当时缺席判决的程序不合法；其二是对方维权主张的商标与B公司并非高度近似，且该商标在印度连续5年没有投入商业使用。基于以上调查结果，B公司迅速做出应对。第一步以当时的审判程序不合法为由，起诉至该高等法院要求对原禁令作出无效判决，第二步，针对对方基础商标，提起不使用撤销。第三步，重新递交自有商标申请。最终，经过5年多的努力，B公司在印度拿到了商标权。
本案给我们的启示是，在印度，商标战是一场持久战。只要不放弃，穷尽一切救济途径，就可以成功争取到商标权。当然以上分享商标策略并不是目的，而是手段，在了解商标策略后，企业仍能做到市场未动，商标先行，就实现了企业商标保护的初衷，助力发展，抵御风险。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘琴 华进涉外商标事业部
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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