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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：思保环球
原标题：新兴企业进入全球市场的 10 条知识产权尽职调查指导意见
全球化是现代企业在发展过程中无可回避的一大趋势，企业应最大限度地利用全球化所带来的机遇，同时尽量规避由此产生的风险。 知识产权侵权可能造成罚款、监禁以及罚没和销毁产品等严重后果。 知识产权诉讼可能旷日持久且耗资巨大，而且会对公司的声誉造成严重的损害。谨慎实施 FTO 分析是规避知识产权侵权所带来的负面影响的重要途径。
随着中国企业国际化步伐不断加快，企业出海面临的知识产权风险不断加大。思保环球（CPA Global）资深专家特此为您解读将产品投放新区域时风险何在及应对之策。
内容简介
20 世纪下半叶，全球出口总额增长了 20 多倍。随着跨国交通运输的兴起、贸易壁垒的减少和技术的不断发展，大量企业抓住全球化的机遇，推动其品牌进入新的区域。
互联网的迅猛发展进一步推动了全球化的进程。 如今，人们无论身处何方，都可以轻松找到任何一家拥有网站的企业。 全球支付技术有了全新进展，再辅以安全可靠的交付机制，使得在各个相关国家/地区开展业务变得前所未有的简单。
将新产品投放到新市场是一种极为昂贵和冒险的行为，尤其是如果产品侵犯了其他公司的知识产权，将可能使企业陷入旷日持久且耗资巨大的法律诉讼，甚至由于诉讼期间市场形势骤变而错失良机。 正因如此，企业需要采取相应的措施，确保旗下产品不会严重侵犯其他公司的知识产权。
为实现这一目的，最重要的一点是公司需要设法确定其“自由实施权 (FTO)”，也就是确保旗下的新产品、新工艺或新服务不会侵犯到各个司法管辖区内的其他公司的知识产权。
凭借 FTO 分析，公司可以更好地决策是否避免在自家产品中使用第三方的专利特征；方法是将其完全从产品中去除、在设计过程中规避此项特征，或从第三方手中获得相关技术许可。
关于 FTO 分析
实施综合性的 FTO 分析是一项复杂且专业要求极高的任务。
一款现代化的产品往往由数百个组件组成，其中的任何一个组件都可能受到知识产权保护。 进行 FTO 分析可能意味着需要对数以千计的组件和专项技术进行知识产权风险排查。快速、有效地进行 FTO 分析是市场开拓战略的重要一环，但分析工作的复杂性也让无数企业进退两难。
本白皮书旨在帮助企业确定和实施有关 FTO 分析的最佳做法，并重点解释如何全面、高效地进行 FTO 分析。对于希望快速在新市场中投放产品、将旗下业务扩展到全新区域，并最大程度规避法律诉讼风险的公司而言，本文提出的十项建议非常重要。 此外，这些建议中所涉及的知识产权主要包括发明专利与外观设计。
关于将产品投放新区域时进行知识产权尽职调查的十个提示
1、什么时候才是实施 FTO 分析的最佳时机？
在选择何时进行 FTO 分析时，需要考虑以下几个因素。
第一步是确定产品生命周期的各个阶段。 企业可以使用 Booz、Allen 和 Hamilton (BAH) 模型来了解产品开发生命周期中的关键阶段。
在确定了“设计与开发”阶段所涉及的技术特征之后，应立即对其进行知识产权风险排查。 在为具体的设计和开发活动投入时间和资金之前，确认其知识产权的布局是十分有意义的。这种做法可降低产生不必要的产品开发成本的风险，并在进行大量投资之前确保产品设计团队对知识产权风险有所了解。
接下来，企业应考虑在将现有产品投放到新市场时，是无需对其进行重大改动还是需要为其添加全新的技术或特征。
如产品大体保持不变，则一旦公司考虑在新的国家/地区推出该产品，就应尽快着手进行 FTO 分析。 公司需要在筹备将产品投放到新市场之前，了解该产品是否存在侵犯知识产权的情况。
如果需要投放的产品采用了新的技术或特征，则应在确定产品特征集之后立即进行此项分析，从而将投资风险降至最低。
2、了解整体的知识产权布局
了解产品在投放区域的知识产权布局，可对公司更为有效地分析知识产权风险起到关键作用。
a. 公司可借此大致了解该司法管辖区内的主要专利所有者，从而考虑是否要从资产所有者手中获得知识产权资产许可；
b. 公司能够判断出购买知识产权的策略是否可行。 在某些情况下，公司甚至可能考虑收购市场上的主要知识产权所有者或与其建立战略合作伙伴关系；
c. 此举有助于公司识别极有可能引起诉讼的专利和技术领域，从而更为有效地了解诉讼风险；
d. 这样，公司就可以将知识产权策略集中在能够在该司法管辖区内受到保护的相关技术上。
深入了解上述问题的知识产权专员在协助制定产品开发与国际化相关的更加明智的策略时，将处于更加有利的地位。
3、与产品开发团队密切协作
一种产品常常融合了上百种技术。通常来说，识别出每种技术，并逐一追踪其全球知识产权布局是不切实际的。
知识产权专员与产品设计和开发团队之间的密切协作，有助于企业专注于需要排查的技术以及最有可能发生侵权风险的领域。 在确定应优先进行 FTO 分析的技术范围时，来自产品开发部门的意见可为相关工作提供可靠的着手点。
在实际进行专利风险排查分析的过程中，与开发团队密切协作也是十分重要的。
专利权利要求的保护范围由多个特征限定。 除非某个产品使用了权利要求的所有特征，否则该产品可能不侵犯另一公司的专利。 只要有一个权利要求的特征未被使用，该产品就不会侵犯该项专利。 查看详细的产品设计信息有助于知识产权专员核查专利权利要求中的每个特征，而与开发团队密切协作则有助于实现这一目标。
举个例子，假设知识产权专员需要对一款柔性屏幕显示器进行知识产权风险排查。 通过与开发团队展开协作，知识产权专员可以得知柔性屏幕显示器的关键特征如下：
显示器在经过折叠后可产生两个单独的区域，用户可对其进行单独控制；例如可在其中的一个区域上显示某个电子书的当前页面，并在另一个区域上显示该电子书的索引页面。
知识产权专员可通过以下的独立要求来识别该专利：
一款柔性显示器设备包括：
● 一个传感器，用于探测柔性显示器设备的变形情况；
● 一个控制器，用于：
o 根据变形所生成的线，将显示器上的一个区域确定为第一显示区域，并将显示器上的另一个区域确定为第二显示区域；
o 控制显示器，使其在第一显示区域上显示第一内容；
o 控制显示器，使其在第二显示区域上显示与第一内容不同的第二内容；以及
o 根据用户移动该线的命令，控制第一内容和第二内容中至少一个内容的再现。
知识产权专员需要针对该专利示例进行更多的实质性分析，原因是其权利要求与产品技术特征的关键方面明显相关。 但是，如果没有较为详细的产品信息，知识产权专员可能无法确认产品中是否至少存在一个权利要求的特征（“根据用户移动该线 … … 内容的再现。”）。 所以说，知识产权专员需要与产品开发团队密切协作，方可为其提供规避知识产权风险的方案。
4、进行知识产权风险排查时务必角度明确
知识产权专员需要承担许多不同的任务。 进行 FTO 分析的目的是确定所有权利要求的特征存在于产品中的可能性。 负责 FTO 分析的知识产权专员还可能需要花时间检索现有技术，从而为起诉提供支持。 知识产权专员应确保使用“FTO 思维模式”而非“现有技术思维模式”，这两者虽然相似，但目的和结果却截然不同。
负责 FTO 分析的知识产权专员这样做的目的是确定侵权风险而非识别现有技术。FTO 分析中的风险平衡与现有技术评估中的风险平衡存在差异。 因此，知识产权专员需要明确进行 FTO 分析的目的，并确保在进行 FTO 分析之前对分析目的进行仔细考量。
5、确保全面检索相关的知识产权
对于一次成功的 FTO 分析而言，识别出所有的相关专利是非常重要的。哪怕漏掉一个可能导致侵权的专利，都有可能给公司带来灾难性的后果。 知识产权专员首先需要进行大规模的检索工作，并通过权利要求的分析对结果进行过滤。
为确保不会遗漏任何相关专利，知识产权专员应从多个角度进行检索，具体如下：
● 结构布置
● 所实现的功能
● 所解决的问题
● 应用领域
知识产权专员可使用多个著录项字段，以增加检索的多样性。 专利数据中含有结构化数据字段，在检索策略中善加利用可确保检索结果不受任何单一检索存在的固有缺点的限制。
知识产权专员大多采用基于权利要求中关键词的检索方式。 然而，如果没有使用诸如国际专利分类 (IPC) 和合作专利分类 (CPC) 等专利分类系统，则基于关键字进行检索可能会存在一些限制，从而导致 FTO 检索的结果不够完整。 日本等司法管辖区内存在由 FI-codes、F-terms 和 Facets 构成的高度细化的分类框架，可帮助知识产权专员更为高效地进行专利分析。
一旦锁定了活跃在技术领域的几家主要的授权企业，知识产权专员的分析结果将会更加全面，其风险规避能力也会更强。 知识产权专员可基于受让方进行检索，以便专门查看由非执业实体所有的知识产权资产。此外，知识产权专员可对已经识别的结果进行引文分析，以查找类似的专利技术。
FTO 分析的重点通常是所涉司法管辖区内的专利和审查中的专利申请。 除此之外，将刚刚提交但随后会进入国家阶段的 PCT 申请纳入分析范围也非常有意义。 从主要专利持有人和特定技术领域的创新者所撰写的研究论文中，我们也可以发现有关最近可能提交但尚未公开的专利申请的蛛丝马迹。
6、对供应商的技术进行密切评估
原始设备制造商 (OEM) 所提供的产品组件，是新产品知识产权侵权的最大风险来源之一。FTO 分析中很重要的一环，就是确定 OEM 提供的产品组件所采用的核心技术，并对其进行专利风险排查。
除了需要对供应商的技术进行前瞻性的知识产权尽职调查之外，公司最好在合同中设置适当的供应商赔偿条款，以进一步降低风险。
除了直接侵权风险之外，如果某产品组件本身不侵犯任何专利，但在某专利所涉的其他设备或构造中充当组成部分并执行特定用途，则该组件的供应商可能会面临“共同侵权”风险。
7、不要忽视外观设计！
针对外观设计侵权的 FTO 分析与针对专利侵权的 FTO 分析同样重要。
可以执行“普通观察者测试”和“三方视觉对比测试”等标准化测试，以简化面向外观设计侵权的初步检测过程。
举一个广为人知的外观设计侵权案例：苹果曾于 2011 年起诉三星，指控三星的手机和平板电脑侵犯了苹果的外观设计专利。 与此相似的是，在汽车制造领域，本田曾起诉多家制造商在马来西亚和泰国等国家/地区侵犯了外观设计专利。
在汽车、智能手机等领域，装饰设计对产品而言至关重要，因此检查外观设计知识产权是否存在侵权现象是 FTO 分析的重要内容。
欧盟知识产权局 (EUIPO) 的 DesignView 以及世界知识产权组织 (WIPO) 的 Hague Express 数据库等信息来源为实施全球外观设计知识产权检索提供了平台。
8、确保识别出阻挡专利
阻挡专利是开发其他专利技术的基础。
如果侵犯第二项专利的权利要求会导致第一项专利自动受到侵犯，则第一项专利就成为了第二项专利的阻挡专利。 识别出阻挡专利是对一次成功的 FTO 分析的基本要求。
知识产权专员可对通常与产品或产品组件相关的专利进行大范围的检索，而不要将检索范围局限在某些特定的产品特征上。 然后，可以按照这些专利与整个市场的相关性对其进行排序。
还有一种可行的做法，就是对已确定为与某一产品的特定特征相关的专利进行多级别反向引文分析。
9、使用 FTO 识别替代技术
FTO 分析可帮助企业识别出一些替代技术和替代设计方案，以供其免费使用且不会侵犯到任何知识产权。 过期的专利以及放弃的专利申请能够为设计无侵权的产品或产品组件提供有用的资源。
企业可以将公共领域的过期专利安全地应用于自家的产品或工艺。 对于有效专利，可核实申请人是否已经放弃部分专利范围（通过专利审查过程中的答辩或通过权利要求的修改），以确定可行的设计备选方案或可替代技术。
10、专利风险排查分析是一个迭代的过程
全世界平均每天提交的专利数量超过 8,000 项。 因此，在进行 FTO 分析时相关专利申请尚未公开的风险是确实存在的。 在一定时间过后进行后续检索，则有助于发现第一轮检索中未能识别的相关专利公开文本。
如果某项技术对产品而言至关重要，但某个第三方专利阻碍了该项技术的实施，则对该专利进行详细的有效性分析将有助于确定该专利在诉讼过程中能否起到有效作用。 此类有效性分析中包括对权利要求进行的全面现有技术检索，而且还包括从其他角度对专利主题进行的有效性分析。
结论
全球化是现代企业在发展过程中无可回避的一大趋势，企业应最大限度地利用全球化所带来的机遇，同时尽量规避由此产生的风险。 知识产权侵权可能造成罚款、监禁以及罚没和销毁产品等严重后果。 知识产权诉讼可能旷日持久且耗资巨大，而且会对公司的声誉造成严重的损害。谨慎实施 FTO 分析是规避知识产权侵权所带来的负面影响的重要途径。
FTO 分析需要遵循严格的流程，且诸如行业特定问题、公司优先事项、内部工作实践和市场影响力等众多因素都会对分析结果产生影响。
本白皮书中的 10 条建议可为有意面向国际市场开发新产品或将现有产品投放到新市场的公司提供一份知识产权注意事项的备忘录。相信以上措施能够帮助这些企业规避一些常见的陷阱，并使知识产权风险排查更加科学、全面且有效降低风险。
关于思保环球（CPA Global）专利检索服务
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思保环球（CPA Global）是全球领先的知识产权管理和技术公司。每天，我们为超过 10,000 个客户提供服务，与全球数百万的知识产权用户沟通联系。思保环球（CPA Global）分支机构遍布欧洲、美国和亚太地区，为众多世界知名的企业和律师事务所提供知识产权管理软件、服务、及信息产品，帮助其控制风险及成本并提升业务能力，实现更大的商业和知识产权资产价值。公司旗下主营业务及产品涉及海外专利和商标的续费，权利人的转移和变更、专利检索和分析业务、全球化知识产权管理软件IPONE等。思保环球（CPA Global）于2015年底收购了知名专利数据库Innography公司。
思保环球（CPA Global）于 1969 年成立于英属泽西岛。在全球设立分支机构并建立广泛的代理网络，拥有近3000名员工，遍布美国、英国、印度、德国、韩国、日本、中国等主要国家，为 200 多个辖区的客户提供知识产权服务。更多信息请详阅www.cpaglobal.com。
电话：010-59298677
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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：思保环球
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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