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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：杜衡[1]
原标题：“三步法”与“Graham要素”的差异分析
摘要
本文通过对比分析“三步法”和“Graham要素”，指出两者的主要差异为：是否确定“实际所要解决的技术问题”。然后从两个权威案例分析该差异所带来的不同判断结论，进一步分析对 “实际所要解决的技术问题” 归纳可能带来的利弊。最后从欧专局审查指南、PCT审查指南、美国判例及中国的审查业务指导中，总结两种判断思路的对立统一。对如何扬长避短，提高审查的客观公正提出建议。
关键词
三步法，问题解决法，Graham要素，显而易见性
一、前言
对于一项发明的创造性判断，由于本技术方案与对比文件并不完全一致，必然会引入主观因素，这就导致不同的判断者可能会得出不同的结论，从而产生分歧。为了弥合分歧，尽量提高客观性，不同地区的专利审查中都有进一步的判断规则。以欧洲为代表的创造性判断规则被称为“问题—解决法” （problem-and-solution approach）[2]，以美国为代表的被称为“非显而易见性分析框架”，这个框架通常被称为“Graham要素”[3]。我国的创造性审查规则主要借鉴了“问题—解决法”，由于采用三个步骤，因此俗称“三步法”，具体步骤如下：
（1）确定最接近的现有技术，
（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题，
（3）判断要求保护的发明对于本领域的技术人员来说是否显而易见。[4]
该方法将一个主观判断过程切割成三部分，前两部分看起来比较客观，但关键的最后一部分仍有主观不确定性[5]。因此套用三步法分析说理，并不能完全消除双方的争议。审查员得出的结论常常会遭到申请人的质疑和反驳：例如区别特征不是公知常识、对比文件结合缺乏启示、没有整体考虑、“事后诸葛亮”等等。
在实际个案中有些质疑和反驳是合理的，所以每年都会有一批被复审或法院撤驳的案例。有趣的是，多数撤驳案例的前期审查并不违背三步法的操作规范，只是由于最后一步操作尺度的差异导致了不同结论，可以说是三步法本身带来的不确定性。所以三步法有何利弊？它和“Graham要素”相比有何差异？为什么该差异会导致不同的判断结果？都是值得深入反思的问题。
二、实际解决的技术问题与声称所要解决的技术问题
在非显而易见性分析框架中的“Graham要素”包括如下四项内容：
1. 现有技术的范围和内容，
2. 现有技术与所针对的权利要求之间的区别，
3. 相应领域普通技术水平，
4. 辅助考虑因素（如商业成功）。[6]
这个分析框架同样需要确定现有技术及其与权利要求的区别，以及相应领域普通技术水平（对于三步法中本领域技术人员的概念），而三步法的最后一步中提及的“显而易见”以否定式出现在本分析框架的主题名称中。两相对比，相似度极高，主要差异在于三步法还需要确定“发明实际解决的技术问题”。
兼容各国审查规则的PCT（国际专利合作条约）审查指南里也意识到这种差异，因此将两种审查方法分列不同的章节。
在《PCT国家检索和初步审查指南》第13章中，有关创造性的基本审查规则主要沿袭了“非显而易见性分析框架” [7]，完全没有提及要确定“实际解决的技术问题”，只要求“在确定现有技术与权利要求之间的区别时，所要考虑的问题不是该区别本身是否是显而易见的；而是要求保护的发明整体上是否是显而易见的”。言下之意，不去独立分析区别特征带来的问题。
但为了兼顾不同地区的审查习惯，《PCT国家检索和初步审查指南》在第13章的附录中[8]把“问题-解决法”作为审查规则的补充。只是将三步法中的“实际解决的技术问题”称为“需要解决的客观技术问题”。
无论是“实际”还是“客观”都是表明这个根据区别特征提炼出来的技术问题，已经脱离了发明之初发明人的主观意图，可以完全不同于他在说明书中声称所要解决的技术问题。
是否对实际解决的技术问题进行总结，不仅仅是一项行政指令规则；有时还会给创造性的判断结论带来显著差异。下面列举两例加以说明。
2.1 案例一：印刷机纸张纠偏
本案例来自于2011版《审查操作规程》[9]。
现有印刷设备的缺陷是印刷时纸张容易跑偏，发明人发现纸张跑偏的原因是在印刷机使用一段时间后部件A会发生变形。于是发明人用公知的不易变形的B材料制作A部件。请求保护的权利要求1是：
一种印刷设备，其特征是部件A采用不易变形的材料B。
对比文件1公开了带A部件的印刷机。B是公知的大刚度材料。套用“三步法”可做如下分析：
权利要求1与对比文件1相比，区别在于部件A使用材料B制造。实际解决的技术问题是：如何防止部件A变形。而为防止变形，使用大刚度的材料B是本领域的公知常识，因此权利要求1的方案是显而易见的，不具备创造性。
该分析说理是非常规范严谨的三步法操作，但是《审查操作规程》上却否认了这个判断结论，认定该方案具备创造性。理由是“认识本发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的能力和水平”。显然这里所说的“本发明所要解决的技术问题”是指发明人主观认定的问题，可称其为“主观技术问题”，对于本案来说是“如何纠偏”。它不同于根据区别特征总结的客观技术问题，即“如何提高部件的刚度”。但在三步法操作中会很自然地将主观技术问题替换成客观技术问题，暗度陈仓，转移矛盾。实际上，对于如何纠偏这个主观技术问题，并未被任何引证的技术手段或公知常识有针对性地解决；所以产生了本案例中似是而非的谬误。
而认为本发明有创造性的分析思路更接近于“非显而易见性分析框架”。它回避了根据区别特征总结实际解决的技术问题，严格立足于本发明声称所要解决的技术问题“纠偏”，认为对本领域技术人员而言，“部件A的变形”和“纸张跑偏”之间不存在明显的因果关系，因此用材料B去制作印刷机的部件A有创造性。
2.2 案例二：割草机探测器
对于创造性高度较低的组合发明，这两种判断思路的差异同样可能导致不同的判断结果。《专利法原理》中记录了这样一个案例[10]。
一位美国发明人希望在私家庭院里周期性除草时能顺便探寻一下被埋的金银财宝（比较有美国特色），因此他在割草机上安装了一个金属探测器，并请求保护这种组合装置。
美国专利商标局的审查员检索到了有关割草机的对比文件1，也检索到了所述探测器的对比文件2，但还是认为不能否定创造性。只有当找到第三篇对比文件“说教科书上通常提示在割草机上可以安装金属探测器”，才能“以显而易见性合适地驳回本申请”。否则没有启示将两者结合。
在美国的审查标准中，对现有技术或公知常识结合采用TSM准侧（即教导，提示，动机）[11]。而其中的“理由、启示或动机”一般来自以下三个来源之一：
1. 对比文件本身，
2. 本领域普通技术人员的知识，
3. 所要解决问题的性质，引导发明人去注意可能与所要解决该问题相关的对比文件[12]。
显然，对比文件1和2本身都没有相互结合的明示或暗示。把两者结合也不是本领域技术人员的公知常识。与“所要解决问题”直接相关能引起发明人注意的对比文件应当披露“在割草机上可以安装金属探测器”的信息，但这样的对比文件未被检索到。所以没有理由、启示或动机将对比文件1和2结合。
特别值得注意的是，在第三个启示来源中提及的“所要解决问题”，要能引发“发明人”而非本领域技术人员去注意相关文件，可见这个问题是发明人在做发明时主观所要解决的技术问题，而非三步法中审查员总结的“实际所要解决的技术问题”。
若用三步法分析本发明，首先将对比文件1中的割草机作为最接近的现有技术，其次本发明与对比文件1中割草机相比区别是金属探测器，实际所要解决的技术问题是如何探测埋藏的金银财宝。最后，对比文件2中的金属探测器也是用于探测埋藏的贵金属，作用相同，存在结合启示。因此本方案相对于对比文件1和2的结合是显而易见的，不具备创造性。
在该三步法的分析中，实际上是把本发明所要解决的“如何在割草时顺便探宝”的问题拆解成“如何割草”和“如何探宝”两个独立问题，并分别举证加以解决，从而降低了对对比文件的举证要求。
当然本案例中这两个问题内在的关联度不如第一个案例中“如何纠偏”和“如何提防止变形”中那样紧密，是否绝对不能用三步法进行拆解，笔者认为仍有商榷的余地。
三、“实际解决的技术问题”所产生的利弊
对于上述两个创造性案例，当采用三步法判断时都会得出与权威结论相悖的结果。可见三步法在提供客观公正的评述规则的同时，也会带来一些偏差。这种偏差部分来自于对“实际解决的技术问题”的总结。
这是因为发明是人为创造而非自然生长出来的东西，所以对发明效果的评估不可能完全忽视发明人实际生活生产中所遇到的难题，对创造性的分析也不可能完全脱离发明人的主观动机。但在三步法分析中并不需要明确考虑发明人声称所要解决的技术问题，这就可能导致审查员忽略发明人的主观能动性因素，使评判变得机械化。
另一方面“实际解决的技术问题”这一貌似客观的提炼要素，也存在很多主观性。由于现有技术并不唯一，将什么对比文件作为最接近现有技术、能否作为最接近的现有技术，部分取决于审查员的主观意愿。而不同的最接近的现有技术常会产生不同的技术问题。另外由于实际所要解决的技术问题并不是文献材料中实际记载的内容，而是审查员概括得出的，因此即使是基于相同的区别特征也可能被总结出不同的技术问题。所以这种貌似客观的“实际解决的技术问题”也有很多审查员的主观因素，并非绝对的客观。
正因为这种带有审查员主观性的“实际解决的技术问题”并不符合发明人主观上“声称所要解决的技术问题”，所以有时候会引起判断结论的错误，更多时候会引发双方的分歧，各执一词，难以达成理性共识，产生不利局面。
3.1不利因素一：引发“事后诸葛亮”的嫌疑
由于三步法中并不提及本发明“声称所要解决的技术问题”，而另行总结出一个“实际解决的技术问题”，给人的感觉是将发明人发现的技术问题转换成审查员发现的技术问题。如果两个技术问题一致，发明人会认为是审查员在看了本发明之后才会想到的“后见之明”，而发现这个问题本身就有创造性。如果两个技术问题不一致，发明人也会认为是违背发明人的真实意愿，为了评述而强行拼凑出来的问题。
由于实际解决的技术问题是审查员总结出来的，这就导致了对本发明所能解决技术问题的认定责任在客观上发生了转移。既然这是审查员而非发明人发现的技术问题，那么立足于该实际解决的技术问题所做的“问题-解决法”就很难从逻辑上摆脱“事后诸葛亮”的嫌疑。
3.2不利因素二：诱导公知常识的争议
在实际审查中，常常会出现这种分歧。审查员检索的对比文件已经完全公开了本发明的发明构思和发明点，区别仅是次要的公知常识。申请人转而争辩区别特征也是本发明的发明点，不是公知常识，若认为公知则请举证。
这种非理性的争辩除了申请人出于利益考虑而做了诡辩之外，也不排除是因为审查员提炼了“实际所要解决的技术问题”诱导申请人重估了区别特征的价值。
只要有区别特征就会有相应的技术效果和技术问题，只是这种效果和问题的发现未必都是发明人在发明时刻意谋求的。因此要避免“事后诸葛亮”不仅是对审查员的要求，也是对申请人和代理人的要求。申请人和代理人不应在看了审查员检索的对比文件后，将原说明书中完全没有提及效果或功能的技术特征包装成“第二发明点”加以争辩，否认一切公知常识的认定而全部要求举证。
比如区别仅在于用螺钉取代螺栓作为连接件，若严格按照三步法，还要郑重其事地总结出一个实际解决的技术问题。而总结这种公知替换所产生的技术问题本身就很困难，因为螺钉和螺栓这两种等效的公知连接手段相互替换谈不上可以解决什么技术问题，只是一种随机选择。其次即使勉强总结出一个实际解决的技术问题：提供另一种连接方式。似乎也在形式上夸大了该区别特征的重要性，反而会引发某些擅长辩论的申请人或代理人不着边际的联想和反驳。比如认为螺钉不需要螺帽，用螺钉取代螺栓可以节省零件等等在说明书中根本没有提及的技术效果。
3.3积极因素：维持专利的准入门槛
虽然存在如上所述的多种不利因素，但是“实际所要解决的技术问题”也绝非一无是处，否则不会在欧洲和我国的审查实践中被长期保留。
如第二个案例的分析所述，如果严格遵循发明人声称的技术问题寻找对比文件，有时候会对对比文件提出过高的要求。这是因为发明人声称的技术问题往往具有较强的个人色彩，并不能保证都是非常理性和规范的技术问题。一旦这种技术问题是异想天开的东西，就很难找到恰当的对比文件，继而难以否认其创造性。案例二就处于异想天开和现实有用的临界位置，所以即使审查员很容易找到公开本发明主要结构的各对比文件，也很难找到直接将两者组合在一起的对比文件。
假设发明人进一步提出在割草机上集成望远镜，用以解决割草时顺便眺望远方侦查敌情的问题；是否也只有找到有在割草机上集成望远镜启示的对比文件才能否定创造性呢？如果严格依据美国的“理由、启示或动机”中的三个来源，在割草机上集成望远镜不是本领域普通技术人员的知识。如果不能在割草机或望远镜的文献中找到结合的指示，那就必须找到一篇记载了这两个要素的组合的对比文件，其难度可想而知。所以严格执行这种操作标准会导致很多异想天开的低质量申请反而更容易获得授权。
而把发明中声称所要解决的技术问题转换成实际解决的技术问题时，这个难题往往就会迎刃而解。
所以对于要素组合非常松散的低质量发明，三步法可以合理地降低举证难度，兼顾公平与效率。而非显而易见性分析框架中“引导发明人去注意”的要求，有时会“接近这样一种风险，即将非显而易见性的要求削弱至与新颖性审查差不多的地步”[13]，会对公共领域产生不当侵害。对此，美国的审查标准也已经做了适度调整。
四、美国KSR判例对非显而易见性分析框架的补充
随着美国专利蟑螂（patent troll）的泛滥，影响了美国实业特别是计算机和通信行业的发展，使得专利讹诈成为美国社会日益严重的问题。而专利讹诈的一个重要基础是一大批显而易见的低质量发明获得了授权。面对这种变化，美国司法界和专利商标局也对非显而易见性的评判标准做了调整。
美国联邦最高法院于2007年4月在对KSR案的终审判决中指出，“即使（TSM准则）是有助于创造性判断的良策，也不应成为僵化和千篇一律的规则”[14]。同时批判美国联邦巡回上诉法院缺点是以一种刻板的方式适用“TSM准则”。还认为在确定权利要求是否具备创造性时，专利权人的实际动机或者宣称的目的都不起决定性作用，关键要看权利要求所要求保护的客观范围是否延伸到显而易见的区域。不难看出这种审查思路极大弱化了发明人主观意图在审查中的作用，可以说更接近于“三步法”的审查思路。
数月之后，美国专利商标局（USPTO）根据该司法判决制定公布了《2007显而易见性审查指南》，该规则延续到了《2010 KSR新指南》[15]，其中增加了除TSM准则之外的六种支持“显而易见拒绝”的合理理由[16]；其中就包括：根据已知方法组合现有技术要素以获得可预知的结果。
如果依据这种判断规则重新审查割草机探测器，似乎也可以得出这样的分析结论：首先它是用公知的机械连接方法连接现有技术中的割草机和探测器，得到边割草边探宝的效果也是可预见的，因而该发明是显而易见的，不具备创造性。
五、欧洲专利审查指南为问题-解决法打的补丁：could-would法
《欧洲专利局专利审查指南》中规定：在第三步所要解决的问题是，现有技术作为一个整体是否会促使技术人员面对客观技术问题时，将会（不仅仅是可能（could）而是将会（would））去考虑教导改造或运用现有技术达到权利要求的方案[17]。
同样，《PCT国际检索和初步审查指南》第13章附录中对问题-解决法的解释也做了类似的规定：第三步中需要解决的问题是从整体上来说，现有技术中的任何教导是否将会（并非简单的可能，而是将会）促使所属领域技术人员考虑所述教导[18]。
这里给出了两个意思十分接近的词汇“could”和“would”。两者都可解释为“会”，但细微的差异是：could侧重于能力，而would侧重于意愿。所以该括号所表达的意思是，现有技术所给出的启示和教导不仅要求本领域技术人员在事前来看，觉得这么做是符合科学原理的，还要求他们在事前有意愿去这么做。实际上就是强调了要去理解发明中人的主观能动性——如果仅是合乎科学原理，但没有人会那么做，也不能认为是显而易见的，以此来弥补“问题-解决法”中对发明人主观能动性的忽视。换言之，评价一个发明的创造性时，需要同时关注客观因素和主观因素，以免落入机械化的武断判定，可以说，这是向“非显而易见性分析框架”靠拢。
六、小结和建议
三步法和“Graham要素”大同小异，最主要差别在于是否归纳“实际所要解决的技术问题”。在三步法中通过明确归纳“实际所要解决的技术问题”，可以摆脱申请人主观意图的束缚，能够从本领域技术人员这个旁观者的角度评述发明的创造性，更有助于保障公众的集体利益。而“Graham要素”中则并不刻意归纳“实际所要解决的技术问题”，更贴近发明人的视角思考发明所要解决问题，容易和发明人达成共识，更有助于保障发明人的个人权利。这种微小的差异反映出不同国家地区的价值侧重，也可能是大陆法系和英美法系的传统理念所造成的差异。
但在审查实践中，各地区会不断的动态调整。除了上面所述的欧美审查政策的变化，中国专利局对“三步法”的业务指导通常会强调立足于“发明构思”，即从本发明的整体考虑发明人在原说明书中体现的构思，防止忽视发明人的主观意图，产生机械化操作。而在美国的非显而易见性分析框架中，却强调不能把TSM准则作为审查创造性的必要条件，以避免另一种机械化操作——过于重视发明人的主观能动性。两种审查思路都在不自觉地吸收融合对方的合理性，不断地做否定之否定。这种标准的摇摆正是各个国家地区为平衡公众利益和发明人利益之间的矛盾而做出的努力。
但是左右摇摆不等于莫衷一是，更不等于朝令夕改，这种摆动应当是围绕客观公正这一根无形的定轴所做的小幅微调。构建这根定轴的要素除了对现有技术及公知常识的充分检索和掌握，还有对发明人初始发明意图的理解和尊重。只有两者兼具才能最大程度地争取各方的理性共识，主动适应社会变化，保持客观公正的初衷。
注释：
[1]国家知识产权局审协江苏中心副研究员
[2]See GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE Part C Chapter IV 9.8
In the problem-and-solution approach, there are three main stages:
(i) determining the "closest prior art",
(ii) establishing the "objective technical problem" to be solved, and
(iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.
[3][美]罗杰·谢科特等著，余仲儒等译：《专利法原理（第2版）》知识产权出版社 2016年第1版 第135页
[4]《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节 判断方法
[5]参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年第1版，第265页
[6][美]罗杰·谢科特等著，余仲儒等译：《专利法原理（第2版）》知识产权出版社 2016年第1版 第136页
[7]参见国家知识产权局 编译：《PCT法律文件汇编（2016）》，知识产权出版社，2017年第1版，第444页
[8]参见国家知识产权局 编译：《PCT法律文件汇编（2016）》，知识产权出版社，2017年第1版，第450页
[9]参见《审查操作规程2011》实质审查分册 第四章第4.1节
[10]参见[美]罗杰·谢科特 等著，余仲儒等译：《专利法原理（第2版）》知识产权出版社 2016年第1版 第140-141页
[11]参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年第1版，第272页
[12][美]罗杰·谢科特 等著，余仲儒等译：《专利法原理（第2版）》知识产权出版社 2016年第1版 第140页
[13][美]罗杰·谢科特 等著，余仲儒等译：《专利法原理（第2版）》知识产权出版社 2016年第1版 第142页
[14]参见尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年第1版，第 274-275页
[15]参见国家知识产权局文献部：《美
[16]具体包括：(1) 根据已知方法组合现有技术要素以获得可预知的结果；(2) 一个已知要素简单置换另一个已知要素以获得可预知的结果；(3) 使用已知技术以相同的方法改进类似设备、方法或者产品；(4) 运用已知技术改进已知的设备、方法或者产品，产生可预知的结果；(5) 显易尝试——从数量有限的确定的可预知的解决方案中进行选择，有获得成功的合理预期；(6) 研究领域的已知成果，基于设计动机或者其他市场动力刺激，可能促成其发生变化并运用于相同或不同领域，但该变化对于本领域技术人员是可预知的。
[17]See GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE Part C Chapter IV 9.8.3
[18]国家知识产权局 编译：《PCT法律文件汇编（2016）》，知识产权出版社，2017年第1版，第451页
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：杜衡
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
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