禁止反悔原则和等同原则对代理人工作实践的启示

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原标题：禁止反悔原则和等同原则对代理人工作实践的启示

禁止反悔原则和等同原则是专利侵权诉讼中的两个基本原则，两者相生相伴，要求代理人在代理作业中予以高度重视，如代理人在代理作业中处置不当，有可能令专利权人在侵权诉讼中处于不利地位。本文先说明禁止反悔原则和等同原则的含义，再结合案例说明禁止反悔原则和等同原则对代理人工作实践的启示。

禁止反悔原则的含义

禁止反悔原则是指专利权人在专利授权或确权程序中，为获得授权或者维持专利权有效性而对其专利保护范围进行的限制，在专利侵权诉讼中不得再主张将自己做出的限制纳入专利权的保护范围。（2010年1月1日起实施的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用 法律若干问题的解释(一)》正式确立禁止反悔原则）

虽然专利申请人或专利权人在专利授权或确权程序中做出了限缩性的修改或者意见陈述，但该限缩性的修改或者意见陈述在相应的行政程序中被明确否定的，则不会引起禁止反悔原则的适用。（2016年4月1日起实施的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》）

设立禁止反悔原则的目的

专利申请人往往通过对权利要求书或说明书的限缩以便快速获得授权，但在侵权诉讼中又试图通过等同原则将已放弃的技术方案重新纳入专利权的保护范围。为确保专利权保护范围的稳定性，维护社会公众的信赖利益，专利制度通过设立禁止反悔原则防止专利权人上述“两头得利”情形的发生。

限制专利权人的权利，缩小解释保护范围。

禁止反悔原则的要件

（1）专利权人在专利授权或确权程序中作出的书面修改或意见陈述（电话会晤、给审查员的电子邮件不在此列）；
（2）修改或意见陈述被审查机关认可；（3）禁止反悔原则适用于导致专利权保护范围缩小的修改或者陈述，亦即放弃部分方案；（4）禁止反悔原则的对象应该是针对实质性问题的书面修改或意见陈述，针对简单形式问题的书面修改或意见陈述不在此列。

等同原则的含义

2001年《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条正式明确等同原则

专利法第五十六条第一款（现专利法第五十九条第一款）所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。
等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
保护专利权人的权利，扩大解释保护范围。

禁止反悔原则与等同原则在诉讼中的关系

禁止反悔原则是对等同原则的约束，适用禁止反悔原则将有可能导致不得适用等同原则。

权利要求的修改一般有两种：

（1）权利要求包含特征A+特征B+特征C，修改时增加特征D，特征D未被特征A、特征B、特征C概括。

关于第一种修改适用禁止反悔原则，并且适用等同原则。

保护范围由于全面覆盖原则而被缩限，但是特征A+特征B+特征C+特征D’（与特征D以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果）仍受保护。

（2）权利要求包含特征A+特征B+特征C，修改时增加特征C’（或者将特征C替换成特征C’），特征C’包含于特征C。

关于第二种修改适用禁止反悔原则，导致不适用等同原则。

保护范围由于不适用等同原则而导致被缩限，特征A+特征B+特征C’’（与特征C’以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果）不受保护。

关于意见陈述

意见陈述引起适用禁止反悔原则多是由于对权利要求的现有特征的限缩性解释，因此，其效果等同于上述第二种修改，适用禁止反悔原则，导致不适用等同原则。

并非申请人根据申请文件的记载而推演出的意见陈述才会被认为是对权利要求的限缩性的意见陈述，即使意见陈述的内容就直接地、明确地记载在申请文件中，也仍然会被认为是对权利要求的限缩性的意见陈述，也会导致适用禁止反悔原则。

案例一

中誉公司是名称为“模型舵机”、专利号为ZL200720069025.2的实用新型专利的独占实施被许可人，其发现上海九鹰公司制造、销售的一款航模产品侵害了其享有的专利权，遂向法院起诉。

2009年4月20日，九鹰公司针对上述专利提出无效宣告请求，专利复审委员会于2009年7月22日作出无效决定：宣告涉案专利的权利要求1-2无效，在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效。中誉公司未对该决定作出修改或意见陈述。一审和二审法院均认定九鹰公司产品所采用的技术方案是现有技术与公知常识的组合，不构成侵犯本案专利权。中誉公司遂向最高法院申请再审。涉案专利的权利要求包括：

1．一种模型舵机，其特征在于，包括支架、电机、丝杆和滑块，所述支架包括电机座和滑块座，所述电机设置于所述电机座内，在所述电机的一端设置有一主动齿轮，所述丝杆纵向穿过所述滑块座，在所述丝杆的一端设置有一从动齿轮，所述主动齿轮和所述从动齿轮相互啮合，所述滑块穿在所述丝杆上，并且所述滑块伸出所述滑块，在所述滑块底面设置有一电刷。

2．如权利要求1所述的舵机，其特征在于，在所述支架上，设置有固定到一舵机驱动电路板上的固定孔。

3．如权利要求2所述的舵机，其特征在于，在所述舵机驱动电路板上，印制有一条形的碳膜和银膜，所述支架通过其上的固定孔固定到所述舵机驱动电路板上，且所述滑块底面上的电刷与该碳膜和银膜相接触。

被诉侵权产品相应部位上使用的是“镀金铜条”。

最高法院提审认为，本案当事人争议的焦点问题有：专利复审委员会决定在权利要求3的基础上维持涉案专利权有效，是否导致禁止反悔原则的适用，从而限制适用等同原则。

每一项权利要求可以被单独地维持有效或宣告无效。每一项权利要求的效力应当被推定为独立于其他权利要求项的效力。即使从属权利要求所从属的权利要求被宣告无效，该从属权利要求并不能因此被认为无效。所以，不应当以从属权利要求所从属的权利要求被无效而简单地认为该从属权利要求所确定的保护范围即受到限制。

放弃技术方案通常是专利权人通过修改或意见陈述进行的自我放弃。在本案中，专利复审委员会认定独立权利要求无效、在其从属权利要求的基础上维持专利权有效，并且中誉公司在专利授权和无效宣告程序中没有修改权利要求和说明书，在意见陈述中也没有放弃除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案。因此，专利权人未曾作上述自我放弃，不适用禁止反悔原则。

如果该从属权利要求中的附加技术特征未被该独立权利要求概括（上述第一种修改），则因该附加技术特征没有原始的参照，故不能推定该附加技术特征之外的技术方案已被全部放弃。在本案中，权利要求3中的“银膜”并没有被权利要求1-2提及，因此，不应当基于权利要求1-2被宣告无效，而认为权利要求3的附加技术特征“银膜”不能再适用等同原则。

综上，专利复审委员会宣告涉案专利权利要求1-2无效，在权利要求3的基础上维持专利权有效，二审法院认为涉案专利权利要求3中的技术特征实质是修改权利要求而增加的技术特征，该技术特征将导流条明确限定为银膜，应视为专利权人放弃了除“银膜”外其他导电材料作为导流条的技术方案，从而认定被诉侵权产品不构成等同侵权，存在错误，应予纠正。

案例一的启示

（1）禁止反悔原则的对象应该是专利权人主动作出的修改或者意见陈述，因此，本案实际不适用禁止反悔原则；

（2）即使本案适用禁止反悔原则，由于属于第一种修改，因而适用等同原则。

案例二

沈其衡是名称为“汽车地桩锁”、专利号为ZL00263355.8的实用新型专利的权利人，诉上海能达建筑装饰工程有限公司侵犯其专利权。

案外人曾向专利复审委员会提出宣告原告上述专利权无效的请求。专利复审委员会宣告专利权利要求1无效，在权利要求2、3、4的基础上维持专利权继续有效。原告不服该决定，提起行政诉讼，原告在行政起诉状中对涉案专利权利要求1的四个技术特征作了具体结构描述：“a、底座，参见图1，是一个呈一字形的零件，两端设有孔。b、轴。c、活动桩，参见图1、图2、图6，是一个呈一字形的零件，端部有孔。d、关于锁具的描述，权利要求1记载有活动桩设有供锁具插入的孔。该描述的含义是，锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩的孔分离。”（相当于第二种修改）北京市第一中级人民法院作出行政判决，判决撤销上述无效宣告请求审查决定。专利复审委员会维持原告专利权有效。

1.一种汽车地桩锁，其特征在于：它由底座（1）、芯轴（2）、活动桩（3）和锁具（4）构成，所述底座（1）固定在地面上，所述活动桩（3）通过芯轴（2）与座（1）相连，活动桩设有供锁具（4）插入的孔。”

与原告涉案专利相比，被控侵权产品有底座、芯轴及锁具，但没有活动桩，只有一个“∧”形零件。

最高法院的再审结论均如下:

权利要求1中记载的“活动桩设有供锁具插入的孔”的含义，是指“锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩的孔分离”。而被控侵权产品的锁具是“固定在底座上的，在底座右端锁具锁起时锁舌插入该孔内，使右杆与底座相连”。故被控侵权产品的该技术特征与上诉人专利权利要求中记载的“活动桩设有供锁具插入的孔”的技术特征是不相同的。

即使该相应的两项技术特征等同能够成立，由于上诉人在向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的诉状中陈述，“活动桩设有供锁具插入的孔”的含义，是指：“锁具不是永久固定在孔中，而是根据使用状态呈现两种连接关系，即锁定时位于活动桩的孔中，打开时，从孔中取出，与活动桩的孔分离”；上诉人该陈述也得到了北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院，以及专利复审委员会的确认，从而认为涉案专利权利要求1有新颖性和创造性被维持有效，因此，根据禁止反悔原则，上诉人亦不能以等同为由主张专利侵权成立。

案例二的启示

（1）本案适用禁止反悔原则，并且相当于第二种修改的意见陈述，导致不适用等同原则；

（2）即使未修改权利要求，在意见陈述中做出的解释在诉讼中具有与修改权利要求相同的效果，保护范围会被认为是因意见陈述中作出的解释而限缩后的范围。

禁止反悔原则和等同原则对代理人工作实践的启示

1.对于缺乏必要技术特征、得不到说明书的支持、修改超范围等问题，不想修改的或者修改方案不唯一的，应尽量主动进行电话会晤。电话会晤的内容不会作为意见陈述而对保护范围作出限缩性解释。

2.在给客户提供答复意见时，将第一种增加新特征的修改后的优先级排在对其中某个特征进行具体限定的修改的优先级之前。在实践当中增加新特征的修改也更容易被客户接受。

3.在进行意见陈述时，

1）对于缺乏必要技术特征、得不到说明书的支持、修改超范围等问题，在解释权利要求书与说明书之间的关系时，应该尽量用“对说明书的……的合理概括”、“能够得到说明书……的支持”、“修改是基于说明书的……”、“修改对应于说明书的……”这样的表述，而不要使用“相当于说明书的……”、“就是说明书的……”这样的表述。

2）对于新颖性、创造性的问题，在说明本发明的特征时，不应作过多的解释，且尽量用权利要求的原话，不要在未得到客户明确指示的情况下主动增加对技术方案的解释，这种解释很可能成为对保护范围的限缩性解释。在说明本发明的技术效果时，应使用说明书发明内容部分中较为宏观的表述，例如“降低成本”、“小型化”、“节能”等，对于说明书具体实施方式中对保护范围有限缩性解释的具体表述应该慎重使用。另一方面，对于对比文件，则可以为了有利于说明对比文件与本发明的区别而主动增加对对比文件的解释，这样的解释由于不是针对本发明的，因而不构成对保护范围作出限缩性解释。

来源：三友知识产权微信平台

作者：马建军

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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