涉外专利申请如何避免被坑？

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：成二  律师

原标题：涉外专利申请如何避免被坑

随着中国企业走出去的需求不断增强，越来越多的中国企业也需要海外专利商标来为自己的产品和技术保驾护航。但是国内大部分的企业缺乏国外专利商标的申请的经验和专业知识。而国内很多服务机构又鱼龙混杂，国外专利申请不同于中国，各个国家和地区又千差万别。中国企业很多习惯了国内专利大代理的经验和模式，套用到涉外专利申请上，被坑被骗的不计其数，笔者作为一名7年知产小兵，就自己多年来的一些从业经历，得出一些总结，希望可以引以为鉴，避免企业重复入坑。

目前很多企业进行PCT专利申请，往往会找自己原先国内的代理所，或者通过比价模式选择最便宜的一家代理机构。而很多入坑都是从“便宜”开始的。俗话说，贪小便宜吃大亏，此言非虚。

   
概括了历年来遇到的各种套路，无外乎以下几种，希望各个申请人可以警惕。

央行行长说过，“收益率超过10%，你就该做好失去全部本金的准备”。如果国际专利申请价格低到一定程度，那你也要做好失去的专利授权授权的准备。

 
让你入坑第一招：打包价，超低价

由于国际专利申请当中，主要是和国外的律师和代理人合作，中国代理机构在国外是没有执业资格的。而外所的收费通常是计时收费，所以费用的产生通常没有办法给出一个准确的固定价格。工作量越大，时间越长，费用越高。有些国家甚至还有维持费，例如欧专局每年都有专利维持费，不论是否授权，在审查阶段都需要付维持费。

    
所以任何打包价，包干价格，那就是离入坑不远了。打包价如果要保证成本，那么必然就会一个较高的预算，否则极有可能亏本，但是客户很可能觉得费用高，所以无法成交。那么就给一个便宜的报价，但是如果收费低，要好好做，也极有可能亏损，或者说必然亏本，那么这个时候怎么办呢？

        
我们都知道低价旅游团，旅行社是要靠强制购物来赚钱的，那么低价PCT专利怎么赚钱呢？羊毛出在羊身上，卖的总比买的精，做生意不可能做赔本买卖的。

       
套路一，根本没想好好申请这个专利，全部工作是中国代理人进行，随便找一家最便宜的国外代理所，只负责递交。专利撰写质量完全没保障，因为国内代理人根本不了解国外的专利制度和审查规则，甚至为了压缩成本，代理人本身也很可能都是缺乏经验和专业训练的新手。结果上无非是本来一个可以被授权的专利，结果被驳回。或者一个质量不错的专利，授权文本的质量非常差。当然，也不排除本身创造性、新颖性也有问题而被驳回的。

        
笔者这里就曾经遇到过一家企业，有两件很不错的半导体专利，通过比价找到一家国内代理，不仅仅是包干价，而且价格特别感人。申请的目标国家和地区是欧洲专利局，后面还都授权了，当时我们受甲方委托，要和该企业展开技术合作，该企业非常自负的拿出了他们在欧专局的专利权证明（进入了德国、法国、英国、比荷卢、意大利），但是我们检索发现这两个授权发明专利的授权文本都仅有两个权利要求，我们还调取了当时的专利的审查意见，原来原代理机构为了尽快授权，减少维持费用，放弃了很多可以争取的权利要求。专利的独立权要求范围都非常小，根本没有保护的实际意义（该企业的国内专利也已经授权）。由于其欧洲专利本身没有任何技术保护作用，导致最后整个技术合作都因此而陷入了停摆，上百万的技术合作费用打了水漂。

        
套路二，找国外的黑代理，黑代理不仅仅是中国特色，在国外也非常普遍。这些黑代理都是那些构成的呢？中国的留学生，老外中会中文的皮条客，没有执照的国外法律从业者，在国外打工的中国人等等。黑代理并不是说一定专利撰写质量会很差，但是最大的问题是没有风险控制和流程管理。因为国外专利商标申请过程中，很大一部分是要依靠国外代理机构的可靠和专业的，好比地接社的好坏决定了整个旅行社服务质量的好坏。而专利代理工作中，有时候流程管理和风控管理甚至是比专利撰写质量更重要的。黑代理特点是价格便宜，但是各方面的稳定性都特别没有谱，申请人完全是碰运气。最离谱的是，因为所有的官文都是下发到代理机构的，如果国际申请中的黑代理倒闭甚至跑路，所有的官方通知申请人都无法收到。笔者曾经遇到过一个案子，客户好不容易有了一个欧洲专利（指定德国、英国、意大利、法国），准备用来申报项目，找融资。但是竟然没有到期续费，已经进入恢复期。之所以没有续费的主要原因就是因为代理所合作的代理机构是有一家黑代理，代理信息是不存在的，联系人是一个中国个人，而这个联系人已经无法联系上了，导致专利进入错过了续费时间，进入了恢复期，如果恢复期过了，专利就彻底失效了。由于黑代理没有专利代理人资质，所以在国外也没有办法以代理人身份进行案件递交，申请人可以留意下自己的专利申请文件，如果联系人并不是一家正规的代理机构，那么你通过国内所找的国外合作机构基本就是一家黑代理了。

        
其实客观的讲，有些黑代理的撰写水平真不差，但是最根本的问题是，没有一个人会对你的专利负责，你的专利写的好坏全靠运气和人品，这就是最大的风险。

让你入坑第二招：乱开账单坐地起价

除了给以很便宜的包干价格，还有一种就是给一个很低的预算。但是由于费用总数是不确定的，后期的费用控制和管理，主要取决于案件本身的难度和周期，以及国内代理所对于外所的把控。

        
万万不要觉得老外一定都特别诚信，国外律师事务所有时候收费的方式简直离谱。比如给你发一个通知不论你实际是否需要，都会有账单，而且有些费用可能并不合理，但是就给你发账单了让你付钱。之前遇到过一个客户，在美国有一个授权专利，当时是企业自己在美国找了一家律师事务所申请的，从申请到授权大约收了小十万人民币。在授权以后，每年发缴费提醒和各种通知，然后就要附上账单收费，各种收费让企业负责人不胜其扰，光为了养这个美国专利就又花了3万人民币。其实老外干了啥呢？简单讲就是帮你关注你专利的状态，邮件通知你一下。（这要放在国内，我相信没有一家代理机构敢和客户收钱的）。老外也是看人下菜，你不懂的情况下，那只有被宰的份了。

        
除了外所乱收费不靠谱，国内代理所临时加价，开账单的行为在某些机构也非常普遍。因为绝大多数客户并不懂外所费用的构成，也不能理解工作量的计算模式。那么这个钱如果不付会怎样？很简单，不付钱国内代理机构就会要挟你要停案处理，一旦停案，自己的专利就很可能死掉，更换代理机构又会产生一系列的成本，而且如果前期答复不好，即使更换代理机构也往往回天乏术，客户往往也不会狠心放弃这个专利，那么就要持续投入沉默成本。

        
任何一个负责任的代理机构，都是在保证自己合理收益的前提下，明确告知申请的风险和费用构成的预算可能。并且帮助客户管理账单，监管外所。对于不合理收费就应当直接替客户拒绝，对于很多自己可以处理的工作，会事先告诉外所不用提供此项服务，并且对于此项服务我们不会支付费用。

合格的代理机构都是自己赚自己该挣的钱，保证自己的合理收益，但是费用都是透明的。就好比地接导游，如果低价团根本要自己贴钱，团客不购物消费，你让他怎么能回本？又怎么可能真心的好好为你服务呢？代理所是商业机构，不是慈善组织，代理人也不是雷锋。

杜绝入坑很简单

一句老话说的好”不爱占便宜的人，也不会吃亏“然后要懂得货比三家，选择最适合自己的。

        
首先，一般国家和地区的费用成本，虽然费用是一个并不是一个固定的成本，但是总体会有一个区间，下限和上限总还是可以有个预期的。而且国外的官费也是非常透明的。例如美国企业申请一个美国小实体发明，基本的成本在1万美金左右。申请人可以留个心眼，除非超项、超页特别多，答复次数特别多，否则一般而言费用都是有一个合理预期的，过高或者过低都是不合理的。

        
其次，申请人完全可以要求代理机构提供官费的明细，账单明细，外所名称信息，任何一家正规的代理机构都会积极配合。如果申请人英文比较好，基本可以了解该外所的基本情况，比如专业与否，在当地有没有相应的资质和知名度，基本的收费标准等等。账单的构成如果有歧义，可以和代理机构提出，代理机构也会作出相应的说明。由于外所的收费是按时间计算，所以说明工作量、工作内容、工作成果，用以计算工作时间来说明费用构成的合理性也是一家负责的代理机构职责以内的。

        
再次，国内代理机构的口碑和从业经验也会至关重要，因为绝大多数申请人没有能力直接和外所进行沟通，甚至由于不懂被外所忽悠，或者自己在管理上出现问题。笔者早年曾经遇到一个客户，自己通过美国代理所申请了数件发明专利。但是全部是有以“小实体”申请。但是，其实该公司根本不符合小实体的申请条件。幸亏是我先发现，如果被其他竞争对手发现，直接可以以“不实陈述“向美国专利商标局提出举报，这些已授权美国专利最后都会由于”诚信“问题，导致无法使用。

        
如果国内的代理机构经验丰富，口碑较好，在专业上和管理上有充分的保证，专业正规的事务所一般都比较重视声誉，一旦发生了纠纷和问题，也不敢不负责任的乱来。类似找黑代理、随便放弃权利要求、随便修改权利要求和说明书，国外代理机构失联等情况基本可以杜绝。而且优秀的国内代理所，对于境外专利，通常也是有自己的内部流程管理软件，各个国家的监控基本可以不依靠外所。

        
至于如何判断一家事务所的专业能力，在互联网时代，一个很大的好处，就是很多东西都可以在公开渠道查到，减少了信息不对称。其一、他们国内专利代理的水平如何，其二、有多久的涉外专利代理经验，其三、案件积累和国际合作伙伴如何，内部流程管理团队人数多少。通过这些问题的考察，基本可以判断一家代理机构涉外专利代理的能力和水平。

限定前提才能说性价比

性价比是在合理的价格范围内，追求最优秀的产品和服务。千万不要指望用买奥拓的钱买一辆奥迪；我们夸飞度好，那是基于这个价格和同级别车辆做比较得出的结论。飞度可能好过奔驰吗？那当然是不可能的。

       
上文说的货比三家，也是基于同一水平的情况下，进行横向比较，进行选择合适的代理机构，如果比较的对象彼此之间不具有参照意义，那么也就不存在所谓“比较”了。“雷凌”和“卡罗拉”可以比较，我个人认为雷凌更有性价比，但是去和法拉利比较，这个就显得毫无意义了。

        
当然，我也不可否认的说，国内某些外所的驻华办事处，还有一些专门服务老外的律所，或者一些美其名曰的顶级律师事务所，从他们的服务和客户获得的收益来看，我个人觉得找他们的客户真的就是有钱烧的。其中有些是真的就是收费高，但是还有一些，则是由于一些律所本身案件数量少，没有办法和外所进行案件对冲，或者由于案件数量少无法摊薄整个流程管理和运营成本，所以单个案件的费用就收的特别贵。这些事务所，因为收入分配制度的问题，有很多律所的律师都是个人挂靠的，往往就是一两个律师或者助理，负责全部的专利。从管理水平上讲，肯定比不上团队化管理，而且从整体成本上，或者说从风险管理上，也一定比不上专门的有经验的代理机构，毕竟一年走一千件专利的事务所和一年走不到50件的事务所，从经验、团队、综合能力上，还是有一定差异的。对于天价律师事务所，也可以要求上述几个指标作为参考，如果贵的有道理那是合理的，如果贵的没有道理，那就是离谱的。

总的来说，涉外专利申请，是一件费时、费力、费钱但是企业到了一定阶段又不得不为的工作。从之前一系列的教训中，希望所有的企业家，如果是真的有国际专利申请的需求，那就结合企业的实际，有的放矢，不要贪小失大。尤其是中小企业家们，现在经济环境下行，正是筚路蓝缕，披荆斩棘，上下一心，共克时艰，要用知识产权为企业保驾护航开拓市场，但是千万不要再重蹈前人的覆辙，花费了时间、精力和金钱，还失去了自己宝贵的专利。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：成二 律师

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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