关于专利分案申请，如何避免“踩雷”？

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原标题：关于分案申请，我想我终于知道如何避免“踩雷”了

在我国的专利申请实务中，有些规定和程序看似简单，实则变化多端处处“埋雷”。分案申请就是其中之一。今天，咱们就来聊聊关于分案申请你不得不知的那些事儿。

一 什么是分案申请（WHAT）

根据我国专利制度的规定，除了属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型可以作为一件申请提出之外，一件专利申请应当限于一项发明创造，这就是所谓的专利申请的单一性原则。

在一件专利申请的审查过程中，当国家知识产权局认为该专利申请要求保护多项发明创造而不符合单一性要求时，将通知申请人在指定期限内对其专利申请进行修改，以满足单一性要求。这里所说的修改是指对一件专利申请中的发明创造的数量进行限制，具体来说，可以是删除发明或者实用新型的一组或多组权利要求，也可以是删除外观设计的一幅或多幅图片。

但是，考虑到提出专利申请的申请人已经向国家知识产权局披露了多项发明创造，并表达了期望这一系列多项发明创造均获得专利保护的意愿，如果仅仅因为单一性要求就迫使申请人仅能保留其中一项发明创造，而对其它的发明创造只能随后另行提出专利申请，并以随后的提交日作为其申请日，则显然，根据先申请原则，申请人的利益势必会受到损害，这也与专利法的立法宗旨相悖。

基于这样的缘由，《专利法实施细则》第42条第1款中规定：一件专利申请包括两项以上的发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。这就是所谓的“分案申请”的由来和法律依据。

分案申请可以保留原申请（第一次提出的专利申请，也称为母案申请）的申请日，原申请享有优先权的，分案申请还可以保留原优先权日，这样就保证了申请人的正当利益不受损害，当然，如果后续授权的话，专利到期日也与母案申请相同。然而，需要注意的是，分案申请在其他方面完全独立于原申请，与普通专利申请无异。

二 为什么提出分案申请（WHY）

从上文中提到的相关法律条款来看，申请人提出分案申请的缘由似乎非常简单。但在申请实务中，申请人提出分案申请的目的却五花八门。总的来说，可以分为以下两种情况。

第一种情况——被动提出的分案申请

如上所述的，当国家知识产权局在审查意见通知书中指出该专利申请要求保护多项发明创造而不符合单一性要求时，申请人为了满足单一性要求，在原申请中仅保留其中一项发明创造，而对其它不具有单一性的发明创造被动提出分案申请。这也是常规意义上的分案申请。

具体而言，这种“被动提出”的方案申请通常又分为两大类情况。一类是由于撰写经验不足或者检索不充分而导致原始提交的权利要求书中即包含不符合单一性规定的多项发明创造；另一类则是由于在专利申请的审查过程中对权利要求书的修改而导致缺乏单一性问题的出现。

第二种情况——主动提出的分案申请

在专利申请实务中，有经验的申请人和代理人有时会主动利用分案申请制度以寻求利益最大化。这就是笔者下面将谈到的主动提出的分案申请。

具体而言，这些所谓的“主动提出的分案申请”又可以大致分为以下几种情况。需要申明的是，以下讨论的一些情况也许并不符合分案申请制度的立法本意，但我们不妨仅从有利于申请人利益的角度来看待吧。

01调整策略

专利申请中因各种原因有时会出现这种情况：申请提交时被写入权利要求书中请求保护的技术方案与申请人真实想要保护的技术方案存在偏差，或者与实际最具有市场价值的技术方案存在偏差。

在此情况下，只要不超出原申请记载的范围，申请人就可以利用分案申请来重新调整申请策略。另外，根据专利法实施细则第51条第3款的规定，申请人在收到审查意见通知书后对申请文件进行的修改应当仅针对审查意见通知书中指出的缺陷。因此，对于已经进入审查阶段的专利申请，通过提出分案申请能够避免将仅写入说明书中而未写入原权利要求书中的重要技术方案“捐献”给公众。正所谓亡羊补牢，为时不晚。尤其是，可以避免根据2009年《司法解释》【1】第五条中规定的“捐献原则”而出现的不必要的损失。

02尽量止损

这种情况其实可以看成是上一种情况的特殊情况。在某件专利申请已经被驳回或者已经进入复审程序且复审前景不甚乐观的情况下，如果这样的不利局面是由于原申请文件的撰写失误等原因导致的且原说明书中记载的内容中又确有具有保护价值的技术方案，则申请人此时可以提出分案申请，保护相应的技术方案，尽量止损。

03打破僵局

在发明专利的申请过程中，经常会出现申请人和代理人与审查员对于部分权利要求中的技术方案的新颖性和创造性的认定存在较大差异，以致申请的审查周期变长，甚至导致案件的授权前景黯淡。

在此情况下，为了打破审查僵局，申请人不妨先“壮士断腕”，尽量将权利要求书修改至符合审查员要求的文本，与此同时，依照之前具有较大争议的权利要求书（甚至可以是原权利要求书）提出分案申请。这样，以暂时牺牲原申请的部分利益为代价寻求争议技术方案经过二次审查而获得授权的机会。一旦成功，即可“李代桃僵”。

04抢占申请日

在大多数情况下，申请人（尤其是企业申请人）在专利申请的过程中会给申请策略的制定以及申请文件，尤其是权利要求书的撰写预留出充足的时间。但俗话说的好，计划赶不上变化。当突发事件导致原本充足的时间变得紧迫时，申请人往往来不及按部就班地展开上述各项工作。此时，申请人就可以充分利用分案申请制度为尚未理出头绪的多个技术方案抢占申请日。

在这种情况下，申请人不妨考虑把所有相关的技术方案全部放入专利申请文件的说明书以及说明书附图中，并简单撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。在如此“明修栈道”之后，申请人就可以继续从容地按部就班地展开相应的工作，然后利用分案申请实现自己真实的保护策略，当然这样做的前提是需要对所有拟提交的技术构思形成完整的技术方案。

05制约竞争对手

众所周知，发明专利申请的确权周期往往很漫长，但商业市场的局势发展却是瞬息万变。如果一项发明专利申请能够覆盖竞争对手未来将上市的产品却又不被竞争对手提前发觉，而是像地雷或潜艇一样先隐藏起来，等到关键时刻再给予对方致命一击，这样的专利申请一定具有极大的商业价值。

与上一种情况类似的是，在此情况下，需要先将尽可能多的技术方案放入说明书中，并撰写出明显不具备单一性的多组权利要求。然后，尽量采用各种策略使该母案申请保持悬而未决的“pending”状态。这样，申请人就可以有充足的时间研究市场部门随后获得的关于竞争对手的产品的情报，静观其变，见招拆招。如果能够形成针对性覆盖对手新产品的分案申请，就能够实现对竞争对手的有效制约。

三 怎样提出分案申请（HOW）

对于提出分案申请时的要求，之前已有多篇文章进行了详细阐述。因此，在该部分中，笔者仅结合最新发布的专利审查指南修改草案、针对分案申请的递交时间和分案申请的申请人和发明人这两个方面加以说明。

01分案申请的递交时间

根据《专利法实施细则》第42条第1款的规定，申请人可以在收到国务院专利行政部门对原申请作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

并且，根据专利审查指南的规定，对于审查员已发出驳回决定的原申请，自申请人收到驳回决定之日起三个月内，无论申请人是否提出复审请求，均可以提出分案申请；在提出复审请求以后以及对复审决定不服提起行政诉讼期间，申请人也可以提出分案申请。

另外，最新发布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》【2】首次明确了“再次分案申请的递交时间应当根据该存在单一性缺陷的分案申请审核，不符合规定的，不得分案”。

还有，笔者想强调是，分案申请的提交期限是不可以延期的，过了这个法定期限，就没有办法提交分案申请了。因此，如果申请人有提交分案的意愿，时限监控至关重要。

02分案申请的申请人和发明人

分案申请的申请人应当与原申请的申请人相同；不相同的，应当提交有关申请人变更的证明材料。分案申请的发明人也应该是原申请的发明人或者其中的部分成员。

在最新公布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，国家知识产权局对分案申请以及针对分案申请提出再次分案申请的申请人和发明人作出了进一步明确规定。

针对分案申请提出再次分案申请的申请人应当是该分案申请的申请人。

如果原申请的申请人需要转让原申请的申请权（或专利权），则应当在原申请的著录项目变更手续合格之后再提出分案申请。如果分案申请的申请人需要转让该分案申请的申请权（或专利权），则应当在分案申请提出的同时或之后，办理著录项目变更手续。

针对分案申请提出再次分案申请的发明人应当是该分案申请的发明人或者是其中的部分成员。

 
以上仅是笔者在日常工作中对于在提出分案申请时如何避免“踩雷”的一些体会和想法，如有任何不妥之处，请不吝指出。

注：

【1】：《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》法释[2009]21号，第五条。

第五条 对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。

【2】：《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》

来源：康信知识产权微信平台

作者：瞿艺

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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