专利技术特征的“逆等同”实施方式分析

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作者：袁博

原标题：小议专利技术特征的“逆等同”实施方式

根据《专利审查指南》的要求，当权利要求某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，才能使用功能性限定特征。在这种情况下，该特征应该理解为在申请日时覆盖了所有能实现所述功能的实施方式。

功能性限定特征覆盖的四类实施方式

一个功能性限定特征所覆盖的所有实施方式，理论上包括四个部分：说明书中公开的具体实施方式；与说明书中公开的实施方式构成等同的实施方式；虽然未与说明书中公开的实施方式构成等同、但是本领域普通技术人员通过阅读说明书及附图可以不花费创造性劳动而联想到的实施方式；与说明书已公开的实施方式实质不同但实现的功能基本相同的方式，即“逆等同”实施方式。

功能性限定特征覆盖的前述三种实施方式已经为业界耳熟能详，这里重点介绍逆等同实施方式。这种实施方式实现了同样的功能或效果，但是，它所利用的方式和手段与前述三种方式相比，在技术上产生了质的飞跃。例如，为了实现一个电路控制的功能，在本领域技术人员对晶体管一无所知的年代，用晶体管代替原来实施方式中实现同样功能的电子管，即为此种实施方式。这种逆等同实施方式的提法，是基于“逆等同原则”。该原则源自美国1898年的Byden Power Brake Co.v.Westinghouse一案，主要内容是，虽然被控侵权物再现了专利权利要求中记载的全部技术特征、但用的是实质完全不同的方式或手段实现了与专利技术相同的功能或效果，则被控侵权行为人可以主张不构成侵权。【1】

逆等同实施方式目前暂不应受保护的分析

如果说将等同实施方式纳入保护范围是对权利人的保护，那么，对逆等同实施方式纳入保护范围则需要三思而后行。专利权人所受保护应当要与其所作贡献一致，功能性限定特征不应成为专利权人不当扩大其保护范围的手段。【2】逆等同实施方式的产生实质上是技术飞跃所带来的产物。逆等同实施方式虽然达到的功能或者效果与原来类似，但为解决某一技术问题提供了一种不同构思的技术方案，或者代表某种新的技术发展趋势，因此足以成为一项值得单独评价的专利成果。在权利要求书产生的技术背景下，权利要求虽然使用了功能性的上位概念对技术特征进行概括，但是其涵盖的实施方式实质上是基于当时技术背景下的技术方案，权利人对未来的技术发展方向并不能预测其细节。当权利人的权利要求的字面范围与专利权人的实际发明之间出现了脱节时（即发明内容不足以支持权利要求，权利要求的范围相对于发明申请日时的发明技术过于宽泛），【3】权利要求书不能成为一个比说明书描述得更广泛的发明。如果仅仅因为符合功能性限定特征，就将申请日以后一些突破了现有技术水平的等同实施方式也归属于专利权人，不但会使专利权人坐享其成而怠于改进技术，也会不合理地阻碍其他人进入这一技术领域，【4】走向保护创新的反面。如果说等同原则的目的在于防止对专利权人发明的仿冒，逆等同原则就是为了防止专利权人发明的权利要求范围无限地扩大。【5】因此，符合逆等同原则的逆等同实施方式至少目前不应纳入保护范围。

我国目前并未承认逆等同原则，和其他国家一样，我国法律也要求利要求书中的每一项权利要求所要保护的技术方案，都应该是发明所属领域的技术人员能够从说明书中充分公开的内容中得出或者概括出的技术方案，不能超出说明书所公开的范围。就目前而言，综合考虑各种实际因素，从合理限制权利人边界的角度，符合逆等同原则的逆等同实施方式应该从专利权中排除出去。

注：

【1】何晓平：《论专利侵权判定中的逆等同原则》，《知识产权》2011年第1期。

【2】周云川：《功能性限定特征解释之规则分析》，《中国发明与专利》2008年第1期。

【3】何晓平：《论专利侵权判定中的逆等同原则》，《知识产权》2011年第1期。

【4】孙平：《关于权利要求中功能性限定特征解释的探讨》，《中国发明与专利》2010年第5期。

【5】胡高飞、蒋显荣：《美国专利的反同等性原则——PC Connector Solutions LLC案评析》，《电子知识产权》2006年第1期。

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作者：袁博

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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