小议商标在非注册类别上的“使用”

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作者：袁博

原标题：小议商标在非注册类别上的“使用”

现行《商标法》第四十九条第二款规定，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。那么，如何判断注册商标在三年内是否“使用”呢？《商标法》第四十八条定义了何为“商标的使用”，即指将商标“用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。

根据《商标法》第四十九条的规定，注册商标在使用过程中不得改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项。因此，严重违反注册事项的，就不能称之为商标的“实际使用”。例如，改变注册商标而使用的，不构成“实际使用”。根据商标法第四十九条的规定，改变注册商标的，管理部门会责令改正或撤销。但是，笔者认为，对于在实际使用中对商标的非显著性元素的视觉效果上的微小“改变”，仍然应当予以宽容。事实上，对于此种情形，《巴黎公约》以及英国、日本等国家均坚持了“微小改变不影响相同认定”的规定。其次，在非注册类别的商品上使用，不构成“实际使用”。司法实践中，司法机关对于核定商品类别上的使用采取严格解释的立场，即使是在与核定类别相近的商品上使用，一般也不认定为相同意义上的“实际使用”。

以下重点谈谈在非注册类别的商品上使用。

在商评委2018年公布的“2017年商标评审20个典型案例”中的“第9369681号‘ARTE COLL及图’商标撤销复审案”中，被申请人的第9369681号“ARTE COLL及图”商标（以下称复审商标）于2012年5月获准注册，指定使用在第3类“洗发液、化妆品”等商品上。申请人于2015年6月以复审商标连续三年停止使用为由向商标局提出撤销申请，商标局作出维持复审商标注册的决定。申请人不服，提出撤销复审申请。商标评审委员会经审理认为，被申请人虽提交了合作协议、产品购销合同等证据，但仅可证明复审商标一直使用在“面膜”商品上，而非本案复审商标所核定使用的“化妆品”等商品。因此，复审商标应予撤销注册。由此可以看出，尽管“面膜”在一般观念中与“化妆品、口红、指甲油”构成相近类别的商品，但仍然无法被认可构成实际“使用”。

与之相对，在一些特殊情形中，则存在例外。例如，同样在前述商评委公布的“2017年商标评审20个典型案例”中的“第6621955号‘AFIELD’商标撤销复审案中，该案申请人以无正当理由连续三年不使用为由，于2015年12月对本案被申请人注册的第6621955号“AFIELD”商标（以下称复审商标）向商标局提出撤销申请，请求撤销复审商标在第42类“计算机系统设计”部分核定使用服务上的注册。商标局经审查认为，被申请人提供的商标使用证据有效，复审商标在“计算机系统设计”服务上的注册不予撤销。申请人不服商标局决定，提出复审。商标评审委员会经审理认为，被申请人提交的证据材料等足以形成完整证据链证明被申请人在指定期间内在“建筑智能化工程设计施工”服务上对“AFIELD”商标进行了实际使用。“建筑智能化工程设计施工”服务的具体内容和方式存在复合性和多样性，难以纳入《类似商品与服务区分表》中某一项特定服务的外延中。根据我国住房和城乡建设部制定的《建筑智能化工程设计与施工资质标准》的规定以及在案证据显示的被申请人实际经营活动的情况可以认定，被申请人从事的建筑智能化设计与施工经营活动中包含了“计算机系统设计”服务。因此，复审商标在“计算机系统设计”服务上的注册应予以维持。由此可见，在一些特殊的新兴行业中，对于其商品或者服务类别的判定，应当结合技术发展的实际情况，才能作出符合实际的判断。

 
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作者：袁博

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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