专利侵权之合法来源有效抗辩

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作者：姜莹丽兰台知识产权团队

原标题：专利侵权之合法来源有效抗辩

在专利侵权诉讼中，最常见的一种抗辩理由就是“当事人不知道自己使用或者销售的产品是未经专利权人许可制造、售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品”。该理由在法律界被称为“合法来源抗辩”或者“合理来源抗辩”。我国《专利法》第70条明确规定“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任”，司法实践中，对合法来源的抗辩的支持要求较为严格，本文将从合法来源的对象，举证责任及法律责任承担三个角度审视该制度，以期在实务中能有效地抗辩专利侵权之诉。

合法来源抗辩是对善意第三人的一种保护，《专利法》第70条规定，合法来源的行为仅仅限于使用、许诺销售或者销售“侵权产品”的行为，而不包括专利法第11条规定的“制造、进口产品的行为”，这是因为相比与制造与进口商而言，使用者、许诺销售及销售者均位于产品流通环节的下游，如果要求零售商对其销售的每件产品都要进到高标准的审核义务，不符合实际。况且专利侵权判断本身就是一个十分复杂的专业判断，尤其是对于产品内部结构的侵权判定，必须达到专家级别的能力，这将极大的加重了市场主体的经营成本，情理上明显不公，经济也不利于商品的流通。

而制造商和进口商属于“侵权产品”的源头，属于侵权链条的毒树，是对专利权人造成损害的根本所在，故其必须承担较高的注意义务，不但要求其知道本领域的知识产权的情况，也要求其判断所生产或进口的产品是否构成专利侵权，故在专利侵权判断中对制造商和进口商采取过错推定原则。

况且，在专利侵权诉讼中，将销售者或使用者作为被告通常是为建立管辖连接点，而真正的诉讼目标是制造者。在复杂的市场经济环境中，有些情况下，原告很难锁定制造商或者进口商，状告销售商或者使用者，利用合理抗辩制度，在被告举证的过程中可为侵权源头提供线索。

《专利法》第70条要求合法来源抗辩必须满足两个要件：第一，不知道；第二具有合法来源。该两个要件相互独立，如果被告明知使用或者销售的是侵权的产品，即便能够证明合法来源，也不构成合法来源抗辩，免除赔偿责任。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释二》第25条第2款规定，不知道是指实际不知道且不应当知道。“不知道”是一种消极的主张，应由原告举证证明被告知道或应当知道其销售或使用的产品系侵权产品，否则应推定被告不知道且不应当知道其使用的产品属于侵权产品。

例如，被告销售侵权产品前销售过专利产品、被销售的产品价格极不合理的低于专利产品的市场价格、被告因涉案专利受到过行政机关的查处、甚至被告曾就涉案专利提出过无效宣告请求【1】，均可以认定行为人“知道”其行为针对的是侵权产品。如果上述情况均不存在，仅仅是权利人向销售者或者生产者发出了侵权警告函，则要对该警告函所记载的信息内容进行考察。如果该警告函记载或者附加了被诉侵权产品信息、专利权信息（专利号、专利名称、专利权证书复印件等）、侵权比对基本信息及联系人信息等，销售者收到该警告函，就应该知道其销售的是专利侵权产品。【2】

《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南（2017）>》（以下简称《侵权指南》）第146规定，合法来源是指通过合法的进货渠道、以合理的价格购买侵权产品，并提供符合交易习惯的票据，但权利人明确认可被诉侵权产品具有合法来源的除外。

在司法实务中，对于合法来源的抗辩的审查标准较高，不但要求被告在提供的买卖合同、供销单、支付单据中可以体现供货主体的信息（公章或者确认签字），收货人也要和销售者或使用者的关系对应；还需要买卖合同、供销单据体现产品的名称、型号、规格和被诉产品对应；且发票金额和支付价款数额对应，形成完整的合法来源的证据链。【3】

但实际的交易往往是多样化的，灵活的交易模式下有些交易并未留有规范的“票据”，如果销售商或使用者有支付合理费用的票据并提供了制造商，在制造商承认其制造被控侵权产品的事实下，就无需再要求相关票据与侵权产品之间具有高度的关联性。

《专利法》第70条对具有合法来源的行为人免除了赔偿责任，但并未免除其停止侵权的责任。对于销售者及许诺销售者而言，根据《专利法司法解释二》第25条第1款的规定，权利人要求停止许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持；对于使用者而言，《专利法司法解释二》第25条第1款及《侵权指南》147条均规定，使用者能够证明其产品合法来源且已支付该产品的合理对价的，对于权利人请求停止使用行为的主张，不予支持。

那么对于合理维权开支，具有合理来源方是否应当承担？笔者认为，合法来源抗辩虽然成立，但是销售和使用行为的侵权性质并未改变，权利人为维护自身开发权益，制止侵权行为的合理维权开支也是因为上述侵权行为引起的，合理来源方应当承担此部分的赔偿责任。

对此在东莞冠威绿之宝公司诉深圳居上美家电子商务公司侵害发明专利权纠纷一案中，广东省高级人民法院也认为：“《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第22条进一步明确规定，权利人主张其为制止侵权行为所支付的合理开支的，人民法院可以在专利法第六十五条确定的赔偿数额之外另行计算。被告的合法来源抗辩成立，免除其损害赔偿责任时，由于合理开支基于侵权行为而发生，并且与损害赔偿具有不同的法律属性，原则上不宜同时免除其承担原告合理开支的责任。”

综上，专利侵权诉讼中对于合法来源的对象仅针对生产者、销售者和许诺销售者。合法来源方须提供完整的合法来源证据链，原告认为被告应知其行为针对的是侵权产品的，应提供相应的证据予以证明。同时合法来源方虽然免除了损害赔偿责任，但并不阻碍其承担停止侵权的责任，对于合理维权开支仍需承担赔偿责任。

注释：

【1】：参见：王明达，《北京市高级人民法院<专利侵权判定指南》第610页，2014年9月；

【2】：最高人民法院（2014）民申字第1045号民事裁定书；

【3】：参见：江苏省高级人民法院（2007）苏民三终字第0102号判决书、枣庄市中级人民法院（2016）鲁04民初40号判决书、杭州市中级人民法院（2015）浙杭知初字第1174号判决书；

【4】：广东省高级人民法院2018粤民终784号判决书。

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作者：姜莹丽  兰台知识产权团队 

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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