失效外观专利著作权保护研究

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：高玉光 

原标题：失效外观专利著作权保护研究

企业提出问题：

笔者曾经代理了一个外观设计专利侵权纠纷，案情为：佛山A公司享有一款风机的外观设计专利（如下图所示），深圳B公司未经许可制造并销售与该专利实质相同的风机产品。A公司将B公司告上法庭要求后者承担侵权责任，法庭经审理判决B公司侵权成立并赔偿。其后，A公司的该外观设计专利期满失效，B公司此时继续制造销售该产品。日前，A公司咨询笔者是否还有救济渠道来追究B公司法律责任？本文旨在回答该公司抛出的问题。

 1、同一客体之上存在多种权利

根据洛克财产权劳动学说为代表的自然权利论和源于休谟并经边沁等人发扬光大的功利主义权利论，知识产权既是源于创造性活动的自然权利，又是国家基于功利原则授予的法定之权。权利人对同一客体做出了创造性劳动并产生了智力成果，同一客体之上可以同时存在专利权、商标权、著作权、知名商品特有装潢权、商业秘密权等诸多权利，这些权利从不同机理、不同维度对同一对象提供保护。法律没有规定只能在诸多权利当中择一进行保护，不允许多重保护。这实质是由于各权利内涵及功能不同决定的。以下谨以产品外观设计专利权与著作权为例进行论证。

产品若想获得外观设计专利权保护，须具备新颖性，并向专利局提出申请并经该局审查，审查通过后给予10年保护期限。其权利保护范围为：授权公告之后未经权利人许可，禁止制造、销售、许诺销售、进口与该外观专利相同或实质相同的同种类产品。

从法理角度，产品外观设计专利权功能是保护权利人创新成果，给予其一定期限的合法垄断权利；但更重要的一面是，该专利权公开之后，社会公众得以参考借鉴该专利成果，从中获得灵感及启发从而做出其他甚至更好的创新，最终促进社会科技进步及经济发展，并造福全人类。

作品若想获得著作权保护，须具备独创性，作品完成时自动产生著作权，保护期限为作者终生及其后50年。其权利保护范围为：禁止他人接触作品后未经许可，以经营为目的使用该著作权，并且两者构成实质相似。

从法理角度，著作权功能是促进文化艺术繁荣，鼓励百花齐放。只要作品是作者独立完成并彰显其个性艺术特征，就给予权利保护，以促进文学、艺术及科学发展，并造福全人类。

2、专利权与著作权多重保护

回到本文开始问题，产品外观设计专利权期满失效之后，产品之上是否还存在其他权利？笔者认为，如果产品外观设计效果图构成实用美术作品，则应当同时给予著作权保护，外观设计专利失效与否不影响著作权保护。理由如下：

如果该实用美术作品具备独创性并能以某种有形形式复制，则属于应受著作权法保护的智力成果。试想，如果不给予著作权保护，则在该外观设计专利有效期内，他人可以在不相同及不相近种类产品上免费使用该实用美术作品，并因此获得利益。例如：A设计了一款人体造型雕塑用作台灯灯座，并申请了外观设计专利。B觉得该人体造型很有美感，于是将该人体造型做成香水瓶予以经营。从专利法角度，香水瓶与台灯不属于相同或相近产品，A无法追究B的专利侵权责任。如果A不能获得著作权，B没有付出创作劳动但是抄袭A的设计并获得利益，这对原创人A而言显然是不公平的，B所得利益缺乏法理上的支持。

多数持反对理由的人会认为，权利人的外观设计专利一旦授权公开之后，即产生公众信赖利益，公众知道了该专利权空间范围及时间范围，不敢随意僭越以防侵权，只有在该专利权期满失效之后，权利人垄断权相应终止，其专利权成为社会公共财富，人人得以免费用之；如果产品外观设计专利权失效之后再以著作权进行保护，将变相延长权利保护期限，从而“架空”外观设计专利制度，云云。

然而笔者认为，专利权授权公告或失效公示，一方面是向公众宣告该专利权保护空间范围和时间范围，构筑专利权防护“主权领土”，更重要的另一方面是通过向社会公开其创新成果，使得社会公众知晓他人创新，吸取其创新思想，激发公众创新灵感，借此另辟蹊径或者站在权利人“肩上”继续深入创新，避免重复创新浪费社会资源等。这是公众信赖利益的核心所在，其宗旨正是为了促进创新，推动社会科技进步。

专利权失效公示之后不等于成为社会公共财富，不等于人人得以免费用之。试看以下几则反例,反例1：申请人就相同技术方案分别申请了实用新型专利和发明专利，其中实用新型期满失效后该技术方案仍然受发明专利权的保护；反例2：申请人在同一日就同样的发明创造既申请了实用新型专利又申请了发明专利，其中发明专利授权之日权利人放弃了实用新型专利，该放弃的实用新型专利技术方案仍受发明专利权的保护；反例3：基础专利是发明专利，该基础专利的从属专利是实用新型专利，该实用新型专利期满失效之后，而此时发明专利仍然有效，他人若使用该实用新型专利，则必然会侵犯该发明专利权；反例4：外观设计专利期满失效，但是专利权人将该外观设计注册了商标，他人若使用该外观设计可能侵犯权利人的商标权，等等。

所以，不能将公众信赖利益理解为可以对失效专利自由使用。失效专利不是免费午餐，专利失效不等于可以自由抄袭。事实上，如果一项外观设计专利期满失效之后，他人开始大肆抄袭该外观设计，恰恰从反面证明了该外观设计所展现的艺术魅力，它是如此的“迷人”，以至于在10年期满之后，还有人对其“钟情”。该艺术高度为著作权保护奠定了法理，提供了端口，铺平了道路。

3、多重保护国外实践及发展

法国。绝对双重保护原则确立于法国，法国确立了一切工艺品外观设计都享有版权。1793 年法国颁布了著作权法，1806 年颁布了工业品外观设计专门法。为了区分二者保护范围，法官们引入了一个“纯艺术性”概念，用以区分外观设计专利权法和著作权法保护的不同对象。但后来法官们发现：几乎一切能够付诸工业应用的、受《工业品外观设计专门法》保护的外观设计都不缺乏纯艺术术性的一面[1]。经过近一百年的实践，1902 年法国版权法规定：一切工业品外观设计都可以享有版权。双重保护原则从而得以确立。

英国。英国1911 年版权法规定，凡以工业方法进行批量生产的外观设计，不能取得版权法的保护。1949 年的注册外观设计法将一些以文学或艺术为主要特征的产品排除在外观设计注册范围之外。1968 年外观设计版权法对同时符合外观设计要件和著作权授予条件的实用工艺品可以同时给予外观设计专利权和著作权的保护。

美国。“可分离性与独立存在”理论的形成。美国在区分外观设计专利法和版权法的保护对象方面 ，1954年Mazer V.Stein案件是一个里程碑式的案件[2]。Mazer 一案确认版权法只保护实用物品艺术性，而不论其是否已经适用于工业。版权局相应修改了当时的注册规则，加入了确认实用品的外观设计能否获得版权的判定标准。规则说：“如果物品的唯一内在功能是其实用性，虽然该物品是独特的并具有吸引人的外形，也不具有艺术品的资格。然而，如果实用物品的形状具有一些诸如艺术雕塑 、艺术雕刻、艺术图形的特征，同时这些外形特征又能够作为艺术品被分离出来，并且能够作为艺术品而独立存在，那么，这些外形特征就可以获得注册。”这就是著名的“可分离性与独立存在”的原则[3]。随后1976年的美国版权法第101条又重申了该原则。

WTO规则。根据 WTO规则，WTO 成员国必须要对工业品外观设计给予保护，这是最低要求，但是成员国选择用外观设计专利法保护还是用版权法（包括工业版权法 ）保护，或者同时给予实用艺术作品以专利法和版权法的双重保护，由各成员国自行决定。

纵观各发达国家及国际组织立法及司法实践，基本都经历了从单一保护到多重保护的历程，多重保护符合相关法理，反映了社会发展的必然趋势。

4、对“可分离性与独立存在”理论的异议

笔者认为，在19世纪和20世纪初，关于著作权之实用艺术作品的功能性和艺术性应当可分离，其中艺术性可以从物品中独立出来的观点尚可接受，当时物品的设计相对单一，创作空间不大，物品功能性与艺术性彼此界限分明。在后现代社会，随着经济文化飞跃发展，物品的功能性与艺术性日益融合，艺术功能化、功能艺术化成为设计趋势，物品艺术性在观念上和物理上都越来越难以与物品功能性分离并独立出来，比如前文所讲人体造型灯座案例，该设计体现了作者的独具匠心，具有较高审美价值。如果按照美国“可分离性与独立存在”理论，该人体造型设计因其艺术性与功能性不可分离而不给予著作权保护，则他人只要避开相关外观设计专利侵权就可自由使用该设计，这势必会打击作者创作热情，最终影响整个社会创新活力。

笔者认为：我们应该从著作权授权条件本源出发，以独创性和创作空间来决定是否对设计予以著作权保护。原则上，无论作品功能性与艺术性是否可分离，只要具备独创性并符合智力作品其他要求，即可产生著作权；其次，如果作品功能性由作品唯一艺术形式限定，或者由有限的几种艺术形式所限定，也即作品艺术创作空间很小，则他人为使用该作品功能就必然使用上述艺术，他人的行为不构成侵权；相反，若作品功能性可以由比较多艺术形式来体现，或者作品功能性与艺术性可分离，也即作品艺术创作空间很大，则他人为使用该作品功能就应当避开作者独创的艺术形式，否则可能构成侵权。

5、A公司的问题——附图为公开的各种风机产品

从上图各公开渠道展示的风机产品，可知风机的外形及结构多种多样，即外观设计空间比较大。为满足风机的鼓风功能，可以用多种艺术表现形式。假设佛山A公司风机产品（左一图）因其流线型外观具备独创性，则可以获得实用美术作品著作权。如前所述，该风机外观设计专利期满失效之后，不影响A公司用著作权对涉嫌侵权人进行维权，且不论该涉嫌侵权人将A公司风机作品使用于风机类产品上还是其他种类产品之上。当然，如果涉嫌侵权人只是将该风机作品用于风机类产品上，法院在酌定赔偿额时会考虑先前该风机外观设计专利侵权判决数额，并依据著作权侵权赔偿标准，来综合判定赔偿数额。

6、小结

在知识产权领域内，一种客体可能同时属于多种知识产权保护对象，其中一种权利终止并不当然导致其他权利同时也失去效力。同一客体上同时存在外观设计专利权和著作权时，著作权保护范围不因外观设计专利权无效而受任何影响。

参考文献

【1】：郑成思，《WTO 知识产权协议逐条讲解》，中国方正出版社2000年版 ，第99页。

【2】：[澳] 彭道敦、李雪菁著，谢琳译，《普通法视角下的知识产权法》，法律出版社 2010 年版，129页。

【3】：李明德，“美国对外观设计及其相关权利的保护”，载《知识产权研究》第4卷，中国方正出版社 1997年版，第98-99页。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：高玉光

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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