中欧之专利部分修改方式的探讨

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原标题：中欧之部分修改方式的探讨

中国的部分修改方式

在中国，对专利申请文件的修改不能超出原说明书与权利要求要求书的记载范围，这规定在《专利法》第33条。曾有一段时间，中国审查员对于发明申请修改的审查非常严格，动辄指出修改超范围。在与审查员的博弈中，申请人常常被迫将说明书中的某些语句一字不落地补入权利要求中。

但是，在最近几年，中国审查员对部分修改的审查标准开始逐渐宽松，可参见以下示例。

例1

修改依据：

特征A、B、C出现在原申请文件（说明书或权利要求书）的同一个句子。

修改方式：

将特征A补入权利要求1中，不补充特征B、C。

结果：

存在被审查员接受的可能性。可能会有审查员指出该修改超范围，理由是没有将与特征A关联的特征B、C补入权利要求1中。但是，这种被指出超范围的可能性要低于过去。

例2

修改依据：

说明书的具体实施例中公开了特征A，并且还公开了对特征A进一步限定的特征a1、a2和a3。

修改方式：

将特征A补入权利要求1中，而不补入特征a1、a2和a3。

结果：

该修改被审查员接受的可能性较大。

例3

修改依据：

某个权利要求中限定了特征A、B和C。原申请文件（说明书或权利要求书）中公开了A的下位特征选自a1、a2和a3，B的下位特征选自b1、b2和b3，C的下位特征选自c1、c2和c3。

修改方式：

在权利要求进一步限定A、B与C，由此形成A、B与C的下位特征的具体组合方式。例如，在权利要求中补入组合后的特征（a1、b1、c1）或（a2、b3、c1）等。

结果：

在特征A、B、C及其具体下位特征为机械或电学特征时，下位特征的具体组合方式通常会被审查员接受。在特征A、B、C及其具体下位特征为化学物质时，以上修改被审查员接受的可能性也较大。这也适用于A、B、C是同一马库什通式的3个要素的情形。

以上提及了一些可能被审查员接受的修改方式，笔者认为申请人在申请过程中可以尝试用该些方式挑战修改。但是不能保证以上修改方式必然会被所有审查员接受。毕竟，中国审查员对于修改超范围的把握标准存在一定的自由裁量权，部分审查员可能会对上述修改方式持谨慎的态度。

另外，需要注意，以下修改方式仍然较难被中国审查员允许。

例4

修改依据：

原有特征a。

修改方式：

将特征a修改为其上位概念的特征A。例，a为信号的相位差，替代的特征A为误差，A为a的上位概念。

结果：

该增加的特征A容易被指出超范围。

例5

修改依据：

具体实施例1中有特征A、B，具体实施例2中有特征C、D，原申请文件并没有指出实施例1与2的特征如何组合的明确记载。

修改方式：

将不同的实施例中的特征进行组合，增加了组合的特征（A+D）、（A+C+D）或（B+C）。

结果：

容易被指出超范围的问题。

需要注意的是，在说明书中提及“本申请的方案可以是不同实施方式/技术方案的任意组合”等类似的语句，其通常不会被审查员认可为修改的依据。要应应对上述情况，需要在申请文件中明确记载不同实施例的特征的具体组合方式。

欧洲的部分修改方式

对于中国《专利法》第33条，欧洲专利局审查修改超范围的条款为 Article 123（2）EPC，其要求修改不能超出原申请记载的范围。从法条规定上，难以得出中欧对于修改超范围审查标准上的差异。通常，申请人容易认为中国的超范围审查是世界上最严格的。但实际上，欧洲专利局目前在某些方面的超范围审查标准已高于中国专利局。

例如，相对例3的涉及选择组合的修改情形、特别是其中的化学物质类（包括马库什权利要求）的修改方式，不容易被欧洲专利局接受。

另外，相对例1的修改情形，在不能充分说明补入的特征A与其他特征B、C不存在关联性时，单独补入特征A容易被欧洲专利局指出超范围的问题。相对例2的修改情形，单独补入特征A，而不补入特征a1、a2和a3，也容易被欧洲专利局被指出超范围。

针对欧专局修改审查严格的情况，建议申请人提前在申请文件中将具体的下位特征进行记载。

例如，对于例3，建议在申请文件中明确记载具体的组合特征（a1、b1、c1）、（a2、b3、c1）等。

对于例1，建议在申请文件中说明特征A与B、C不存在紧密的关联性，增加对涉及特征A的技术单独记载的部分。

对于例2，将仅涉及特征A与（A、a1、a2和a3）的两组方案分别单独记载。

但对于前述提及的例4、5，欧洲专局与中国的审查标准基本一致，均不容易被认可。注意到在欧洲申请文件中，常采用前后多引多的权利要求撰写方式，这一方面是为了节省费用，另一方面实现不同特征的尽量多的组合。

结语

综上，以上对中国与欧洲的部分修改情形是否被审查认可，进行了初步的探讨。对于既进入中国、又要进入欧洲的专利申请，可按照中欧的专利局中最严格的修改审查标准来要求撰写内容，从而为今后申请阶段可能的修改做好充分的准备。

来源：林达刘知识产权

作者：沈显华 机械部

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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