关于专利法第33条的若干思考

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原标题：关于专利法第33条的若干思考

做了这么多年代理师，修改了这么多申请文件，你是否真的理解什么是“修改不超范围”？虽然专利法第33条已明确规定：“修改不超过原申请文件记载的范围”即修改不超范围，但在实际操作过程中对于判断是否超过原申请文件记载的范围仍然是难以把握和解决的难题之一。

在2011年初至2016年底，最高人民法院关于“修改超范围”的问题，共审理了11件案件，其中，在（2011）知行字第69号中，申请人将原权利要求中记载的“对信息进行检测、判断、分析、分类处理”，“通过相应设备以被叫用户名义进行接续服务”修改为了“对收到的所述原被叫用户信息进行检测、判断、分析、分类处理”，“通过坐席终端、或拨号服务器、或语音系统分配服务器、或交互式语音管理服务器、或电子邮件服务器以被叫用户名义进行接续服务”，说明书中关于上述技术方案并未有其他新的记载，对于上述权利要求的修改，专利复审委员会和最高人民法院给出的结论均是修改超范围，其中，最高人民法院的理由具体如下：修改后的内容没有记载在原申请文件中，并且不能从原说明书和权利要求文字记载的内容即说明书附图直接的、毫无疑义的确定，因此修改超范围，可见，申请人在对申请文件进行修改时，应当充分考虑修改后的技术方案是否能够“从原申请文件中直接毫无疑义的确定”的考量标准。

接下来笔者结合代理经验对申请文件进行修改时可能存在的问题提出笔者的一些建议。

1 主动修改过程中的修改超范围问题

申请人可以在提出实质审查请求的同时，或在收到专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书起的3个月内对申请文件进行主动修改。基于很多考虑，申请人会在申请文件递交到专利局后对申请文件进行主动修改，一般有以下几种常见情况：

1）  申请文件与标准不对应

专利先行策略保证了专利会先于标准提案申请，但与此带来的一个问题是：申请人无法保证先于标准提案申请的专利一定会与标准对应，为了对应标准，申请人需要对申请文件的权利要求书进行修改，但需明确的一个规则是：修改后的权利要求的整体技术方案应当在原申请文件中有记载，例如，在先申请的权利要求1记载了：基站向终端发送请求信息。为了对照标准，需要将“请求信息”修改为“连接信息”，但如果原申请文件中仅记载了“连接信息”这个技术特征，没有完整的记载“基站向终端发送连接信息”的技术方案，那么将“基站向终端发送请求信息”修改为“基站向终端发送连接信息”，这样的修改应当是修改超范围的。

因此，笔者建议发明人在撰写交底书时，可以将可能写入标准的技术方案均完整的体现在交底书中。

2）  权利要求撰写出现偏差

基于多种原因，最终递交到专利局的申请文件的权利要求书有可能不是申请人想重点保护的技术方案，因此，申请人后续想对申请文件进行主动修改，笔者建议可以从以下角度考虑修改是否超范围：修改前的版本认作是技术方案A，修改后的版本是技术方案B，如果技术方案B相对于技术方案A具备新颖性，或技术方案A相对于技术方案B具备新颖性，那么将技术方案A修改为技术方案B的操作就应当修改超范围。

因此，笔者建议代理师将发明人交底书的技术方案充分体现在申请文件里，另，可以在说明书部分从多个角度撰写多套权利要求，以便后续修改。

2 针对通知书所指出的缺陷的修改超范围问题

申请人在答复审查员下发的补正通知书，审查意见通知书等时，经常会为了克服审查员指出的缺陷，需要对申请文件作出修改，例如，审查员指出当前记载的权利要求1不具备创造性，申请人为了克服这个缺陷，在权利要求1中添加技术特征，此处，需要留意的是，修改后的权利要求1所记载的整体技术方案如果在原申请文件中有记载，那么上述修改就应当是不超范围的；例如，审查员指出权利要求书中某一技术特征不清楚，且该技术特征又不是本领域的公知术语，因此，需要对该技术特征进行解释，但如果原申请文件中没有针对该技术特征的描述，那么针对该技术特征的解释就很有可能修改超范围。

综上，可以看出，要想保证修改不超范围最主要的还是要保证在申请时所递交的原申请文件中记载的足够多，足够细，建议代理师在撰写申请文件时，在说明书中尽量将后续可能存在的修改情况都考虑到，以使后续在考虑对申请文件进行修改时，都能够找到修改依据。

来源：康信知识产权微信平台

作者：王晓婷

编辑：IPRdaily王颖          校对：IPRdaily纵横君

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