利用驰名商标遏止“恶意抢注”，从“微信爷”商标初审公告说起

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：赵文侠陆穗峰
原标题：利用驰名商标遏止“恶意抢注”——从“微信爷”商标初审公告说起

自然人刘金冬从2017年7月开始到2018年末，一年半的时间里陆续提交几次申请；目前已经申请了30个类别的“微信爷”，而且大部分已经初审公告（参见《“微信爷”商标初审公告了，腾讯的“微信”却还没注册成功》（点击标题可直接查看原文））。一时舆论哗然：大家都认为该申请有明显的“恶意”应当驳回，但又难以找出驳回该类申请的理由。

笔者认为：驰名商标是反不正当竞争的利器，在遏止“恶意抢注”时不能缺位。与驰名商标扩大保护相关的是《商标法》第十三条、共分三款，以下逐款进行解读。

（一）《商标法》第十三条第一款

所谓驰名商标，是指为相关公众所熟知的商标；持有人认为其权利受到侵害时，可以依照本法规定请求驰名商标保护。

（一）个案认定与被动保护

认定驰名商标应当考虑因素，参见《商标法》第十四条，包括但不限于：
相关公众对该商标的知晓程度；

该商标使用的持续时间；

该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围；

该商标作为驰名商标受保护的记录；

该商标驰名的其他因素。

由此可见，只有当事人认为其权利受到侵害、并提出保护其驰名商标的申请后，才能启动认定程序，认定该商标是否为驰名商标。也就是大家熟知的“被动保护、个案认定”。

（二）曾受驰名商标保护的记录

与驰名商标相关的侵权案件审理结束，便会产生一条该商标曾“作为驰名商标受保护的记录”（以下简称“记录”）。基于这一点，所有驰名商标在相关案件审结后都是等价的；商标可以注销、可以失效，但“记录”却可以长期存留；

驰名商标只对该案件有效、只能被动保护，“记录”则没有此类限制、在该案件之后继续有效；驰名商标需要依相关材料进行认定，“记录”是客观事实、不再需要认定。

这些“记录”不应被束之高阁、应当在遏制商标“恶意抢注”问题上发挥重要作用。

（二）《商标法》第十三条第二款

就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用。

《商标法》第十三条第二款是对“未在中国注册的驰名商标”的保护条款；认定驰名商标之后申请注册，核准后便与第十三条第三款一致，不再赘述。

（三）《商标法》第十三条第三款

就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。

驰名商标“个案认定、被动保护”的方式有其不足之处：只有当事人的合法权益受到损害，提出申请后才给予认定、保护；在我国企业商标意识普遍低下、商标监察多不到位的情况下，“被动保护”显然难以应对目前大量的商标恶意抢注。

《商标法》第十三条第三款给出了解决问题的办法。

（一）已经在中国注册的驰名商标：应当受到主动保护

“已经在中国注册的驰名商标”包含两层意思：该商标在我国是依法核准的注册商标；该商标已被认定为驰名商标，受保护的范围扩大；

“个案认定、被动保护”指的是驰名商标的初次认定，对“已经在中国注册的驰名商标”再次进行认定，不仅耗时费力、浪费资源，而且有违该条款的立法原意，因为该条款并无“重新认定”、“再次认定”之类的规定——商标局可直接使用此条款主动驳回相关申请。

如果等待驰名商标被侵权后、再由受害方提出才实施“被动保护”，便不能主动遏止“恶意抢注”。

（二）扩大的保护范围：不相同或者不相类似商品（或服务）

“已经在中国注册的驰名商标”的保护范围从“相同或类似商品”扩大到“不相同或不类似”商品；任意两件商品，要么类似、要么“不类似”；如果是相同或类似商品，可由《商标法》第三十一条直接驳回；如果“不相同”或“不类似”商品则由此条款驳回。也就是说：该类驰名商标受保护的范围，事实上已经扩大到“所有商品”。

（三）禁止：复制、摹仿或翻译

“复制”是指与他人驰名商标相同。

“翻译”是指将他人驰名商标以不同的语言文字予以表达；

“摹仿”是指抄袭或沿袭他人驰名商标的显著部分或者显著特征。

注册防御商标、进行商标防御，其作用是被动的、有限的，因为商标侵权是有意识的、主动的，因此防不胜防。

比如：腾讯公司注册了“微信”作为主商标，在其它类别上注册相同的标志作为防御商标，但挡不着他人恶意抢注“微信爷”、“微信奶”、“微信宝贝”、“微信好太太”……

这些微信的“亲人”都是对“微信”的摹仿、正是驰名商标打击的对象。

（四）误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的

恶意抢注他人驰名商标，全是为了傍名牌、打擦边球：“误导公众”；不是对驰名商标的弱化、淡化，就是对驰名商标的丑化，“致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害”是必然的、影响也是恶劣的。

“微信爷”如果被核准、随产品投放市场，不误导公众、不使腾讯利益受到损害才是咄咄怪事。

（五）小结

众所周知，我国驰名商标认定门槛高、周期长、数量少；如果个案之后弃之不用，则难以对抗“恶意抢注”。

对“已经在中国注册的驰名商标”进行主动保护：在所有类别上“不予注册并禁止使用”；则可以有效遏止“恶意抢注”，这正是《商标法》赋予驰名商标的职能。

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：赵文侠陆穗峰
编辑：IPRdaily赵珍校对：IPRdaily纵横君

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