专利法第四次修改的“辛路”历程

#文章由作者授权发布，未经作者许可，禁止转载，不代表IPRdaily立场#

原标题：专利法第四次修改的“辛路”历程

2019年1月4日，中国人大网公布了《中华人民共和国专利法（修正案草案）》修改要点，并开始公众意见征求。

又开始征求意见？在印象中，专利法的各种征求意见稿、送审稿已经有了好几回有木有！

你确实没有记错。我们现在看到的文本是2008年的文本，1984年制定完以后，1992年，2000年，2008年经过三次的修改，本次是专利法的第四次修改。其实这次专利法的第四次修改已经前前后后折腾了6年多了。

主要修改方向

（一）赋予司法机关和行政执法机关调查取证权，解决专利维权“举证难”的问题

（二）增加管理专利工作的部门对侵权赔偿额的判定职能，解决专利维权“周期长”的问题

（三）明确无效宣告请求审查决定的生效时间及相关后续程序，解决专利维权“周期长”的问题

（四）增设对故意侵权的惩罚性赔偿制度，解决专利维权“赔偿低”的问题

（五）赋予管理专利工作的部门查处和制止恶性侵权行为的职能，解决专利维权“成本高，效果差”的问题

这一次征求意见稿相比之下略显青涩，修改的条文也不多，但总的来看，是后面几次送审稿的“鼻祖”，也确定了专利法修改的大方向。

根据我国《立法法》规定， 国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院、全国人民代表大会各专门委员会，可以向常务委员会提出法律案， 本法律案由国务院向全国人民代表大会常务委员会提案 。

根据我国《立法法》，有关部门会形成送审稿并对送审稿进行审查，征求意见稿经反复讨论修改后，形成送审稿，报提案机关讨论通过。

本次送审稿的内容主要包括：

（一）加大专利保护力度，维护权利人合法权益

（二）促进专利的实施和运用，实现专利价值

（三）实现政府职能法定，建设服务型政府

（四）完善专利审查制度，提升专利质量

（五）完善专利代理法律制度，促进知识产权服务业健康发展

会议决定将草案提请全国人大常委会审议。此次修改草案在前三次修正案的基础上进行了修改，提出将进一步提高侵权成本，鼓励创造者的热情。

由提案机关讨论决定，形成正式的法律案。国务院提出法律案，一般由国务院常务会议讨论通过。

本次专利法修正案具体如下：

  中华人民共和国专利法修正案  

  (草案)  

一、将第六条第一款修改为：

“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位,申请被批准后,该单位为专利权人。该单位对职务发明创造申请专利的权利和专利权可以依法处置,实行产权激励,采取股权、期权、分红等方式,使发明人或者设计人合理分享创新收益,促进相关发明创造的实施和运用。”

激励发明人与设计人的积极性。

二、增加一条,作为第二十条：

“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益和他人合法权益或者排除、限制竞争。”

诚实信用原则作为现代民法的一项基本原则，它不仅是民法的基本原则，而且是适用于一切其他法律部门的原则。这次将诚实信用原则加入法条中，足以见得它的重要性。

三、将第二十一条第二款修改为：

“国务院专利行政部门应当加强专利信息公共服务体系建设,定期出版专利公报,完整、准确、及时发布专利信息，提供专利信息基础数据,促进专利信息传播与利用。”

强调专利行政部门在提供专利信息公共服务、促进专利运用等方面的职责，明确专利行政部门鼓励和规范专利信息市场化服务的责任，加强专利转化服务。

四、将第二十五条第一款第五项修改为：

“(五)原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质”。

现行《审查指南》（2010年）规定“原子核变换方法和用该方法获得的物质”都不属于授予专利权的客体。两者的规定存在些许矛盾之处。

五、将第二十九条第二款修改为：

“申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。”

完善专利授权制度——新设外观设计专利申请国内优先权制度。完善有关优先权要求的规定。

六、将第三十条修改为：

“申请人要求优先权的,应当在申请的时候提出书面声明,并且在第一次提出发明、实用新型专利申请之日起十六个月内或者在提出外观设计专利申请之日起三个月内,提交第一次提出的专利申请文件的副本；未提出书面声明或者逾期未提交专利申请文件副本的,视为未要求优先权。”

完善专利授权制度——优化要求优先权程序。放宽专利申请人提交第一次专利申请文件副本的时限。

七、将第四十二条修改为：

“发明专利权的期限为二十年，实用新型专利权的期限为十年，外观设计专利权的期限为十五年，均自申请日起计算。”

为加强我国外观设计专利权保护，适应我国未来加入海牙协定的需要，海牙协定(1999年文本)要求缔约方至少给予外观设计15年的保护期限。草案建议将外观设计专利权的保护期限延长到15年。

为补偿创新药品上市审评审批时间,对在中国境内与境外同步申请上市的创新药品发明专利,国务院可以决定延长专利权期限,延长期限不超过五年,创新药上市后总有效专利权期限不超过十四年。

建议增加创新药品发明专利期限补偿制度。发明专利保护期自专利申请日起20年。然而，药品上市需经历临床试验和行政审批程序，等药品上市专利保护期可能已经过半。因此给予适当专利期限补偿，能有效保护权利方利益，激励药品研发和创新。

从国际经验看，药品因临床试验和审批上市过程正常占用的时间大约是5年左右，补偿期最长不超过5年，也是基于这样的考虑。

八、将第六章的章名修改为“专利实施的特别许可”。

九、增加一条,作为第四十八条：

“国务院专利行政部门、地方人民政府管理专利工作的部门应当会同同级相关部门采取措施,加强专利公共服务,促进专利实施和运用。”

加强专利转化服务。从立法层面将促进专利的实施和运用明确为各级专利行政部门应当履行的职责。

十、增加一条,作为第五十条：

“专利权人以书面方式向国务院专利行政部门声明愿意许可任何单位或者个人实施其专利,并明确许可使用费支付方式、标准的,由国务院专利行政部门予以公告,实行开放许可。就实用新型、外观设计专利提出开放许可声明的,应当提供专利权评价报告。

 “专利权人撤回开放许可声明的,应当以书面方式提出,并由国务院专利行政部门予以公告。开放许可声明被公告撤回的,不影响在先给予的开放许可的效力。”

新设专利开放许可制度。

目前我国专利运用效果不理想，一些专利权人由于费用问题，无力参加展会或通过其他有效渠道推介其专利。构建市场供需双方对接机制，建立专利许可需求信息披露机制。

建立专利交易许可相关信息披露和传播机制，为专利权人和公众搭建专利转化或推广应用平台，也可以有效降低专利交易中与专利状态相关的法律风险。

十一、增加一条,作为第五十一条：

“任何单位或者个人有意愿实施开放许可的专利的,以书面方式通知专利权人,并依照公告的许可使用费支付方式、标准支付许可使用费后,即获得专利实施许可。

“开放许可期间,专利权人不得就该专利给予独占或者排他许可。”

专利开放许可制度可以给专利打上一个开放使用的标签，有利于促进专利技术供需双方的对接，尤其是高校、科研院所专利的传播和运用。

需求方以公平、合理、无歧视的许可费和便捷的方式获得专利许可，可以降低许可谈判难度，降低专利许可交易成本。

当然许可与普通许可最大的不同在于，当然许可的承诺方不得拒绝任何被许可方的许可请求。

十二、增加一条,作为第五十二条：

“当事人就实施开放许可发生纠纷的,可以请求国务院专利行政部门进行调解。”

十三、将第六十一条改为第六十六条,并在第二款中增加规定：

“双方当事人也可以主动出具专利权评价报告”。

十四、将第六十三条改为第六十八条,修改为：

“假冒专利的,除依法承担民事责任外,由负责专利执法的部门责令改正并予公告,没收违法所得,可以处违法所得五倍以下的罚款;没有违法所得或者违法所得在五万元以下的,可以处二十五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”

加大了违法处罚力度。

十五、将第六十四条改为第六十九条

并将第一款中的“管理专利工作的部门根据已经取得的证据,对涉嫌假冒专利行为进行查处时”修改为“管理专利工作的部门、负责专利执法的部门根据已经取得的证据,对涉嫌侵犯专利权、假冒专利行为进行处理、查处时”;将第二款中的“管理专利工作的部门”修改为“管理专利工作的部门、负责专利执法的部门”。

十六、增加一条,作为第七十条：

“国务院专利行政部门可以应专利权人或者利害关系人的请求处理在全国有重大影响的专利侵权纠纷。

“地方人民政府管理专利工作的部门应专利权人或者利害关系人请求处理专利侵权纠纷,对在本行政区域内侵犯其同一专利权的案件可以合并处理;对跨区域侵犯其同一专利权的案件可以请求上级人民政府管理专利工作的部门处理。”

完善专利行政执法。扩大了地方知识产权局的行政执法权主体范围

十七、增加一条,作为第七十一条：

“专利权人或者利害关系人可以依据人民法院生效的判决书、裁定书、调解书,或者管理专利工作的部门作出的责令停止侵权的决定,通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开侵权产品链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与侵权网络用户承担连带责任。

“负责专利执法的部门对假冒专利作出责令改正的决定后,可以通知网络服务提供者采取删除、屏蔽、断开假冒专利产品链接等必要措施。网络服务提供者接到通知后应当及时采取必要措施。”

新专利法将明确网络服务提供者的法律责任，要求网络服务提供者承担更多与其能力相匹配的法律义务。

十八、将第六十五条改为第七十二条,修改为：

“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。

“权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予十万元以上五百万元以下的赔偿。

加强对专利权人合法权益的保护，加大对侵犯专利权的赔偿力度。法定赔偿数额有了较大的提高。

惩罚性赔偿有别于目前我国侵权法领域普遍适用的赔偿原则 —— “填平原则”，即权利人获得的赔偿是用来弥补其实际损失的，不能超过其实际损失。法定赔偿的数额常常偏低，并不足以弥补专利权人的实际损失和维权成本，“赢了官司输了钱”的现象较为普遍。在某些特殊情况下适用惩罚性赔偿，可以有效地遏制恶意侵权，对于专利权人可以提供更为强大的保护。

“赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

“人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。”

为解决专利维权“举证难”问题，完善相关证据规则，这一修改将在一定程度上缓解专利侵权案件中损害证据取证困难的现状，加强对专利权人合法权益的保护，完善举证责任，可能会在一定程度上改变目前专利侵权案件赔偿过低的窘境。

十九、将第六十六条改为第七十三条,修改为：

“专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为,如不及时制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的,可以在起诉前依法向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。”

二十、将第六十七条改为第七十四条,修改为：

“为了制止专利侵权行为,在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下,专利权人或者利害关系人可以在起诉前依法向人民法院申请保全证据。”

二十一、将第六十八条改为第七十五条,并将其中的“二年”修改为“三年”。

2017年通过的最新民法总则将诉讼时效由原来的2年改为3年。专利权作为民事权利，为与新民法总则保持一致，此次专利法修改也进行了改动。

二十二、删去第七十二条。

此外，本次修改还对条文顺序和个别文字作了调整。

当然，也有一些修改是在之前的送审稿里有记载，但在这里被删除的，例如：

原来建议稿中建议将对产品局部做出的外观设计纳入专利法保护范围。

可能这样更顺应国际外观设计制度的发展趋势，也可以有效降低申请人的负担，减少不必要的外观设计专利申请。

现行专利法规定人和动物的疾病诊断和治疗方法属于不授予专利权的主题。实践中，美国、澳大利亚、日本、韩国、加拿大、新西兰等国家将动物疾病诊断和治疗方法全部或者部分纳入专利保护范围，欧洲则是在审查中采取了逐步宽松的态度。所以为激励动物养殖产业的创新和发展，当时建议了对涉及养殖动物疾病的诊断和治疗方法给予专利保护。

来源：三友知识产权微信平台
作者：e小e
编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台，致力于连接全球知识产权人，用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户（国内25万+海外30万）；同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源，通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自三友知识产权微信平台并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”