知识产权保护应避免竞合？

#本文由作者授权发布，未经作者许可，禁止转载，不代表IPRdaily立场#

原标题：知识产权保护应避免竞合

案号：（2008）沪二中民五（知）初字第112号
           （2008）沪高民三（知）终字第100号
           （2010）民提字第16号

关键词：外观设计、权利竞合、知名商品的特有装潢

  案情简介  

晨光公司认为其生产制造的K-35型按动式中性笔是知名商品且上述笔的外形结构构成了知名商品的特有装潢，晨光公司主张微亚达公司生产的681型中性笔与K-35型按动式中性笔的外形一致，构成不正当竞争。

此外，晨光公司就K-35型按动式中性笔申请了外观设计专利，专利名称“笔（事务笔）”该专利于2003年2月19日获得授权公告，专利号为ZL02316156.6，该专利2005年未缴纳年费，即权利终止。

  裁判结果  

一审法院及二审法院均认定微亚达公司构成不正当竞争。

再审过程中，再审申请人微亚达公司撤回再审申请，因此，再审法院并未对微亚达公司是否构成不正当竞争做出明确的结论。

  法律评析  

晨光公司以微亚达公司侵犯其知名商品的特有装潢构成不正当竞争为由维护其权利，并最后得到一审和二审法院的支持。微亚达公司其中一条反驳的理由认为，晨光公司的外观设计专利终止了，其外观设计权利终止后并不意味着可以构成知名商品的特有装潢，K-35型按动式中性笔的外观设计专利失效后，其外观设计不再受法律保护。

笔者认为，诉辩双方及二级法院均围绕着K-35型按动式中性笔是否是知名商品及K-35型按动式中性笔作为商品本身是否能够构成知名商品的特有装潢为焦点，并没有深入地讨论该案的本质问题，但是该案潜在的法律问题在于知识产权的竞合，而且法律对于不同的知识产权的保护期限又不同，例如外观设计属于专利的保护范畴，外观设计有期限且期限短，只有十年的的保护期；著作权期限稍长，一般为作者终身及去世后五十年，商标权原则上可以无限延展，不正当竞争领域的知名商品的特有的名称、包装和装潢也是可以根据企业的持续运营投入而一直焕发青春。法律犹如阎王爷的生死簿强行规定了外观设计的短暂的寿命，与其他权利相比，外观设计尤显短命。那么权利终止的外观设计与其他权利竞合之时，其他的权利是否仍然应该受到法律的保护呢？

专利法的立法本意是促进科技的进步，以权利人的公开换取某段时间的垄断利润，但是期限届满之后，已经公开的技术方案或者设计方案就进入了公有的领域，社会公众可以免费的使用。从专利法的角度上说，专利权到期后，其权利人的垄断权利不再受到保护，其技术方案或者设计方案任何人均可以使用，该种权利和义务是法律明确规定的，是社会大众可以期待的利益。法律是对现实社会的指引，社会根据法律的规定规范自己的行为，但是当社会大众根据法律非常明确的指引去规范自己的行为时，却有相反的法律对其行为进行禁止，不免造成社会的不惑。

具体到本案中，外观设计专利权失效后，权利人又主张其外观设计保护的产品的外形构成知名商品的特有装潢，并且获得了法院的支持。外观设计权利是对社会公开的，其权利属性非常明确，但是对于知名商品的特有装潢的认定，则属于事后认定，对于社会大众没有明确的指引，对于某件商品是否是知名商品、附加在产品的外形是否是知名商品的特有装潢则无法判断，社会大众会对于该种使用是否合法具有不确定性。

笔者认为，专利法明确规定了专利权人的权利和义务以及外观设计的期限，在权利人选择以外观设计对其产品进行法律上的保护时，应该明确知道外观设计期限届满之后的法律后果即外观设计免费进入公众领域，任何人可以免费使用，权利人也应该受这一法律后果的约束，即外观设计专利权到期之后，不得再以外观设计的外形结构为基础要求任何权利的保护。具体到本案中，无论K-35型按动式中性笔的外形结构如何美观，其造型设计与现有技术如何具有显著特征，即使构成知名商品的特有装潢，都不能在据此认定与其形状一致的中性笔与其构成不正当竞争。笔者认为，其K-35型按动式中性笔的外形结构在其之前的外观设计专利权中已经获得保护，其专利权终止之后，应该依据专利法，终止对其外形结构的任何形式的保护。

  律师点晴  

随着我国知识产权事业的不断发展，企业对知识产权越来越重视，但是企业对于知识产权的种类和特点存在认知模糊，企业对于产品应该如何进行保护，往往存在大而全的想法，想将产品得到全方位的保护，例如企业新研发出的产品，既申报发明专利权又申报外观设计权，还申报著作权、甚至将产品的外形申请立体商标，殊不知其实各类知识产权具有自身的属性，尤其在发生侵权判断时，各自的判断规则又差别很大；企业应该慎重选择对产品有利的知识产权类型进行申报，应该避免一个产品的同一个方面存在知识产权的竞合。

结合本案中的情形，笔者认为，晨光公司的K-35型按动式中性笔可以申请著作权进行保护，著作权法规定法人作品著作权保护期限为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日，著作权的保护期限要长于外观设计，且著作权不需要每年缴纳年费；另外，著作权侵权判定的原则是接触和实质性相似两个条件，中性笔作为日常消耗品在市场上销售，接触的条件易于满足，而实质性相似是着重比对著作权的独创性部分是否相似。笔者认为，著作权侵权比对原则与外观设计的侵权比对原则“整体观察、综合判断”更加清晰、易于操作。

笔者认为，产品的外形结构更新换代速度比较快，一般3-10年就要彻底的更换一次，企业对该类产品的市场寿命有着明确时间表的，非常适合选择外观设计进行保护。对于企业着重推出的经典款，企业认为该产品通过商业手段可以经久畅销不衰的，可以重点进行广告宣传，争取使产品成为知名商品，产品的包装成为特有装潢。对于有着造型独特的产品，可以起到标识作用的产品，还可以争取申请立体商标，可以通过商标续展获得无限期的保护。对于，类似工艺品等的设计，则主要谋求著作权的保护。

来源：江苏省专利信息服务中心

作者：朱少华

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

“投稿”请投邮箱“iprdaily@163.com”

「关于IPRdaily」

IPRdaily成立于2014年，是全球影响力的知识产权媒体+产业服务平台，致力于连接全球知识产权人，用户汇聚了中国、美国、德国、俄罗斯、以色列、澳大利亚、新加坡、日本、韩国等15个国家和地区的高科技公司、成长型科技企业IP高管、研发人员、法务、政府机构、律所、事务所、科研院校等全球近50多万产业用户（国内25万+海外30万）；同时拥有近百万条高质量的技术资源+专利资源，通过媒体构建全球知识产权资产信息第一入口。2016年获启赋资本领投和天使汇跟投的Pre-A轮融资。

（英文官网：iprdaily.com  中文官网：iprdaily.cn） 

本文来自江苏省专利信息服务中心并经IPRdaily.cn中文网编辑。转载此文章须经权利人同意，并附上出处与作者信息。文章不代表IPRdaily.cn立场，如若转载，请注明出处：“http://www.iprdaily.cn/”