知识产权恶意诉讼与“专利进攻性布局”

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发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：马德刚
供稿：四惠知产
原标题：知识产权恶意诉讼与“专利进攻性布局”

2018年是知识产权改革措施出台较多、法律环境变化较大的一个年份。笔者最感兴趣的话题就是“专利的挖掘和布局”中的“进攻性布局”。

根据笔者的理解，进攻性布局的“基本原理”包括：将专利申请到竞争对手生产方法和产品比较密集的领域去，以本自己的“有专利”，制约对方的“有市场”，以提起知识是产权侵权诉讼向威胁，最终达到“无中生有”的目的。我国专利制度中包括实用新型和外观设计。这两种类型的专利，通常不需要经过实质审查，特别是无须经过新颖性和创造性的审查就可以授权。这个制度给进攻性布局提供了一种可能性，即：将他人已经投入市场的技术和产品，申请为实用新型和外观设计，“择机”针对竞争对手提起侵权诉讼，或可扰乱其上市、融资、评先创优、享受政府优惠政策等“大计”。

读者看到这种无中生有式的“进攻性布局”，第一感觉是威力无穷，还是后患无穷呢？《最高人民法院民事案由规定》中包括“因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿纠纷”。无中生有式的进攻性布局是否会引发知识产权恶意诉讼赔偿纠纷呢？古语云：桃李无言，下自成蹊。笔者引用几个涉及知识产权恶意诉讼的生效案例，来说明上述“无中生有”式的“进攻性布局”后患无穷。

最新案例

今日，山东省高级人民法院（以下简称山东高院）审结、宣判了上诉人（一审原告，以下简称被告）无锡国威陶瓷电器有限公司与被上诉人（一审被告，以下简称被告）常熟市林芝电热器件有限公司恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷一案（案号：鲁民终1089号）。二审查明的事实可以归纳为：原告和被告都是海信（山东）空调有限公司（以下简称海信）的供应商。被告曾向海信提供过一张图纸（以下简称现有设计）并没有要求海信保密。海信把现有设计图纸发送给了包括原告被告在内的多个投标人。后来提供图纸的被告没有中标，反而是原告中了标。被告不愿意接受原告中标的事实，利用外观设计不做实质审查的规定，将其提供给海信的图纸（现有设计）申请为外观设计专利，在得到授权后将其用于起诉原告和海信侵权。但是原告在诉讼中行使了专利无效抗辩，涉案外观设计被专利复审委员会宣告无效，被告撤回在先诉讼。此后，原告针对被告提起知识产权恶意诉讼，要求被告赔偿15万元。山东高院认为：被告在向海信提供图纸的时候，没有要求海信承担保密义务，当海信将上述图纸发送给投标人后，该图纸即成为公知领域中的现有设计。被告在明知该图纸属于现有设计、不符合专利授予条件的情况下，还将其申请为外观设计专利，并将其用于起诉原告和海信侵权，其目的不在于救济法律赋予其的合法权利，而在于损害竞争对手，符合恶意提起知识产权侵权诉讼的要件，应当赔偿原告的损失8万余元。

由此可见，判断知识产权恶意侵权诉讼的关键点，在于识别侵权行为人是否具有“恶意”。极端的情况是：如果行为人提起知识产权侵权诉讼的目的，完全不在于救济其合法权利被损害的目的，而目的主要在于损害竞争对手。

据业内人士统计[i]：2011年－2018年，虽然因恶意提起知识产权诉讼损害赔偿责任纠纷数量不高（仅为69件），但是基本保持增长趋势。其中，最高人民法院2件、高级人民法院17件、中级人民法院39件、基层人民法院10件。

知识产权恶意诉讼的主要包括哪几个类型呢？笔者检索了相关案例，将上述“恶意诉讼”归纳为如下几个类型。被控侵权行为人在明知或应知的情况下，通过如下手段针对他人提起知识产权侵权诉讼或采取保全措施：

1.将现有技术申请为实用新型；

2.将现有设计申请为外观设计；

3.将他人在先权利申请为外观设计；

4.利用明知失效的专利权提起诉讼；

5.违反禁止反悔原则，利用放弃的专利权利要求提起诉讼；

6.在缺乏事实和法律基础的知识产权侵权诉讼中申请了财产保全；

7.在缺乏事实和法律基础的知识产权侵权诉讼中申请了证据保全；

8.在缺乏事实和法律基础的知识产权侵权诉讼中申请了行为保全。

其中第8类尚未检索到相关案例支持，从第1类证据保全案件中分析、推导出来的结果。

此外，针对行为人恶意提起的知识产权侵权诉讼，当事人在提起赔偿诉讼之前，也可以在侵权诉讼中提起“滥用专利权抗辩”。

北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》（二）滥用专利权抗辩规定：被诉侵权人提供证据证明涉案专利为专利权人恶意取得的，可以判决驳回原告的诉讼请求。在侵犯专利权诉讼中，专利权被宣告无效的，不宜轻易认定为滥用专利权。

恶意取得专利权，是指将明知不应当获得专利保护的发明创造申请专利并获得了专利权的行为，包括下述情形：

（1）将申请日前专利权人明确知悉的国家标准、行业标准等技术标准中的技术方案申请专利并取得专利权的；

（2）国家标准、行业标准等技术标准的制定参与人，将在上述标准的起草、制定等过程中明确知悉的他人技术方案申请专利并取得专利权的；

（3）将明知为某一地区广为制造或使用的产品申请专利并取得专利权的；

（4）采用编造实验数据、虚构技术效果等手段使涉案专利满足专利法的授权条件并取得专利权的；

（5）将域外公开的专利申请文件所披露的技术方案在中国申请并获得专利权的。

更需指出的是，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理虚假诉讼刑事案件适用法律若干问题的解释》规定：采取伪造证据、虚假陈述等手段，实施下列行为之一，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的，应当认定为刑法第三百零七条之一第一款规定的“以捏造的事实提起民事诉讼”：（四）捏造知识产权侵权关系或者不正当竞争关系的。恶意提起的知识产权侵权诉讼，如果被认定为“虚假诉讼”，符合上述规定的，还需要承担形式责任。

结论：在严格保护知识产权的环境下，行为人也不能钻制度的漏洞以滥用知识产权。无中生有式的进攻性布局，虽能解决眼前利益、图一时痛快，实则是后患无穷、可以休矣。

[i]张鹏，《以案说法：恶意知识产权诉讼损害责任的赔与偿》（上）

http://www.zhonglun.com/content/2018/10-31/1330064513.html

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