论权利要求数值范围修改的例外规则

论权利要求数值范围修改的例外规则

IPRdaily特约撰稿袁博上海市第二中级人民法院 200070

一、数值范围的类型与点值选取

在专利权利要求和说明书中，为了描述某一技术特征，经常使用数值范围的形式进行限定。根据数值选取的数量是否有限，可以将数值范围分为连续型数值范围与离散型数值范围。例如，权利要求记载某反应温度为60-90度，由于可供选择的温度在这个区间事实上是无限的，各温度呈连续性变化，因此这种数值范围可以称之为连续型数值范围；又如，权利要求记载某制作工艺需要进行N(N=4,5,6,7)次淬火，由于可供选择的淬火次数的数值范围（4-7次）是有限的，彼此之间没有呈现4、4.1、4.2……这种连续性变化，因此可以将其称之为离散型数值范围。区分数值范围的类型有何意义呢？最大的功能，在于判断修改权利要求数值范围时，是否超出原权利要求书和说明书记载的范围。例如，判断在数值范围内选取特征点值的形式作为修改形式是否超出原权利要求书和说明书记载的范围，不同的数值类型能得出不同的结论。

【连续型数值范围】

例如，权利要求记载某反应温度为60-90度，修改后反应温度变为75度，如果原权利要求书和说明书并未记载这一具体温度，该领域的普通技术人员无法通过阅读专利申请文件得知可以优选这一温度，那么这种特征点值的选取就超出了原说明书和权利要求书记载的范围，因为，对于连续型数值范围而言，由于可供选择的数据呈连续性变化，可以选择的数值在理论上是无限的。

具体而言，将离散型数值范围改为范围内某一特征点值不能成为被允许的修改形式主要基于两个原因： 第一，这种修改形式扩大了权利要求的保护范围。 专利申请获得授权后，专利权人就与公众达成了一种“以技术换权利”的契约，公众尊重权利人的专有范围，而权利人不能干涉公众在权利范围之外对专利技术进行研究、改进的自由。如果相关领域的技术人员在权利要求的数值范围内的数据进行了大量试验，发现采用某一特征点值能获得远超过该范围其他数值的技术效果，那么从新颖性上看，由于专利公开的数值范围不破坏数值范围之间除端点之外的其他任意数值的新颖性，[1]因此选取该特定值具有新颖性；从创造性上看，由于采用该特征值能够产生显著的技术效果，并且需要付出创造性的劳动，因此该选值同样满足创造性的要求。在此条件下，对该特征值的选取就可以形成一项新的发明创造。如果允许原专利权人通过修改权利要求的形式将数值范围修改为没有在先记载的任意数值，就相当于让其垄断了这一数值区间的任何技术改进的自由，无形中扩大了其权利保护范围。 第二，这种修改形式得不到原专利说明书的支持。对于连续型数值范围而言，面对数量巨大的各种取值可能，在说明书等专利文件没有给出技术启发和选值教导的情况下，相关领域的普通技术人员不经过大量创造性劳动无法获得最优数值，在这种情况下，将数值范围修改为某一优选特征值，令相关领域的公众无法预见，实质上相当于将申请时未完成的发明内容随后补入专利申请文件并就该发明内容不正当的取得先申请的利益，有悖先申请原则的本义，因此是不能接受的。[2]

【离散型数值范围】

权利要求记载某制作工艺需要进行N（N=4,5,6,7）次淬火，修改后权利要求改为需要进行5次淬火，由于这一数值在原始专利申请文件中已有体现，本领域的一般技术人员可以通过阅读原始申请文件直接地、毫无疑义地获知这个数值，不需要付出创造性的劳动和大量的尝试，因此这一修改没有超出原说明书和权利要求书记载的范围。对于离散型数值范围而言，由于数值有限，一般在原始专利申请文件中已经记载了具体的若干数值，因此公众可以合理预期申请可能的保护范围，将数值范围修改为这些数值中的某些或者某个，没有侵害公众的利益，因此应予准许。

二、连续性数值范围修改的例外规则

以上论述了阻却连续型数值范围进行特征值修改的两个主要原因。另一方面，当构成修改障碍的这两个原因不复存在时，连续型数值的修改在符合修改原则的前提下，就应当予以准许。例如，权利要求记载某反应温度为60-90度，同时在说明书中公开了一个具体温度75度，并说明这种温度下能达到最佳的技术效果，那么就应当允许专利权人将权利要求温度数值范围修改为该特征点值。原因在于：从权利保护范围看，75度落入原数值范围且在原说明书中已有具体记载，因此没有超出原说明书和权利要求书记载的范围；从说明书等文件的内容看，75度的数值选取已经在说明书中进行了指导，其特别的技术效果也进行了明确的披露，因此相关领域的一般技术人员可以毫无难度地选取该特征值实现专利中的技术方案，因而当专利权人修改数值范围为该特征值时，应当予以准许。行文至此，有人会提出疑问，将连续性数值范围修改为原专利文件记载的特征值没有扩大保护范围，因此满足专利实质审查中的修改要求，但是，在更加严格限制修改的无效宣告程序中，这种修改形式，符合《审查指南》的三种形式吗？对这个问题的解答，最高人民法院在在审理申诉人国家知识产权局专利复审委员会与被申诉人江苏先声药物研究有限公司等专利无效行政纠纷一案中给出了回应，从该案中可以看出，在专利无效宣告程序中，如果权利人将其授权的权利要求书中的数值范围修改为该范围中的某一特征点值，且该点值及其突出的技术效果已在原专利申请文件中有明确记载，就应当认为这种修改没有超出原权利要求书和说明书记载的范围；这种修改既未超出原说明书和权利要求书记载的范围，更未扩大原专利的保护范围，不属于相关法律对于修改进行限制所考虑的要避免的情况，因此虽然不属于《审查指南》中规定的三种基本方式，但如果仅以不符合修改方式的要求而不允许此种修改，将使得对修改的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚，缺乏合理性，因此对此种情形下的修改，应予准许。

[1] 《专利审查指南2010》第二部分第三章，第3.2.4节。

[2] 国家知识产权局条法司：《新专利法详解》，知识产权出版社2007年1月版，第228页。

作者：袁博上海市第二中级人民法院 200070 整理：iprdaily 网站：http://www.iprdaily.cn/

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