“《商标法》第四十四条一款”的解读

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：李笑冬

原标题：对“《商标法》第四十四条一款”的慢慢谈

很多年前，代理人游说客户多注册几个类别，客户时常用怀疑的眼光看着代理人，心说，注册那么多，忽悠代理费吗？暂时业务又做不到那几个领域，为什么要注册？代理人的游说词，诸如“兵马未动粮草先行”之类，常常在客户的怀疑的眼中，变得没有说服力。又过了一些年，故事继续，并形成了俗话说——“今天你不注册，将来自有人‘替’你注册”，另一个版本是“今天你不办驳回复审，将来自有人‘替’你先行完成‘二次申请’”。

再后来，互联网进一步发达，信息交流的成本更低了，商标忽然变成了五花马千金裘，苹果公司付出了几千万“买回”了它的iPAD，一个“莫言醉”身价千万……生动地阐释了，“商标，其实很值钱”。与之同时，我国的商标申请数量，不断跃上新的台阶，年申请量从几十万件到几百万件，只用了不到十年的时间（中国商标的申请量从2006年的766319件猛增至2015年的2876048件）。《商标公告》越来越厚，商标异议也越来越多。好似黄河一般，水流千里，沙子跟着随行百里。恶意抢注在一段时间，成为需要解决的问题。

商标领域里，除图形外，主力构成要素——文字，很多都是取自于公共资源。特别是汉字商标，商标局甚至要求，申请人必须使用规范的汉字（当做商标文字），商标来自于公共资源的属性，很鲜明。很多商标（典型的如使用语言原有词的商标）的申请人，原本就是取了公共资源，去主张垄断的权利。而公共资源，好似一座森林的树木，纵然恢弘壮观，到底数量还是有限的。于是，当某些公司、甚至是一个自然人，以其“一己之力”，在某一个很短时间里，申请了成百甚至上千件注册商标的时候，人们开始诘问如此多的商标，究竟从何而来的？怎么能对如此多的商标，同时产生实际使用的需要？

这个现象，有时被简称为“商标大宗抢注”问题。几年前的代理人，收到商标局和商评委的裁定书，会发现一个现象——同是一个商标大宗抢注问题，商标局适用的法律条款是原《商标法》第十条第一款第（八）项，而商标评委员会对一模一样的情形，用的法条却是（原）《商标法》第四十一条一款。如此大概是因，修改前《商标法》第四十一条一款，其适用主体是商评委，估计商标局很想用，也不能用，于是转而适用没有主体限制的第十条一款（八）项。（接下来还会说到，这个问题，到北京高院就“清样”案，即下文所说的659号判决，做出之后，思路已厘清了，此处先按下不表。）

商标大宗抢注问题，《商标法》第十条一款（八）项和四十一条一款，两驾马车并行的历史，持续了一段时间。这中间，商标法第十条一款（八）项，功勋卓著，因为商标局的异议裁定，常常是更早的程序，商标局将恶意抢注，消灭了在了春季。为众多商标遭抢注的权利人（尤其是那些商品类别不类似的情形），尽速实现了维权的效果。

然而，2010年4月20日，最高院关于审理商标授权确权行政案件司法解释颁布，其第3条对于十条一款（八）项的适用情形，做了明确的限定——不能用来保护特定民事权益。自此，商标局之前用来解决大宗抢注问题的《商标法》第十条第一款（八）项的机制，开始失灵。自此，就大宗抢注问题，十条一款（八）项与四十一条一款，自此分野，渐行渐远。两驾马车，仅剩下商评委手上的《商标法》第四十一条一款。

而在这个转型过程中，堪称需要汲取教训的是，之前有一些代理组织，适用法律强调契合、追求严谨，他们将从商标局异议案继续下去的案件，带入了商评委阶段，援引的法条，仅仅主张了此前在商标局阶段的十条第一款（八）项，而商评阶段的主力条款《商标法》第四十一条一款却未被援引，这个问题在更加后来的司法诉讼中，摘选法律适用条款时，使得一些代理人悔不当初。十条一款（八）项的“转型”故事，给予代理人的教训或许是：今后对于法律法规的适用，要有一定的“预见性”，如果预见能力不强，最好把能用的条款都列上。

原本就好像“堂兄弟”一般的《商标法》十条第一款（八）项与四十一条一款，在前者被限制适用的情况下，四十一条一款的适用，亦在不少案件中，被收紧了口子，商评委启用四十一条一款的门槛高了起来。“双拳难敌四手”，现在“双拳”还丢了一只。一时间，代理人发现，应对大宗恶意抢注，似乎有点招架不住。

这其中裹挟的重要问题有两个：

第一个问题是——什么样的数量可以称之为“大宗”？直白地说，到底抄多少标，算多？抄多少标，管不了？

有人说，上百件才算，有人说，几十件也算，甚至有人主张，十几件也是吧！几件也算吧！总之，打开商标网，开到被申请人名下，商标数量越多，代理人似乎就越能看到点儿四十一条一款可以适用的“曙光”，而如果被申请人名下只有“区区”十几件，或者几件，代理人往往会对四十一条一款的适用前景不看好。抢注者抄得越多，抄袭的越是相同，被抢者才越能解决问题。

第二个问题是——抄袭了什么样的商标，算“不正当手段”、算“欺骗”。

有人说，必须要举证证明，被抄袭的商标，要有知名度，于是有不少代理人为了拯救自己客户的商标，连同其他被抢注的商标，一并力证其知名度。但其他客户到底不是自己的客户，为其他品牌搜集证据，耗时费力，还常常一头雾水，信息一团凌乱。更尴尬的事情还有，其他“被抢者”，呈“沉默的羔羊状”——不提异议，不提复审，任由其抢。而抢注者答辩，则是“理直气壮”——“看看，你说的我抢的这些商标，除了你们家，别人都没有给我提异议！你凭什么说是我抢注的？！”此番境地，怎不尴尬了事？！

也有人说，裁判者要保持对于基本生活经验的掌握，例如，某个抢注者，抢注了“力士”、“海飞丝”、“飘柔”、“潘婷”、“清扬”、“沙宣”……，虽然申请人没有举证证明，但裁判者大概应该知道，这些牌子的知名度。于是不用举证，只需提供被抢注商标的列表即可。这个观点，在裁判者作为消费者的情境下，也许讲得通，但假如是工业产品，轴承、汽门、电线、电缆、化学原料、化工产品……裁判者并不会经常作为消费者的领域，相关举证该如何展开，是非常值得分析的要点问题。典型问题是，申请人要不要举证证明那些不属于自己的品牌的知名度？如果要证明，那么证明到什么程度算举证适格？

又有观点认为，某些抄袭虽然抄袭的牌子数量不多，但其抄袭的牌子的质量却很重，区区几件，就足以认定主观恶意，例如以上的几个洗发水品牌——其实在超市里，常见的洗发水品牌，也就是十几件而已。如果某个抢注者，抢注了这十几件商标——虽然没有到达数百件的级别，但此等抢注，却实属对市场上的既有品牌，一网打尽做绝了。

大牌耀眼要维权，小牌子也同样充满委屈，某些不为人知的“小牌子”的权利人说道，“因为我小，不知名，你就可以随便抢我吗？”而且人家“小牌子”又说了，在中国算“小”牌子，在我们意大利，我们可是有悠久历史的贵牌子！国人品牌亦有话说，“不是说好要营造环境、留足空间吗？”，怎么我们还没“长大”，就要被抢注者扼杀在摇篮里了？！

围绕以上第二个问题，之前形成的思路，大约是，对被抢注商标的数量的关注，其实是在关注其后背的权利人的数量。如果涉及到的被抢注的商标的权利人众多，那么可以将其定性为涉及到秩序的问题，进而认定抢注者扰乱了秩序。当然，抢注数量级的问题，也仍在不同的案件中，给出了不同的观点。

围绕《商标法》第四十一条一款的适用标准，表面上看，好像松紧带，其实是一场近乎于拉锯战的局面。于此又不得不表述一个旁支——为什么要对四十一条一款在适用中，加以控制。因为，在现实中，代理人将案件寄托于四十一条一款，其重大背景往往是——商品/服务不类似，又或者商标知名度尚不够高。当商品不类似，要求保护的商标没有高知名度（甚至没有强显著性）的情况下，要求商评委启用四十一条一款，实际是要求商评委在突破《区分表》限制的同时，架空了原《商标法》第二十八条或十三条、三十一条之规定。遏制大宗抢注，有意义，但法律条款之间的结构与平衡、防止权利人在维权过程中，缺乏法理根据地拓展垄断范围，同样值得关注。所以，四十一条一款，在裁判者的适用中，置于两个问题的中间，采信标准真真是不定的。

在司法导向的背景下，多份法院判决，回应了《商标法》第四十一条一款在适用中的重要问题。两个案子大名鼎鼎，第一个当属（2015）高行(知)终字第659号判决（以下简称“659号”判决）。该判决一手撑起两重天，一次解决了两个重要的问题——

问题一，商标局能不能用《商标法》第四十一条一款（现在的《商标法》第四十四条一款）？659号判决指出——“根据2001年《商标法》第四十一条第一款的规定，已经注册的商标是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。该项规定的立法精神在于贯彻公序良俗原则，维护良好的商标注册、管理秩序，营造良好的商标市场环境。根据该项规定的文义，其只能适用于已注册商标的撤销程序，而不适用于商标申请审查及核准程序。但是，对于在商标申请审查及核准程序中发现的以欺骗手段或者其他不正当手段申请商标注册的行为，若不予制止，等到商标注册程序完成后再启动撤销程序予以规制，显然不利于及时制止前述不正当注册行为。因此，前述立法精神应当贯穿于商标申请审查、核准及撤销程序的始终。商标局、商标评审委员会及法院在商标申请审查、核准及相应诉讼程序中，若发现商标注册申请人是以欺骗手段或者其他不正当手段申请注册商标的，可以参照前述规定，制止不正当的商标申请注册行为。当然，此种情形只应适用于无其他法律规定可用于规制前述不正当商标注册行为的情形。”自此，解决大宗抢注、扰乱秩序的四十一条一款（现在的四十四挑一款）的正义之剑，又被授予了商标局。虽然是“参照适用”，但总算也是可以适用了。

问题二，抢注多少算“大宗”、算构成了对于秩序的扰乱。659号判决指出“本案中，根据本院查明的事实，金泰公司在多个商品类别上申请注册了“清样”商标，此外还申请注册了6件“关汉卿”商标、3件“关家园”商标、2件“修达宁”商标、2件“斯巴鲁”商标以及“修斯舒”、“修达舒”等商标。金泰公司的前述系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则。参照2001年《商标法》第四十一条第一款关于禁止以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的立法精神，金泰公司的前述系列商标注册行为应当予以禁止，故本案被异议商标的申请注册不应予以核准。”数一数，被抢注的商标标识数量是7枚。判决提及的注册件数是14件——14件也算多。那么今后，再不要说上百件才算多，几十件不算啥之类的话了。

第二个案子，是北京高院(2016)京行终475号。475号判决指出“刘某某在多个商品类别上申请注册了‘facebook’商标，还在第29类商品上注册过‘黑人’、‘壹加壹’等商标。刘某某的前述系列商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人高知名度商标的故意，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，违反了公序良俗原则”，475号判决所涉及到的被抄袭的商标标识数量同样不算多。而且还关注了同一个被申请人，针对同一枚商标，在多个类别申请的情形。“数量多”好像又有了一个新的观察角度，不仅包括被抄袭的权利人的数量多，而且包括针对同一个权利人的商标的抢注的数量多（类别多）。

而针对同一个权利人的商标的抢注的数量多，目前又的法律适用角度，即原因《商标法》第四条，强调商标注册申请应是基于实际使用需要的原则规定。针对同一个对象，针对数十个类别、多次集中抢注，能够转换思路，将《商标法》第四十四条一款与第四条做结合或选其中之一使用，或许也是解决方案之一。

659号与475号案之后，2017年年初的《商标审理标准》颁布， 现行《商标审理标准》就《商标法》第四十四条一款的适用情形，有以下规定：

2．2．1：下列情形属于本条所指的“以其他不正当手段取得注册”：

（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

（3）系争商标申请人申请注册大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

659号判决与475号判决与《商标审理标准》，充分反映出司法导向对于诚信原则的要求指引。这一点，显然是对新《商标法》第七条纳入“诚信原则”之精神的呼应。而另一个重要背景也不得不说——目前，我国的注册申请量呈“激增”状况，既有注册商标数量极为庞大，这意味着既有权利，更意味着在后申请人需要绕开的壁垒越来越多，更意味着公共资源的紧张。一边是很多企业几番折腾拿不到自己一直在用的商标的注册，另一边则是抢注者“成功”地注册了商标，拿去卖钱，而不是自己使用。在垄断与平衡之间，公共资源的枯竭问题、商标到底是什么的问题，也为四十四条一款的适用，换了视野更宽阔的镜头。

自此，综合分析——《商标法》第四十四条一款（原四十一条一款）的适用及其所能发挥的作用：《商标审理标准》就四十四一款与三十条、三十二条等条款的适用规范情形，侧重点不同。四十四条一款，并未专门对指定商品/服务因素投入关注，而是更为强调，要通过抢注者所抢注的商标标识，来确认抢注者的行为模式，并由商标以及行为模式，判断抢注者的主观恶意性。如果确认了该主观恶意性较强，则《商标审理标准》理应对其适用四十四条一款加以约束。或许在适用中，存在一个类似于比例的考量，例如，被抢注的牌子的知名度越高，则对抢注的数量级的要求或许可以相对降低；被抢注的牌子的显著性越强，抄袭近似程度越高，则对抢注的数量级的要求或许也可以相对降低；被抢注的牌子的知名度或者显著性不高，但如果被抢注的数量级达到令人足以质疑其有实际使用需求可能的程度，则认定其扰乱秩序亦有必要。

在垄断与平衡之间，在技术逻辑与正义理念之间，请给裁判者留下追寻内心正义的空间。四十四条一款，若寻求平衡，可以从严掌握，但四十四条一款作为体系抗衡恶意抄袭的最后制约力量，其正能量不能被缩小。此款是对诚信原则的最后的保护防线，堪称是对诚信遵循的最后底线——当所有其他条款都“失灵”的时候，就是此条应当被适用、发力出手、挽救诚信的时候。

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作者：李笑冬

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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