实用新型申请新颖性审查意见的答复

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：风清  北京华仲知识产权代理有限公司

原标题：关于实用新型申请新颖性审查意见的答复

实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。由于实用新型不进行实质审查，其授权率一度达到90%以上。然而自2016年国家知识产权局专利质量提升工程实施以来，实用新型申请的授权率降低到了60%左右。

目前来看，实用新型的驳回主要涉及两个法条：技术方案比较简单的专利申请多以不符合专利法第二十二条第二款规定的新颖性被驳回；而技术方案比较复杂的专利申请则多以不符合专利法第二十六条第三款规定的说明书应充分公开被驳回。

本文着重探讨一下新颖性审查意见的答复思路。

新颖性，是指该实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出过申请，并记载在申请日以后（含申请日）公布的专利申请文件或者公告的专利文件中（下文中简称为抵触申请）。

《专利审查指南》对有关发明是否具备新颖性的审查原则规定如下：（1）同样的实用新型；（2）单独对比。同样的实用新型是指被审查的实用新型专利申请与现有技术或抵触申请相比其技术领域、所要解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同，即“四相同”。单独对比是指判断新颖性时，应当将实用新型专利申请的各项权利要求分别与现有技术或者抵触申请的每一项技术方案进行比较。

在答复审查员发出不具有新颖性的审查意见前，代理人或者申请人可按照如下步骤来核实审查员是否给出了正确的审查意见并总结出答复思路：

（1）核实对比文件的申请日、公开日，核实对比文件从时间上是否构成现有技术或者抵触申请；

（2）核实审查员评述新颖性提及的全部技术特征是否记载在对比文件的一个技术方案里；

（3）核实对比文件是否公开了本申请权利要求的全部技术特征，或者如果对比文件没有公开全部技术特征，那么区别技术特征是否属于本领域惯用手段的直接置换；核实对比文件与本申请的技术方案是否属于相同的技术领域，能够解决的相同的技术问题，并达到相同或相似的技术效果。

“四相同”中，方案相同是根本，而技术领域、技术问题和技术效果的相同并不需要对比文件文字公开，只需要所属技术领域的技术人员根据两者的技术方案可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果即可。因此，在审查过程中，审查员往往对技术领域、技术问题和技术效果的关注有限。特别是在实用新型的审查过程中，由于花费在每一件申请上的时间有限，审查员一般不主动进行新颖性检索，主要利用机器检索系统推送的报告进行新颖性审查，在将推送报告中的文件与本申请权利要求进行对比时，由于没有经过检索，审查员对技术方案的理解很容易停留在技术特征层面，更容易出现仅进行简单的技术特征对比、而忽略了技术领域、技术问题和技术效果的对比的现象。因此，申请人或代理人在答复审查意见时应该更多的关注上述步骤（3）的核实。

以下举例说明实用新型新颖性审查意见答复：

实用新型申请（申请日2017年）权利要求1请求保护一种种植装置，其特征在于：包括植物部分、外部容器和内部容器；所述的植物部分包括观赏植物和栽培基质，所述的栽培基质为植物海绵；所述的内部容器置于所述的外部容器内，内部容器的底部和外部容器的底部具有一定的空间，内部容器用于栽植植物部分，所述的内部容器的底部或相对的两侧面设置有通孔；所述的外部容器用于储存水。

对比文件1（公开日期2014年）公开了一种种植装置，由上至下依次设置有育苗杯、培养土、发芽杯、发芽垫、植物种子，育苗杯上部设有开口部，其内部为中空结构，培养土、发芽杯和发芽垫放置于育苗杯内部，发芽杯的体积小于育苗杯的体积，发芽杯底面中心位置设置有一生根孔；发芽垫覆盖在发芽杯的底面上，发芽垫由具有吸水性的纤维材料制成。

通知书中认为对比文件1公开了除“内部容器相对的两侧面设置有通孔”之外的全部技术特征，而两侧面设置通孔属于本领域惯用手段等效替换。

收到通知书后如果直接按照审查意见的评述思路对技术特征进行简单比较，育苗杯相当于外部容器，发芽杯相当于内部容器、发芽垫相当于植物海绵似乎成立，并且各部件的形状和位置关系似乎也都可以算作公开。

但是如果采用本文中的步骤逐项核实后就会得到截然不同的结论：

首先，按照通知书提供的文献号找到对比文件，经核实对比文件公开日期没有问题，可以作为现有技术评述本申请的新颖性。

接着，在对比文件中找到相关段落，经核实确定审查意见中的技术特征来自一个具体技术方案，符合单独对比原则。

最后， 详细阅读对比文件，与本申请的技术方案、技术领域、技术问题、技术效果进行对比：

（1）技术领域不同。本申请说明书有益效果部分记载了本申请属于无土栽培领域。所谓无土栽培是指不用天然土壤，而采用含有植物生长发育必需元素的营养液提供营养，使植物正常完成整个生命周期的栽培技术。然而对比文件1中明确指出育苗杯中设置有培养土，可见对比文件1属于传统的土壤栽培。

（2）技术问题和技术效果不同。本申请说明书背景技术部分提出传统土壤栽培方法存在“受常规基质物理性质的限制，难以实现环保、清洁化种植。而且经常会因为浇水不科学而出现盆栽过于干旱或涝渍，使得植物无法正常生长”这个技术问题。因此，本申请采用了权利要求1的种植装置，以解决上述技术问题。而对比文件1由于采用了传统土壤栽培，因此无法解决本申请中的技术问题。对比文件1仅是解决长途运输过程中种子的保水问题。由于解决的技术问题不同，本申请与对比文件1也必然具有不同的技术效果。

（3）技术方案不同。本申请的栽培基质植物海绵承载于内部容器内，对植物起固定支撑作用；而对比文件1中的发芽垫无法对植物提供固定作用，因此对比文件1的发芽垫不能相当于本申请的植物海绵。本申请内部容器底面或两侧设置的通孔是为了将外部容器内的水分引入基质。而对比文件1中植物的根系需要穿过发芽杯底部的通孔扎根到外部容器的基质中才能实现对植物的固定，因此对比文件1带底部通孔的发芽杯也不能相当于本申请的内部容器，在内部容器两侧设置通孔也不是本领域惯用手段的直接替换，因为如果将对比文件1发芽杯的通孔设置于两侧壁上，则植物根系无法通过通孔扎根于育苗杯土壤中。

通过上述案例分析可以看出，采用本文的三步核实法，在核实审查意见的同时也总结出了答复审查意见的具体思路，从技术领域、技术问题、技术效果和技术方案四个方面来说明实用新型申请与对比文件的差异，其说理更有说服力，更有利于提高实用新型申请的授权率。

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编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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