专利申请修改超范围与专利保护「禁止反悔原则」适用

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原标题：果林微案丨专利申请修改超范围与专利保护“禁止反悔原则”适用

案号：（2017）粤73民初263号

关键词：专利侵权、权利要求解释、禁止反悔原则、专利申请修改

案情简介

大自达电线股份有限公司是专利号为ZL200880101719.7、名称为“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”（以下简称“涉案专利”）发明专利权人。2017年1月，大自达公司向广州知识产权法院提起诉讼，诉称广州方邦电子股份有限公司未经其许可，擅自大量制造、销售、许诺销售侵害原告专利权的8款屏蔽膜产品，获利巨大，给原告造成了巨大的经济损失，诉请法院判令广州方邦公司立即停止涉案产品的生产销售，并赔偿经济损失9000余万元。

经查，涉案专利在其申请过程中曾进行过以下修改：

原始申请权利要求：1.一种印刷布线板用屏蔽膜，其特征在于，具有在绝缘层的单面表面形成的第一金属层，所述绝缘层的单面表面的算术平均粗糙度（JIS B 0601（1994年））是0.5～5.0μm，并且，所述第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成。

申请人主动修改：原权利要求1修改为权利要求8，修改后的权利要求8内容为：8.一种印刷布线板用屏蔽膜，其特征在于，具有：单面表面的算术平均粗糙度（JIS B0601（1994年））是0.5～5.0μm的绝缘层；在所述绝缘层的所述单面表面形成的第一金属层，所述第一金属层的两面沿着所述绝缘层的所述单面表面形成。

针对审查员发出的“修改后的权利要求8不符合专利法第33条的规定”及“算术平均粗糙度（JIS B0601（1994年）表述不清楚”的审查意见，申请人将上述主动修改文本进行了多次修改，最终授权文本中的专利权利要求8的内容如下：

8.一种印刷布线板用屏蔽膜，其特征在于，具有：单面表面的算术平均粗糙度是0.5～5.0μm的绝缘层；在所述绝缘层的所述单面表面形成的第一金属层，其中，所述算术平均粗糙度是由1994年的JIS B 0601 标准定义的算术平均粗糙度，所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成。

本案中，大自达公司以涉案专利的权利要求8、9、10主张专利保护，并委托相关司法鉴定机构就被诉侵权产品与涉案专利的权利要求8-10上记载的技术特征是否相同或者等同进行鉴定，鉴定意见为肯定性结论。

广州方邦公司辩称，被诉侵权产品的第一金属层并未包含权利要求8中“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”的技术特征，故被诉侵权技术方案不落入涉案专利权的保护范围。

裁判结果

一审法院经审理认定：根据涉案专利说明书及其申请过程中的修改及意见答复内容，可以确定涉案专利权利要求8中第一金属层的“波纹结构”，应当指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构，不应当包括随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构。而被诉侵权产品的第一金属层的结构为随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构，与涉案专利权利要求8的波纹结构既不属于相同特征、也不属于等同特征，因此被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。鉴定人在对权利要求8所涉的“波纹结构”进行理解时，由于缺少了专利审查档案，对“波纹结构”与“连续的凹凸形结构”的区分存在偏差，鉴于此，对于涉案鉴定意见关于被鉴定物包含与涉案专利权利要求8-10记载的全部技术特征相同的技术特征的结论不予采纳。

据此，一审法院判决驳回大自达公司的全部诉讼请求。

法律评析

本案的主要争议焦点在于：如何解释涉案专利权利要求8中“第一金属层以波纹结构的方式形成”这一技术特征，以确定原告涉案专利权的保护范围。在此基础上，才能进一步讨论被诉侵权技术方案是否包含与“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”这一技术特征相同或等同的技术特征，从而确定被诉侵权技术方案是否落入原告涉案专利权的保护范围。

问题一：如何界定专利权保护范围？

专利法第五十九条：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条：人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。

依据以上现行规定，在进行专利保护范围的界定时，应依次按以下次序进行：

1、阅读权利要求书，列示权利要求所描述的技术方案的所有技术特征；

2、权利要求中如有部分技术特征不足够清晰明确时，可通过阅读说明书和附图对其进行界定和解释；必要时，结合专利审查档案进行界定；

3、如仍不明确，则可按照工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员对该技术特征含义的通常理解，予以确定。

在依据专利审查档案进行权利要求解释时，通过核查专利审查档案的内容，可以明确申请人在专利申请过程中对于专利权保护范围所作的真实意思表示，确定国家知识产权局与申请人在划定专利权边界上达成了何种一致的意见，并对社会公众形成了何种公示作用，从而使法院认定的专利权保护范围符合专利权产生时所公示的边界，符合国家授予、保护这种专有性、垄断性权利的初衷，如此才能为社会公众提供明确的法律预期，避免不当压缩社会公众对于公有技术自由运用的空间。 此时，最常采用的就是禁止反悔原则，即：专利申请人在申请授权审查过程中明确放弃的内容，不得再纳入授权后专利保护范围内。

问题二：本案应适用禁止反悔原则吗？

本案中，原始专利申请文件中，对应的技术特征表述为“第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”，与专利授权的该项技术特征在文字表述上并无区别。因此，从涉案专利形式上来说，正如大自达公司所主张的，申请人的一系列修改只是将权利要求恢复到原始申请文件的状态，并未表示要放弃某些技术方案。

但是，在涉案专利申请授权审查过程中，针对国家知识产权局所指出的，“原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层和大致平坦结构的第一金属层两种实施例，没有给出第一金属层以其它方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构，而且本领域技术人员也不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑义地得到除了波纹和平坦方式以外的其他形成结构；……因此修改之后的权利要求8的技术方案和原技术方案相比有实质性的区别，使得新的权利要求出现了原申请中没有记载的新的技术方案，超出了原说明书和权利要求书记载的范围”的审查意见，专利申请人作出意见陈述，并将主动修改后的权利要求8的相关技术特征特征，再次修改成“所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”。申请人陈述：通过上述修改，权利要求8的记载技术方案与原说明书记载的内容一致，能够符合专利法第33条的规定。一审法院认为，专利申请人的意见陈述以及再次修改技术特征的行为，应当视为原申请人同意了国家知识产权局相对应的审查意见，且该审查意见系结合说明书的实施例进行，因此，该审查意见所涉及的涉案专利申请中“波纹结构”的界定结论，专利申请人已经予以了同意和确认。基于此，本案有必要引入禁止反悔原则，充分考虑“因公示作用所产生的公信力，应对于为划定专利权边界而进行的技术特征的解释产生影响”。

然而，如果需要适用禁止反悔原则，首先要确定专利申请人究竟确认了什么，放弃了什么。

不可否认，专利申请人确认其主动修改的内容超出了原申请文件记载范围，亦确认了原申请文件“没有给出第一金属层以其它方式（比如锯齿形或连续的凹凸形）的形成结构，而且本领域技术人员也不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑义地得到除了波纹和平坦方式以外的其他形成结构”。但是，专利申请人客观上并未就所述“波纹结构”做任何放弃性的确认。如何解释“波纹结构”，仍然要结合涉案专利的说明书和附图来进行。

进一步来说，如果要将修改超范围的确认用于专利保护范围的禁止反悔，就需要讨论， 申请文件原记载范围是否就是专利保护范围？

答案显然是否定的。根据审查指南相关规定，修改超范围的认定标准明显要比专利保护等同范围的认定标准严苛得多，两者亦存在本质差别。例如，原申请文件中记载了“铁”，如果修改为“金属”或“铜”，该修改会被认定超出原申请文件记载范围；然而，在进行专利保护范围界定时，“铜”或其它金属则可能会被认定属于与“铁”等同的技术特征而被纳入保护范围。

一审法院在本案中努力避开禁止反悔的字眼，而实质上，仍然是在确定专利保护范围即为原申请文件记载范围这一错误前提下，错误适用了禁止反悔原则。

问题三：如何基于专利说明书进行权利要求解释？

本案中，一审法院在解释争议技术特征“波纹结构”时，让自己陷入了泥潭。首先，依据专利说明书所述发明目的、实施例及附图，认定“波纹结构”指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构；接着，又依据上述禁止反悔的错误前提，认定“波纹结构”不应当包括审查意见所指列的“连续的凹凸形结构”，这时就不得不就“凹凸形结构”再做解释。本来不甚清晰的“波纹结构”，越发不清晰了。

笔者并不认为一审法院关于“波纹结构指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构”的认定就是错误的。这一认定和解释有其解释依据和基础。但是，法院进一步认定“波纹结构不应当包括随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构”，却没有充分的说理依据。

如前所述，即使专利权人曾在专利申请过程中确认申请文件记载的“波纹结构”与“连续的凹凸形结构”系不相同的技术特征，但不能就此认为“波纹结构”的等同范围必然不包括“随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构”。如果要做出这一认定，还需要进一步进行等同范围的判断，这包括“三基本”的判断，也包括等同后检测是否已踏入现有技术范围或缺少达到发明目的的必要技术特征等等。

综上，在未完成上述等同论证的前提下，即认定本案被诉侵权产品的第一金属层的结构属于随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构，与涉案专利权利要求8的波纹结构既不属于相同特征、也不属于等同特征，未免略显仓促。

本案二审结果如何，笔者拭目以待。

律师点睛

本案原告本来可以打个漂亮的专利狙击战，却因为涉案专利申请过程中的修改以及配合性意见陈述，让涉案专利的专利保护范围界定陷入泥沼。这也是诸多专利权人可能遭遇的专利陷落。

如何避免呢？本案告诉我们可能无法避免。专利一旦上了维权的战场，就得忍受放大镜下的“鸡蛋里挑骨头”，专利申请过程中的任何瑕疵和不谨慎，在这时都会被放大几百倍。一旦被告挑战成功，专利权人的维权诉请会被驳回，维权专利也可能被宣告无效。无论哪一种，都是专利权人不想遇到的。唯有在专利申请时谨慎再谨慎，认真再认真，如此，才能减少专利陷落的概率。

来源：江苏专利信息服务

作者：陈静

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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