游戏名称注册为商标后，是否有权禁止他人使用？

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原标题：果林微案丨游戏名称注册为商标后是否有权禁止他人使用？

案号：(2007)沪一中民五(知)终字第23号

关键词：游戏名称正当使用通用名称描述性使用

案情简介

2005年,原告大宇资讯股份有限公司(以下简称大宇公司)取得了第3606240号“大富翁”文字商标，核定使用在第41类，包括“(在计算机网络上)提供在线游戏”项目。因被告上海盛大网络发展有限公司(以下简称盛大公司)推出网络在线游戏“盛大富翁”，原告以侵犯商标专用权为由向法院起诉。盛大公司认为“大富翁”是一类模拟商业风险的智力游戏棋的通用名称，作为商标不具有显著性，其有权正当使用,且“盛大”企业字号已经注册了商标，在业内有知名度，不会造成与原告商标的混淆。

一审法院判决认为： “大富翁”是一类游戏的通用名称，大宇公司不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”名称时的正当使用。从两个商标整体和使用方式等方面比对，以及考虑到“大富翁”文字商标的显著性和知名度都很弱的事实，均不会使相关公众产生误认，不构成近似商标。

大宇公司上诉称：“大富翁”是在计算机网络在线服务的注册商标，绝非计算机网络在线游戏的通用名称，故被上诉人不能擅自使用在其经营的计算机网络在线游戏上。“盛大富翁”并没有改变“大富翁”的基本含义，诸方面均构成近似，已经造成了混淆。

2007年7月，本案一审过程中，盛大公司以“大富翁”是经济类游戏的通用名称为由提出撤销注册申请。2009年11月24日，本案二审过程中，商标评审委员会作出相关裁定：现有证据不足以证明“大富翁”是规定或约定俗成的名称，亦不足以证明直接表示服务的主要特点，或有其他相关公众难以识别服务来源、缺乏显著特征的情形，争议商标予以维持。

二审法院判决认为：“大富翁”文字虽然被大宇公司注册为“提供在线游戏”服务的商标，但是其仍然具有指代商业冒险类游戏的含义，大宇公司并不能禁止他人对这种含义的正当使用。盛大公司使用被控侵权标识，意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在线提供的这款游戏的内容和对战目标。商标正当使用的判定与涉案标识之间是否近似的判断无直接的关联，故上诉人前述上诉理由成立与否并不影响本案的处理。

裁判结果

一审法院：不构成商标侵权，驳回原告大宇公司的诉讼请求。

商标评审委员会：第3606240号争议商标“大富翁”予以维持。

二审法院认为：驳回上诉，维持原判。

法律评析

虽然本案二审维持了一审的裁判结果，但是二审判决与一审判决细微之处的差异，使得二者在认定被诉侵权构成商标法上的正当使用时，实际上是采取了两个完全不同的裁判理由。

我们首先看一下商标法上“正当使用”的规定，本案审理时适用的是旧《商标法实施条例》第四十九条：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”上述规定，在2014年施行的新《商标法》第五十九条中已经被吸收采纳。根据上述规定我们可以看出，商标法所规定的正当使用，是他人对注册商标所含的“通用名称”或是“直接表示商品特点的描述”的使用，上述两种使用均是对于公共领域范围内的文字、标识的正当使用，因此注册商标在此范围内要受到权利限制，无权禁止他人使用。

因此，商标法所规定的“正当使用”，与著作权、专利权等其他知识产权的合理使用制度存在着本质上的不同，后者的合理使用制度是将权利人的权利分割让渡给合理使用人，而前者所规定的正当使用，却是在限定商标权利人的权利范围，明确了商标权人在上述公共领域不能享有独占权，在商标独占权与公共领域权益之间划清界限。也因此，商标法所规定的“正当使用”，是对公共领域不被任何人所独占的文字等标识的使用，没有区分来源的作用，也不属于商标使用。在此基础之上，我们不难发现一审法院判决存在的几个问题。

首先，在正当使用的认定上，一审法院认为，“大富翁”作为一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的通用名称，不能禁止他人对“大富翁”在表示一类“按骰子点数走棋的模拟现实经商之道的游戏”的名称时的正当使用。但是，一审结束后商标评审委员会维持争议商标的裁定，无疑是对上述观点的重击。事实上，在涉案商标核定使用的提供在线游戏这一服务领域的“通用名称”，与这一服务领域所提供的某一类游戏的通用名称，完全是两个法律概念。因此，二审法院在判决中，认定被控侵权标识意在以其中所含“大富翁”文字描述性地表明其在线提供的这款游戏的内容和对战目标，事实上就是将原审所称构成“通用名称”的正当使用的认定，改为了构成“描述性”正当使用。

其次，在法律适用问题上，一审法院先是根据认定了构成正当使用，但同时又针对两个商标是否构成近似进行详尽的比对，最终认为二者不构成近似，不符合旧《商标法》第五十二条第（一）项规定的侵权要件。但是，在这一点上恰恰没有充分考虑到“正当使用”这一商标法制度的本意，商标法所规定的正当使用本身并不是对商标的正当使用，而是对本就不能以商标权独占的公共领域资源的使用，因此也不存在适用旧《商标法》第五十二条关于“使用商标”构成侵权行为的认定前提。这一点，二审判决中也较为隐晦的予以回应，强调了商标正当使用的判定与涉案标识之间是否近似的判断无直接的关联，因此大宇公司所提出的构成近似这一上诉理由的成立与否并不影响本案的处理。

本案作为最高人民法院2011年公报案例之一，对于提供在线游戏服务的注册商标，含有相关公众约定俗成的一类游戏的名称的情形，作出了范本式的答卷。即如果他人只是以介绍游戏内容、特点的方式使用该游戏名称，属于正当使用，不会造成相关公众对网络游戏服务提供者的混淆，也不构成对注册商标专用权的侵犯。在此种情形下，即使网络游戏服务提供者将在线游戏名称注册为商标，也无权禁止他人正当使用。

但是，笔者在这里想再进一步探讨两个问题，本案中的“大富翁”一词本身具有“描述一类游戏内容”的特殊性，适用正当使用来判决看不出有什么大问题，可现在更多注册为商标的游戏名称本身就具有很强的独创性，也并不会起到描述一类游戏的效果。

那么，第一个问题是：一个从著作权角度来看有独创性的文字或其他标识，并不是规定或约定俗成的名称，亦不足以直接表示服务的主要特点，是不是就天然的具有了商标法所要求的显著性？第二个问题是：将在线游戏名称注册为41类提供在线游戏的服务类商标后，作为游戏名称的使用，是否就自然构成了商标使用？

笔者认为上述两个问题的答案均是否定的。

第一，游戏名称作为作品名称的独创性，与作为商标识别来源的显著性并不能完全等同。根据最高人民法院（2016）最高法行申4722号判决中，对于“倩女幽魂ONLINE及图”商标的显著性问题做出了如下认定：“相关公众容易认为其是游戏或者相关服务的名称或者内容，而不是作为服务提供者进行识别，在此基础上认定申请商标在指定服务上缺乏显著特征亦无不当。”如果最高法上述观点，成为商标行政管理部门审查审理的标准，那么所有游戏名称都应当因不具有识别性，而被认定为缺乏显著特征不予注册。但是，要商标行政管理部门在商标申请阶段就查明该申请是否是作为游戏名称使用，似乎也是个难题。

第二，商标的本质属性是区分商品来源的识别性，而商品名称、作品名称则是为了与同类产品相区分。相关公众看到游戏名称通常是联想到游戏的内容，而非联想到品牌所有者，这也是由名称和商标的本质属性的差异所决定。笔者认为，在商标注册阶段其实不应当考虑申请注册的标识是否作为服务提供者进行识别，最高法的上述观点不妨换一个角度适用，比如在判定游戏名称是否构成侵害第41类服务商标注册商标专用权的案件中，首先考虑上述使用行为是否构成商标使用。既然游戏名称起不到商标“用于识别商品或服务来源”的作用，游戏名称中使用注册商标就不应当认定构成商标使用，被控侵权人的使用行为也不构成商标侵权，同时商标权人的商标三年不使用他人也可申请撤销。这本身，与商标法规定的“正当使用”不构成商标使用而商标权人无权禁止，也是有异曲同工之妙。

律师点睛

现如今，提供在线游戏的网络服务提供者都喜欢将自己的线上游戏注册为商标，以期望获得更直观而强有力的保护。然而，长久以来对于将游戏名称作为商标注册的这一问题上，却一直没有明确区分“游戏名称的使用”和“提供游戏服务的商标使用”这两个概念。可以说，目前的司法实践中对相关问题也还没有达成统一意见。

将在线游戏名称注册为商标，再以商标侵权为由起诉竞争对手的案件越来越多，本案中法院认定盛大公司使用“大富翁”构成正当使用，体现了商标权作为独占权对抗公共领域利益时的的局限性。而且，我们还应当看到本案判决背后隐藏的问题，包括商评委对于游戏名称注册为商标的显著性审理标准的变化，以及各地法院判定游戏名称构成侵权的审理思路。

网络游戏服务企业在注册商标的时候要充分考虑到这些风险，不要过分信仰注册商标专用权的保护范围和力度，要意识到即使成功将游戏名称注册为商标，也不意味着一定就有权禁止他人在提供在线游戏服务这一范围内使用相同或近似的游戏名称。