“自定义术语”的创造性判断及应对方法

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：田君露 兰台所知产团队律师

原标题：“自定义术语”的创造性判断及应对方法

在专利申请文件中，规范的术语表达对于说明书技术内容的充分公开以及权利要求保护范围的准确确定具有重要的影响。尤其是当该术语是用于表达发明的必要技术特征时，不规范的术语表达将会导致发明的技术手段含糊不清、进而导致所属领域技术人员无法实施其技术方案。[1]

因此，专利申请文件中术语的严谨表达对于专利的授权与确权具有重要的意义。

然而，在专利申请实务中，仍然存在各种造成术语表达不清楚的现象，包括使用不规范的书写、多义词、功能性术语、自定义术语等情形。

本文将着眼于“自定义术语”的使用问题，从其产生的动因、创造性判断、对其应对方法三个方面进行阐述：

专利申请中“自定义术语”产生的动因

自定义术语是指由申请人自己创造产生的用语，其在现有技术中没有记载，并且在所属领域中没有通用的含义。当使用自定义术语时，必须在申请文件中对该术语进行明确的定义，否则，在专利审查过程中，申请人不得将其对该术语的解释补充进申请文件中。

因此，在专利申请文件中使用自定义术语必须采取审慎的态度，如非必要，应尽可能地避免使用自定义术语。但是，现实却正好相反，在专利申请实务中存在大量使用自定义术语的现象。

其实，自定义术语的使用，有其存在的合法性基础。

在审查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7节有如下规定：“说明书应当使用发明或者实用新型所属技术领域的技术术语。对于自然科学名词，国家有规定的，应当采用统一的术语，国家没有规定的，可以采用所属技术领域约定俗成的术语，也可以采用鲜为人知或者最新出现的科技术语，或者直接使用外来语（中文音译或意译词），但是其含义对所属技术领域的技术人员来说必须是清楚的，不会造成理解错误；必要时可以采用自定义词，在这种情况下，应当给出明确的定义或者说明。”[2]

由此可见，上述规定为自定义术语的使用提供了合法化的途径。当申请文件中确实提供了一种现有技术中尚未出现的新的技术手段或新的材料，或现有词汇无法准确表达技术特征等情形，使用自定义术语自然无可厚非。

然而，在我国现有的专利实务中，申请人使用自定义术语却并非出于上述原因，很多是为了一些“不可告人”的目的，即通过在专利文件中撰写一些自定义术语作为区别技术特征，并杜撰出貌似合理的该区别技术特征所产生的技术效果，从而骗取专利的授权。

之所以产生这种现象，是由我国的国情所决定的。对个人来讲，有专利在手，方便其评职称、拿项目，或者在一线城市落户等；对代理机构而言，能够对委托人的付费给予一个应有的交代；对企业来讲，很多企业在乎的并不是技术的创新，而是通过专利获得高新企业认证，拿到政府补贴；更有甚者，一些个人或企业故意创造出一些垃圾专利，给竞争对手制造障碍，以牟取不正当的利益。

“自定义术语”类专利的创造性判断

判断创造性通常按照“三步法”来进行，首先，确定最接近的现有技术，然后，确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，最后，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见，如果区别技术特征为现有技术所公开，或为公知常识，则被认为是显而易见的。

涉及“自定义术语”的专利更容易获得授权，其原因在于，通过在专利申请文件中撰写一些自定义术语作为区别技术特征，并杜撰出貌似合理的该区别技术特征所产生的技术效果，在一定程度上，能够应对“创造性”审查的要求。

这是因为，在最接近现有技术和区别技术特征已确定的前提下，技术问题、区别技术特征公开与否，是创造性判断的关键点。对自定义术语类专利来讲，其增加了专利检索的难度，在未穷尽检索的前提下，很难确定所谓的“区别技术特征”和“技术问题”已被公开，从而产生具有创造性的判断结论。

这种判断方法，实则容易忽视专利技术方案背后的技术原理。

在“一种冷再生催化剂的循环方法”的发明专利中，“催化剂冷却器下游设有催化剂混合缓冲空间”是区别最接近现有技术的技术特征，在专利无效程序中，专利复审委员会认为，本专利混合缓冲的处理能力应当更有利于对再生催化剂温度的稳定性调节，而请求人提供的证据，未能证明催化剂冷却器中设置混合缓冲空间是本领域的公知常识，也不存在于现有技术中。因此，不具备创造性的无效理由不能成立。在本案中，申请人正是通过使用自定义术语的方法获得了专利的授权与确权。

然而，专利复审委看似正确的理由却经不起推敲，实际上，其忽视了该技术方案背后的技术原理。本案中，专利复审委认定“混合缓冲空间”所解决的技术问题是“更有利于对再生催化剂温度的稳定性调节”，而事实上，气固流态化过程中，催化剂在流化风作用下剧烈混合，冷却器内部基本是等温的，因此，不存在复审委所确定的技术问题。在无效宣告行政诉讼阶段，请求人的上述观点得到了知识产权法院的认可。虽然北京高院撤销了一审判决，但是本案已向最高院申请了再审。

因此，在“自定义术语”技术特征的创造性判断中，除了遵循“三步法”原则外，还需要关注技术方案背后的技术原理、实现方法、步骤等。

对涉及“自定义术语”专利的应对方法

对通过“自定义术语”创造区别技术特征获取专利授权的案件，无效请求人并非毫无办法。

一方面，无效请求人可以主张说明书公开不充分。

根据专利法第二十六条第三款规定：说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。

关于说明书是否公开充分，其判断主体是“所属技术领域的技术人员”，判断标准是“清楚、完整”到所属技术领域技术人员“能够实现”。这就要求对说明书技术方案的理解应当从所属领域技术人员的角度出发并进行分析。[3]

对自定义术语类技术特征来讲，其含义在说明书中必须是明确的，对于所属技术领域技术人员来说，不会因为该自定义特征的使用而对包含该自定义特征的权利要求的保护范围造成理解困难和理解错误。[4]

对于申请人杜撰出来的技术特征，由于其本身如同于“无源之水”，即便在说明书中描述了其所解决的技术问题，但是事实上，申请人无法详细说明其工作原理及具体步骤等，导致本领域技术人员无法实现。

另一方面，无效请求人可以主张缺乏创造性。

对于“自定义术语”的创造性问题，应采取全面检索、查找工具书等手段结合说明书实际公开的内容进行综合判断。如果“自定义术语”与对比文件公开的技术内容仅仅在表述上存在差异，但是技术实质相同或等同，那么该技术特征就属于缺乏创造性的情形。

同时，在无效请求人主张说明书公开不充分的情况下，专利申请人容易答辩未公开的内容属于本领域技术人员所知晓的内容，这样就更进一步印证了其缺乏创造性的问题。

我们在解读涉及“自定义术语”的区别技术特征时，除了从文字本身的含义进行解读以外，更加需要关注的是其是否能够适应发明的整体技术构思，从而了解该技术方案背后的技术原理，以及其是否能够真正的解决相应的技术问题，切忌片面、机械的看待某一技术特征，导致评判上的偏差。

参考文献：

[1]李凤云，董丽雯：《浅析如何克服由术语不清楚所引起的申请文件撰写缺陷》，2010年中华全国专利代理人协会年会暨首届知识产权论坛，2010年3月1日

[2]专利审查指南（2010）第二部分第二章第2.2.7节

[3]薛飞：《从“蚀刻废液再生装置”案看说明书是否公开充分的判断标准》，中国知识产权报，2012年3月28日，第005版

[4]尹新天：《中国专利法详解》，知识产权出版社，2011年3月

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作者：田君露 兰台所知产团队律师

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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