专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：方格

原标题：专利优先权，带给申请人的是机遇还是困惑？

专利优先权制度允许申请人在一定期限内，对于已经提出的专利申请，完善后提出后续申请，并要求第一次申请的申请日作为本次递交的优先权日。这种设置，使得专利申请人有较为充足的时间完善申请方案，更有利于保护申请人的合法权益，但由于对优先权制度的不同理解，乃至实践中认定时的不同规定，对申请人的合法利益构成了一定的冲击和影响，亟待司法实践中予以关注，本文以一件案例为例进行说明。

一、案情回顾

2012年12月，申请人厚德食品股份有限公司（下称“厚德公司”）首次提出名称为“一种蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的装置”（下称“在先申请”）专利申请；2013年6月19日，厚德公司再次提出名称相同、优化后的新申请（下称“本专利”），并要求了在先申请的优先权。专利局经实质审查后，在认定优先权成立的情况下，于2014年8月27日授于本专利发明专利权，在先申请被视为撤回。

专利授权后，因厚德公司发现大连绿雪蛋品发展有限公司（下称“绿雪公司”）涉嫌侵权，厚德公司提起专利侵权诉讼，长春中院和吉林高院分别认定专利侵权成立。在侵权诉讼处理过程中，绿雪公司向国家知识产权局专利复审委提出无效宣告请求，复审委员维持专利有效。绿雪公司进而向北京知识产权法院提起行政诉讼，北京知识产权法院做出（2015）京知行初字第2004号一审判决，认为“本专利权利要求所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，不能享有优先权”，判决撤销复审委员会第24841号无效审查决定书。厚德公司上诉后，北京市高院以（2016）京行终5664号判决维持原一审行政判决。

至此，专利权的诉讼峰回路转，更为曲折。其后专利复审委员会针对绿雪公司的第二、三次无效请求，依据北京市高院的二审判决，做出三件案件的合并审查决定，宣告本专利权全部无效。而针对吉林高院判决的侵权诉讼与北京市高院的行政判决，二方当事人均分别向最高院申请了再审。

二、案情分析

三次无效宣告请求、两次行政诉讼前后关联，则能够左右专利权能否存续。因此，统观整个无效程序、行政诉讼程序乃至侵权诉讼程序，核心问题集中在一点：本案专利能否享有优先权，如成立则专利权稳固，专利侵权诉讼也有了基础。因此，本文讨论集中在专利优先权问题。

（一）两件申请的主要异同

比较前后两件专利申请的权利要求书和说明书，两件申请的加工方法几乎完全一致，区别在于在先申请中的加工原料之一“鸡蛋粉”调整为本专利的“蛋粉或蛋液干物质”，除上述的个别字眼调整外，两件申请的权利要求书和说明书文字相似度接近完全一致。

（二）各方观点

绿雪公司认为：不能享有优先权，因为在权利要求1中，在先提出的方案中原料之一使用的鸡蛋粉，在后申请中使用的是蛋粉，仅比较鸡蛋粉和蛋粉，蛋粉包含的范围更大。对于此，复审委认为本专利技术方案与在先申请基本相同，认定了优先权成立；但北京市高院认为“上述修改不能从原申请中直接地或毫无疑义的得出，本专利相关申请所限定的技术方案与在先申请文件并未构成相同主题的发明，因此不能享受优先权。”由此，北京高院所持的观点：这种修改是否能从原申请中得出，二者是否构成了相同主题的发明，成为争议焦点和关键。

对此，厚德公司认为：1、从前后发明名称、技术领域、背景技术、分类号、技术方案和效果等内容看，在先申请均已经公开了任一种蛋制品的加工方法，并未限定为鸡蛋粉；2、申请人提出的是一种蛋制品加工方法的专利申请，发明重点在于加工方法，申请人是整个技术方案的首次贡献者，至于其中加工鸡蛋或鸭蛋，对于整个加工方法都是适用的，待加工的原料之一并不是发明点；3、在背景技术部分已经公开了，现有技术中对任何一种蛋品的加工均是常规技术，而本专利改进是对于加工方法的改进，普通技术人员均能了解。由此，在先申请已经公开了整个技术方案，二者是相同的技术主题，在后申请是基于对优先权制度的信任而提出的申请，应当依法享有优先权。

三、相同主题的理解与优先权能否成立

《专利法》第二十九条第二款赋予申请人优先权的权利后，国知局《审查指南》规定：“对于相同主题的发明是指技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同的发明。但应注意这里所谓的相同，并不意味在文字记载或者叙述方式上完全一致。”

由此，从《审查指南》角度出发，本案中两件申请的同技术领域、所解决的技术问题和预期的技术效果，完全相同是明确的，争论点在于包含“鸡蛋粉”的技术方案，和包含“蛋粉”的技术方案是否一致，而回答该问题有必要回到权利要求书和说明书全文上来。

首先，对比在先申请的说明书全文，仅仅从发明名称上看（发明名称也是说明书全文的一部分），即公开了一种蛋制品的加工方法，结合技术领域和背景技术部分，本领域的普通技术人员能够了解本发明的加工方法可以加工鸡蛋或鸭蛋任何一种蛋，也了解加工鸡蛋粉的方案，能够加工鸭蛋或别的蛋粉，也即，本领域普通技术人员无需实质性劳动即可了解本专利的技术方案。

其次，结合说明书的背景技术来看，本专利解决的是蛋制品的加热不均匀的问题的加工方法，而站在背景技术的时间点上，此前的专利加工鸡蛋或鸭蛋或任一种蛋，是无区别，也没有异议的。

因此，对于可加工任何一种蛋的加工方法做出改进时，自然改进后的方法仍可加工任一种蛋，前后申请构成了相同的主题，如果仅仅盯住部分字词本身，而不考虑说明书全文，极易得出错误的结论。

针对优先权能否成立的问题，笔者同时向北京大学知识产权学院张平、刘银良等几位法律专家咨询意见。张平等教授认为，“就本案而言，综合在先申请的发明名称、技术领域等说明书公开的内容、公知技术等常识常理，以及背景技术部分介绍的现有技术，本领域普通技术人员均能得在在先申请的基础上，能够从在先申请的文本中直接和毫无疑义地得出本专利申请的技术方案，在先申请已经公开了本专利的技术方案。因此，本专利与在先申请构成了相同主题的申请，应当享有优先权”。这与笔者的判断不谋而合。

四、本案引发的中外申请者的不公平待遇

在本案中，另有一种观点认为：对于方法中加工原料之一，鸡蛋粉为下位概念，而蛋粉是上位概念，因此，不能扩大要求。但是，仅从该角度出发，《PCT国际检索与初步审查指南》第六章第6.09节规定，就以规定加举例的方式，已经明确规定了公开下位概念，对于上位概念的优先权要求应当成立，因此，国外申请人提出PCT申请时，既然可以享受这一待遇，国内的申请人应当也享有这一待遇，否则就会出现国外申请人待遇优于本国申请人的情况，与公平相悖。

五、结语

优先权制度设置的目的在于，让申请人有机会对原来的方案进行完善，并提出新的申请取代旧的专利申请，因此，这本应属于专利申请人的福利。但本案的申请人，基于对专利优先权制度的信任，提出实质一致的优先权申请，不料，却前后经历了共计10余次司法程序，从中院到最高院，几乎走完了专利法的所有司法程序。而司法机关对尚不够明确的法律的理解，具体如何适用，尤其面对可能影响广大国内申请人的合法权益的问题，需要慎之又慎。

笔者认为，如果司法机关仅仅拘泥于一个字眼，而忽略在先申请的标题、技术领域、背景技术及说明书全文，以及本领域普通技术人员的基本知识，认为本领域普通技术人员不能得到其他蛋的蛋粉或蛋液，从而使本应至少获得在先申请保护的专利权丧失，这既与事实不符，也是对专利申请人申请积极性的打击，使申请人对知识产权权利信心丧失殆尽。尤其是，类似的情况，碰到外国人在中国的PCT申请就可明文享受，而国内申请人则无法享有，这更让申请人感到失望和丧气。为了更好体现知识产权优先权的设置价值，更好的保护知识产权合法权利人的利益，更好的体现中外申请人权利平等。笔者建议相关机关可以重视下立法和司法实践中关于优先权制度的不合理之处，从而在当前鼓励创新的背景下，不至于使申请人进退维谷，丧失信心。

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作者：方格

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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