「方法专利」侵权诉讼如何举证？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：刘敏 兰台所知产团队律师

原标题：方法专利侵权诉讼如何举证？

证据是民事诉讼之基石。诉讼的一方在包括证据方法和证据运用在内的证据活动占有优势，便能在诉讼中把握主动权，甚至赢得诉讼。然而，在方法专利侵权纠纷中，由于证据往往掌握在侵权一方手中，导致权利人面临举证困难，甚至是无法举证。

因此，方法专利侵权诉讼中，应如何举证，采用何种标准分配各方的举证责任，就变得非常重要。已有制度规则也试图解决此类问题。比如，对于新产品的发明专利侵权诉讼，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第四条以及《专利法》第六十一条规定，因新产品制造方法发明专利引起的专利侵权诉讼，由制造同样产品的单位或个人对其产品制造方法不同于专利方法承担举证责任。也即，对新产品制造方法实行举证责任倒置。

对于非新产品的发明专利侵权诉讼，《专利法》没有特别规定，因此适用民事诉讼的一般规则，即所谓“谁主张，谁举证”。具体到专利侵权诉讼中，权利人应当对被诉侵权人实施了涉案方法专利的方法步骤承担举证责任。

然而，上述规定仍然存在诸多问题。比如，如何认定方法专利中的“新产品”，如何针对被诉侵权人使用了涉案专利的方法进行举证，都需要进一步探讨。在此，笔者将结合相关案例，就上述问题一一说明。

方法专利侵权诉讼中“新产品”的举证

新产品制造方法的侵权诉讼虽然实行举证责任倒置，但是适用举证责任倒置的前提是，权利人需要举证证明：一是依照专利方法制造的产品属于新产品；二是被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造得到的产品属于同样的产品。

其中，对于第一点的证明，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十七条明确规定了以专利申请日前是否为国内外公众所知，为认定是否为新产品的标准。也就是说，权利人需要证明产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前不为国内外公众所知。

然而，“不为国内外公众所知”属于消极事实，对于消极事实或未曾发生的事实是无法进行举证的。因此，在新产品制造方法的侵权诉讼中，权利人通常难以证明产品属于新产品。

在这种情况下，可以考虑主张，根据申请文件以及审查经过文件等能够证明，使用方法专利制造的产品在组份、结构、或者质量、性能、功能等方面与已有的同类产品相比取得了显著的进步，解决了已有同类产品存在的某种缺陷或不足等技术问题。

例如，最高人民法院在无锡市隆盛电缆材料厂、上海锡盛电缆材料有限公司与西安秦邦电信材料有限责任公司等侵犯专利权纠纷再审民事判决书【（2012）民提字第3号】中提到，涉案专利提供了一种新的平滑型金属屏蔽复合带产品制造方法。这种新制造方法要求塑料薄膜与金属箔带表面之间进行凹凸不平的非纯平面结合，与现有技术的纯平面粘合有了显著区别，使得使用该专利方法制造的平滑型金属屏蔽复合带形成了区别于本案专利申请日前同类产品的结构特征。这种新的结构特征导致使用本案专利方法制造的产品在质量和性能方面与本案专利申请日前同类产品具有明显差别。因此，可以认定利用本案专利方法制造的平滑型金属屏蔽复合带属于新产品。

另外，也可以提供专利局的检索部门、省市的科技情报信息查询机构等单位制作的针对涉案方法专利制得的产品进行的国内外范围的查新检索以完成证明该产品为新产品的初步证明责任。

非新产品方法专利中涉案专利方法的举证

对于非新产品的方法专利侵权诉讼，如前所述，权利人对被诉侵权人实施的制造方法落入方法专利的范围内承担举证责任。但是，方法发明专利的权利保护范围由方法步骤构成，方法步骤的实施一般在被控侵权人管理、控制的场所内完成，权利人通常难以直接证明被诉侵权人使用了其专利方法。在某些情况下，在专利权利人提起诉讼时被诉侵权行为已经停止。因此实践中，想要直接证明被诉侵权人使用了其专利方法是比较困难的。

例如，在（2017）京民终402号中国文化遗产研究院与赵良新侵害发明专利权纠纷一案中，涉案专利涉及一种采用丝网印刷方法的古建彩绘的制作方法（以下记为“古建彩绘的制作方法案”）。权利人赵良新于2013年12月到河北省承德市安远庙游玩时发现了安远庙中存在采用其涉案专利的方法制作的古建彩绘。该案中，该古建彩绘除了通过涉案专利记载的丝网印刷进行制作之外，还可以通过手绘来制作，因此并不是新产品。而在权利人发现其方法专利被侵权时，被诉侵权行为实际上已经完成并停止了。因此，权利人事实上是无法获得被诉侵权人实际采用的涉案专利方法的直接证据的。

该案中，权利人及被诉侵权人均认可的司法鉴定机构对安远庙中的彩绘使用拍照和高倍放大镜提存的方式进行现场取样，取得该彩绘的照片等信息，与权利人通过专利方法制作的彩绘的照片信息进行比对，结果认为两者的痕迹特征相同，属于采用同一种印刷方式制作得到的。据此，该案的一审和二审法院均认为，虽然权利人未提供被诉侵权产品的制作方法与涉案方法专利的步骤相同的直接证据，但权利人已经在其举证能力范围内尽力举证，且可以证明被诉侵权人采用与其涉案专利相同方法步骤的盖然性大，此时举证责任应转移至被诉侵权人。但文化遗产研究院未能举证证明其使用的确系其主张的手绘方法，也未就其所称的多种印制方法进行举证并足以使法院排除其存在使用赵良新涉案专利方法的较大可能性。从而认定文化遗产研究院侵权。

由上述可以看出，在权利人已提交可靠初步证据证明侵权盖然性很大的情况下，应当转移举证责任。由被诉侵权人承担证明其使用的方法与专利方法不同的举证责任。被诉侵权人无正当理由拒不提供的，应当依法推定权利人主张成立，由被诉侵权人承担举证不能的不利后果。

对此，最高人民法院在《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》中也强调，“使用专利方法获得的产品不属于新产品，权利人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求权利人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。”

方法专利侵权诉讼举证有其自身特点。当前司法裁判并没有机械的适用举证的一般性规则，而正是考虑其特殊性，根据举证责任制度的本质属性，运用诚实信用原则，灵活分配举证责任，起到了平衡各方当事人利益的效果。

参考资料：

1、涉及新产品制造方法专利侵权纠纷的举证责任倒置问题研究，王颖、刘良勇，安杰律师事务所，知产力，2016-05-17

2、也谈产品制造方法专利侵权案件中新产品的认定，赵千喜，湖北省武汉市中级人民法院知识产权庭，知产力的博客，2016-05-19

3、也议《专利法》第六十一条“新产品”的举证义务 吴立新 浙江子城律师事务所律师，2016-05-24

4、（2017）京民终402号判决书，北京市高级人民法院，2017年7月24日

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作者：刘敏 兰台所知产团队律师

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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