创造性的思考与困惑（下）

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指导老师：房平木律师

原标题：关于创造性的思考与困惑（下）

2018年8月10日，IPRdaily发布了“创造性的思考与困惑（上）（点击标题，查看全文）”。今日发布“创造性的思考与困惑（下）”，以供读者朋友们参考交流。

一、可能是支持“新保护客体”的内容。

1.1现在的多数专利撰写步骤，可能支持“新保护客体”。

我们可以从现在撰写专利的步骤来说明新保护客体的合理性。

现在多数专利的正常撰写步骤，不都是定一个技术问题，然后写一条解决这个技术问题的技术方案。只是，现在写的技术方案放在了权利要求里面，技术问题没有放入而已。如果用“新保护客体”，需要对应把这个技术问题也带入权利要求就可以。“其特征在于”后面的内容，是申请人自认为对现有技术的改进，只要在“其特征在于”后面加上实际解决的技术问题应该就可以了。

具体在权利要求中写入技术问题的写法，可以是“一种晶体管，……，其特征在于，为解决晶体管阈值电压不稳定的问题，……”。或者，也可以是“一种电熔丝，……，其特征在于，……，以用于防止在电熔丝熔断后，电熔丝结构的阴阳极间重新导通”等等。

相应的技术问题可以在审查过程中进行调整，特别是根据区别特征进行调整，但调整，通常是使问题更加细化，而不是整个地变成其它技术问题。

如果采用“新保护客体”，原本已经是撰写重点的技术问题，无疑将更加受到专利撰写人员的重视。撰写中，申请人需要为自认为有创造性的每一条权利要求增加所解决的技术问题。

1.2当前“以发明构思为中心”的审查方式，可能是与“新保护客体”有共同的出发点。

也许，审查员应该也是因为“三步法”不断换对比文件，导致不断更换区别特征，不断更换发明实际解决的技术问题，才觉得需要以“发明构思”为中心进行审查，而不是机械使用“三步法”。

而“新保护客体”下，在申请人自己写下技术问题之后，一般只会继续细化或精确技术问题，技术问题会有一个明确的范围，也避免了不断换对比文件，确定新技术问题的情况。

可见，“新保护客体”与“以发明构思为中心”的审查思想所持的出发点是相一致的。

在“新保护客体”下，如果采用三步法进行审查，确定出的区别特征后，如果申请文件中没有记载其解决的技术问题（或者根据申请文件内容无法确定所解决的技术问题），就可以直接认为，申请人自己已经不认为这是他做出贡献的地方，因此，可以直接认定方案没有创造性。另外，需要提到的是，采用“新保护客体”时，很多时候可能可以不必再纠结于区别特征是否是公知技术，而是整体的看相应的区别特征解决“发明实际解决的技术问题”。

在这种情况下，审查员审查的时候，只需要审查申请文件中，涉及解决自己提到的技术问题的技术方案及区别特征。这应该与“以发明构思为中心”的审查思路是一致的。

无论是本文提到的“新保护客体”，还是“以发明构思为中心”的审查思路，都体现出今后的判断是“顺着”发明人的原意去看待发明，这也是为何笔者在上文中讨论要将技术问题的确定范围锁定在申请文件记载的范围内。

1.3“功能性限定”可能是支持“新保护客体”的表现

笔者认为，认同功能性限定的写法，就是支持笔者上述新保护客体的观点。功能性限定的存在，其实是“新保护客体”的已有体现。

“用于……”的表述有时会被认为没有限定作用，据说特别是在美国。笔者认为，这也是因为目前强调权利要求只保护方案的原因（是目前认为不应该用技术问题对保护范围进行限定的表现）。相反，少数案子在争取授权时，申请人通过加入某个结构或步骤是"用于……"（即相应的功能性限定），也被一些审查员接受了（笔者知道这样的真实例子），这样的情况，笔者认为是新保护客体其实已经潜在的在进行了。

为了更进一步讨论，需要对功能性限定也进行分析。

笔者认为，功能性限定是对相应结构或者步骤的作用限定，或者说，是用作用来描述相应的结构或者步骤。总之，功能性限定是一种作用的表述。但，功能性限定又不是一种普通的作用。

这里，笔者讨论两个层次的作用。

第一个层次的作用，仅是原理说明（这一点有些类似科学发现一样），不带来所解决技术问题的不同，因此，只是人们对技术原理认识的进步。达到这个层次的作用限定不能作为技术特征（区别特征）的，应该不能作为功能性限定。

第二个层次的作用，是达到了对所解决实际技术问题的决定性影响。这个层次的作用不同，达到了所解决的技术问题不同。这个层次隐含说明，相应的结构和步骤可以起到包括第一作用在内的多个作用，但相应申请中，相应的结构和步骤只是用了这个第一作用，以解决特定技术问题。功能性限定显然是要达到第二个层次。

我们可以具体举很多例子。

例如，在一个权利要求中放入一个放大器，进一步功能性限定，如果后续用这个限定争辩创造性时，就是在争辩技术问题对创造性的影响。此时，对这个放大器功能性限定的表示，就是在权利要求里面限定解决技术问题范围的含义。

再例如，我们用弹性层来限定一层结构的时候，必然是要用到这一层具有弹性的作用。如果最后判断出来的区别特征（改进点）刚好就在于这一层弹性层，那么，我们势必需要在争辩创造性时，提到这一层的弹性能够起到相应的效果，解决相应的问题。

1.4 采用“新保护客体”，估计不会排斥原来审查指南所规定的所有可授权情形。

“新保护客体”在审查过程中，同样找对比文件，出现没有新颖性的情况和现有情况完全相同，因为现在评价新颖性时，也是技术领域相同，技术方案相同，解决的技术问题相同。

那么，在有新颖性的情况下呢？

判断创造性的过程，同样找最接近的现有技术，找区别特征，但是，发明实际解决的技术问题就是发明人自己限定的技术问题。然后，同样走第三步的“是否显而易见”的判断。

这里，其实也解答了多年前问另一个人的困惑，我就说，如果一开始发明人想保护的，却得不到，却因为对比文件的不同，加入了发明人根本不认为的“发明点”后授权了，合理吗。

1.5“新保护客体”可能与另外一些观点相契合

采用“新保护客体”时，可以看到，对权利要求的保护主题进行限定，是会对权利要求的保护范围产生影响的。因为，通常所要解决的技术问题与权利要求的保护主题是有关联的。

采用“新保护客体”时，与目前很多人支持的一种观点契合。这种观点是：当技术问题本身是非显而易见时，有新颖性的技术方案应该认为是有创造性的。

笔者在网上看到，这个观点在专利审查操作规程 （2011修订版） 实审分册关于创造性的部分有记载——第4.1节“新的构思或者尚未认识到的技术问题”：认识发明所要解决的技术问题已经超出了本领域技术人员的能力或水平，但问题一经提出其解决手段是显而易见的，此时发明与现有技术相比是非显而易见的具备创造性。

二、“新保护客体”可能带来的改变

2.1“新保护客体”由于保护范围受到相应技术问题的限缩，使申请人的权利范围缩小，但也使一些案件能够被授权。

目前专利法保护的是不受技术问题限制的技术方案，因此，审查员可以理直气壮的要求“技术方案无论从哪个角度考虑都应该是非显而易见的”。或者说，审查员可以理直气壮的要求“技术方案不管是不是从解决申请文件所指出技术问题的出发，都应该是非显而易见的”。

但是，“新保护客体”会要求，审查员从技术方案解决申请文件中涉及的相应技术问题来判断创造性，而不能通过其它途径。因此，很多案子可以授权。也就是说，采用“新保护客体”时，授权后的权利要求范围可能更加准确合适，可以防止利用前述合金案的驳回观点来驳回有价值的专利申请，促进技术人员的研发热情。

再例如，笔者遇到的最真实的一种情况是，是有个朋友处理的一个案子。审查员找到了抵触申请文件，权利要求记载的技术方案与抵触申请文件技术方案是一样的，但是从全文来看，两个文件记载的技术效果是不一样的，可以推出两个案子解决不同技术问题。

如果按目前的观点来看，由于技术方案已经被抵触申请文件公开，在后申请是肯定无法获利授权的。目前可能的尝试是，把技术效果作为一个“技术特征”，加入权利要求1中，以争取权利要求1具有新颖性——即希望审查员能够认为技术效果是一个“技术特征”。

但是，如果用“新保护客体”来看，相应的技术问题应该是直接能作为保护范围的区别的，而不需要考虑作为技术特征，此时，应该是可以争取在后申请的授权的。

事实上，采用“新保护客体”，这种情况下，哪怕不是一个抵触申请文件，而是一个现有技术，笔者都认为可以争辩一下创造性。

另一种新的可授权情形可能是：申请人拿一个有权专利中的技术方案，结合新的技术问题，提出新的专利申请，并获得授权。

即“新保护客体”不排除他人以相同技术方案和新的技术问题提出并重新要求授权。

对于上述新的可授权情形，笔者认为是合理的。因为，无论是天下间已有的“芸芸技术方案”，还是那些能够从“简单途径合成”的非已有技术方案，当发明人指出：其中，这种技术方案能够解决本领域技术人员很难认为能解决的技术问题时，这种技术方案重新变得特殊，本领域技术人员会重新认识这种技术方案，本领域技术人员可以直接用这种技术方案解决对应的这种技术问题，而不必再进行研发或者探索。

也就是说，这种新的可授权情形也是在促进科技进步，也对技术进步做出贡献，因此也可以被授权保护。

另外，对于上述新的可授权情形，假如新的专利申请具备授权条件，则很可能需要进一步判断：如果新的专利申请指出的技术问题未独立于有权专利中解决的技术问题时，新的专利申请保护范围是不是应该落在有权专利的保护范围内（采用这种技术方案解决新的专利申请中指出的技术问题，是不是可以从有权专利中显而易见的得出）；如果新的专利申请指出的技术问题完全独立于有权专利中解决的技术问题，新的专利申请保护范围是不是应该独立于有权专利的保护范围。

由前面分析可知，采用“新保护客体”，可能可以出现“虽然技术方案相同，但是，由于技术问题不同，并且保护范围不同”的两个专利权。

这一部分内容，与后续要继续讨论的“用途发明”相关。

在讨论上述增加可授权情形时，需要讨论编造技术问题的情形

新保护客体中，以申请文件记载的技术问题和技术效果作为“发明实际解决的技术问题”的确定基础，那么，有人会认为，是不是可以通过编造难的技术问题，使得相应的申请授权。

对此，笔者认为，胡编技术问题的情况，首先关乎的是诚信问题和造假问题，并不影响上述内容的讨论。

另外，编技术问题应该也是容易被判断出来，如果编出事实上无法解决的问题，想来是很难的。哪怕真的编出来并且蒙混过关，由于这个技术问题是用于限定保护范围的，对公众的伤害可能也比较小。这跟后续要讨论的侵权问题相关。

事实上，现在制度下，化学领域如果通过编造技术效果来争取授权的，而相比较前后两种保护客体，“新保护客体”能够减小这种情况对公众的“危害”。

2.2“新保护客体”给“不同类型发明的创造性判断”新的解释

审查指南中提到的，以下十种发明中，审查指南均是具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性的：

1.开拓性发明

2.非显而易见的组合发明；

3.取得了预料不到的技术效果的选择发明；

4.产生预料不到的技术效果的选择发明；

5.克服了原技术领域中未曾遇到的困难的选择发明；

6.将已知产品用于新的目的的用途发明；

7.产生了预料不到的技术效果的要素改变发明；

8.产生预料不到的技术效果的要素替代发明；

9.省略要素后依然保持原有的全部功能的要素省略发明；

10.带来预料不到的技术效果的要素发明。

如果用“新保护客体”来看待，后面九种似乎这些不必特别强调的。

因为，后面九种的情况可以表达为“当本领域技术人员很难想到这种技术方案能够解决相应技术问题时，专利申请是具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性的”。例如，对于“省略要素后依然保持原有的全部功能的要素省略发明”，可以认为是“省略要素后的相应技术方案仍然能够解决相应技术问题”。

其中，对于用途发明，后续将进一步讨论。

2.3“新保护客体”给 “判断发明创造性时需考虑的其他因素”新的解释

审查指南在“三步法”和“不同类型发明的创造性判断”的内容之后，又专门在第5节中列出了四个“判断发明创造性时需考虑的其他因素”。这四个因素的内容如下：

5.1发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题；

5.2发明克服了技术偏见；

5.3发明取得了预料不到的技术效果；

5.4发明在商业上获得成功。

然而，如果用“新保护客体”的眼光看，这四个因素中的前面三个，也许也并不需要单独列出来。

因为，第一个需考虑因素可以表述为“技术方案解决了一直无法解决的技术问题，专利申请是非显而易见的”，上述需考虑的第二个和第三个因素（技术问题和技术效果是硬币的两面）可以统一表述为“当本领域技术人员很难想到这种技术方案能够解决相应技术问题时，专利申请是非显而易见的”。这与“新保护客体”直接是对应的，与本文前半部分的讨论是一致的。

同时，由于技术问题和技术效果是硬币的两面，因此，还可以说明，在考虑用技术问题限定保护范围之后，应该就不需要考虑用技术效果限定保护范围了，加入技术问题就可以了。

2.4“新保护客体”也许可以为“用途发明”提供新的解释

我们先看采用目前的保护客体如何解释“用途发明”，再考虑“新保护客体”下，如何解释“用途发明”。

目前的专利法第九条规定：同样的发明创造只能授予一项专利权。由于本文不考虑外观设计，可先将这个规定替换为：同样的技术方案只能授予一项专利权。

那么，在目前的保护客体下，“用途发明”可以被授权，是不是否定掉了“同样的技术方案只能授予一项专利权”。

然而，并不会这样。因为，审查指南中，将“用途发明”解释为方法发明，并且进一步解释为使用方法发明。在这种情况下，“用途发明”可以归纳出“采用已有产品用于实现另一种新的用途”作为区别特征，因此，可以认为“用途发明”的技术方案具备新颖性。

具体的，审查指南关于化学产品用途发明的新颖性规定如下：

一种已知产品不能因为提出了某一新的应用而被认为是一种新的产品。例如，产品Ｘ作为洗涤剂是已知的，那么一种用作增塑剂的产品Ｘ不具有新颖性。但是，如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。

进一步的，审查指南中关于已知化合物“用途发明”的创造性有以下规定：

结构上与已知化合物接近的化合物，必须要有预料不到的用途或者效果。此预料不到的用途或者效果可以是与该已知化合物的已知用途不同的用途；或者是对已知化合物的某一已知效果有实质性的改进或提高；或者是在公知常识中没有明确的或不能由常识推论得到的用途或效果。

归纳可知，在目前的保护客体下，授权“用途发明”之所以不与“同样的技术方案只能授予一项专利权”冲突，是因为审查指南中将“使用已有产品用于新的用途”当成技术方案中的区别特征。

可知，在目前保护客体下，审查指南对“用途发明”的解释应该也没有问题。

但是，采用“新保护客体”，能够给“用途发明”提供一种新的解释。

在“新保护客体”下，上面提到的专利法第九条规定就可以变成：“采用这种技术方案解决这种技术问题”只能授予一项专利权。

在这种情况下，可以不必将“用途发明”解释为方法发明，而可以将相应的“用途”归纳为是技术问题。

此时，对“用途发明”可被授权的解释，与其它专利申请可被授权的解释相同，并不需要特别区分开来，不需要特殊解释。

如果采用“新保护客体”，或许以后可以不存在“用途发明”。正如前面所述，此时任何技术方案，不管是不是已有，如果发明人发现这种技术方案能够解决“本领域技术人员难以认为其能够解决的技术问题”时，都可以被重新授权。这与前面提到的“新的可授权情形”是相一致的。

事实上，前面2.1节中的内容已经提到，已有“用途发明”或许已经属于“新保护客体”能够增加授权的情形。

这也证明，“新保护客体”能够与目前审查指南对“用途发明”的解释契合。

同时，让我们思考，假设两家公司同时研发出阿司匹林药品，一家是以治疗发热、疼痛及类风湿关节炎研发出的，另一家公司是以治疗心脑血管疾病研发出的，假设他们恰好同一天提交了申请。此时，按照目前的专利制度，阿司匹林的专利权应该如何处理呢，是仅给其中一家公司吗，这样是否合理呢。

而如果采用“新保护客体”，或许能够使两家公司分别获得各自对应的专利权。

这样的假设，也是对本文最初引源问题及其变形问题的另一种回复，即同样的技术方案，可以因为“对不同技术问题的解决”，而具有“不同的创造性”，并且能够结合不同的技术问题，形成不同的保护范围，分别获得授权。

此外，如果沿着目前审查指南将“用途发明”解释为“使用方法”的思路，将“新保护客体”表述为“采用这种技术方案解决这种技术问题”，则可以认为：“新保护客体”是一种方法的表述。也就是说，在“新保护客体”下，全部权利要求都可以认为是方法权利要求。

最后稍稍提及，“用途发明”是不是一定要受限于原产品的保护范围呢。

如果有人对已有药物进行研究，是否可能可以申请到不落在原产品保护范围内的专利权呢。

这是个很荒谬的想法。或许，这应该是难以成立的。因为，这对于首先制作出药物的申请人也许是很不公平的，即使要求在后申请彻底不涉及原来药物性质和功能，都很难让人认同。但笔者提及这个想法，是因为笔者曾经想过，似乎可以申请到“不落入原产品保护范围内”的专利权，特别是在原产品结合它所解决的问题进行保护时。

然而，这反而可能是“新保护客体”存在问题的体现。（请参考后记）

三、“新保护客体”可能带来需要考虑和解决的问题

3.1会不会使本应得到的保护范围被缩小。

以理应得到最大保护范围的开拓性发明为例，假如有人首次发明指南针的专利申请，此时，对指南针限定的技术问题可能就是“用于指引方向”这样的技术问题。而这样的技术问题对指南针专利申请的保护范围的限定，应该是恰当的。既然开拓性发明能够得到合适的保护范围，其它类型的发明也许也可以得到恰当的保护范围。

本文前半部分提到的晶体管发明，更加考验究竟技术问题是否需要用来限定。

因为这种情况是，技术问题是大家所共知的多个问题（电子管存在的不足，且当初大家都已经知道，并且大家知道，如果能够发明出固体晶体管结构，就能够克服电子管的相应问题），如果进行限定，会不会使申请人获利的保护范围太小，使申请人受到损失。

笔者认为，虽然相应解决的技术问题可能较多，但是，相应问题并列写进去，应该也不会使当初晶体管申请的申请人获利的保护范围缩小（为此，笔者还专门去下了锗基晶体管的专利，发现专利申请说明书一开始写的就是发明目的及要解决的技术问题）。

另外，即使有些技术问题没能够全部写入，这个技术问题如果本领域技术人员都能够得到是可以通过相应技术方案解决了的话，一方面，可以采用类似侵权判断时的“等同原则”那样，默认将侵权产品的范围扩大（同时，还请参考后续侵权判断的内容，讨论将技术问题作为默认成立的侵权条件，也保护申请人利益），另一方面，其它申请人去申请相应的技术问题结合相应的技术方案时，相应的申请通常会被认为是显而易见的，无法被授权，因此，对申请人也许也不会有太大影响。

3.2“新保护客体”会不会不适用于没有记载技术问题的申请

笔者认为，“新保护客体”不适用于没有记载技术问题的申请。以上全部想法和讨论，适合于有技术问题（技术效果）的专利申请。对于不写相应技术问题，不写相应技术效果的申请，上述讨论是没有意义的。

也就是说，上述讨论内容，对于问题-解决这样的审查思想也许是有意义，但对于只写方案，不写效果的案子，是不适用的。

那专利申请不记载任何技术问题和效果，还会被授权吗。

如果申请人就等着审查员找到最接近现有技术并确定区别特征之后，争辩创造性。这种专利申请文件，对于公众而言，做出了什么技术贡献呢。技术人员看了这种申请文件的方案之后，会运用这个方案吗。

看一个合金的申请，只写了合金的组成。这样的公开能够促进技术的进步，能够对行业有作用吗。再例如药品，不公开药品的作用，此作用达到技术问题的层次，只说合成了一种新药品，可能没人能知道它能做什么。

这些问题，导致笔者认为从公开换角度的原理看，每一个专利申请，是有必要说明其解决的问题或者效果的。否则公众看到你的方案有什么用呢。

究竟是什么促进科学技术进步。笔者认为，相比于提出技术方案而言，解决技术问题是更加直接的促进科学技术进步。

笔者认为，将技术问题与技术方案结合起来进行保护，也更加准确地保护到发明人实际对技术做出的贡献。因为，这种保护客体使得“被保护”的，是真正“所公开”的。

3.3 “新保护客体”可能导致在无效过程中出现保护范围的变化

刚开始时，笔者认为“新保护客体”可能导致在无效过程中出现需要调整保护范围，并且，相应的保护范围与原来保护范围没有关系。

即，刚开始时，笔者认为，由于“新保护客体”在无效过程中，可能出现同时重新确定技术问题和技术方案的情况，造成原来的保护范围和无效过程中的保护范围是完全没有重叠部分的，而这对于权利要求应该具有的公示性和确定性是一种打击，这成为一个问题。

但后来发现，上面的情况并不会成立。

“新保护客体”下，应该还是只能允许在授权范围内，进行保护范围的缩小，并不会出现无效后的保护范围不在原授权护范围内的情况。

反过来，刚开始时，笔者以为，现在的无效案件中，由于基本上总是还可以限缩范围，恰好是现有保护客体保护范围太大的体现。

也就是说，刚开始笔者以为，现在不受技术问题限制的保护范围，是一个过大的保护范围。这个过大的保护范围总是会包含着申请人理应得到的保护范围，才导致现在的情况下——无效过程中，只要进行范围的收缩就可以。因为如果保护范围没有太大，应该是更多出现保护不准的情况才对。从这样的观点来看，也许之前授权的专利都可能都存在保护范围过大的问题。这显然是骇人听闻的。

然而，后来笔者发现，事实可能并不是这样。

“新保护客体”与原来的保护客体一样。都可能出现保护范围过大，或者保护范围不准确，并没有差别。

非得说差别，可能是：原保护客体出现保护范围不准确的情况，只是会技术特征定错；但“新保护客体”下，由于限定技术问题，还可能是由于技术问题造成保护范围不准。

3.4“新保护客体”可能导致在侵权判断过程中增加难度

采用“新保护客体”时，侵权判断需要增加一个要素，即要判断是否是“采用这种技术方案去解决这种技术问题”。这增加了被控侵权方的“狡辩”理由，增加判定侵权成立的难度。

可以预见，很多被控侵权方都会辩称，其实施相应的技术方案，是用于解决不同于起述专利中的技术问题。

然而，笔者认为，可以将技术问题当成一个默认成立的条件（即默认被诉方使用了相应技术方案就是为了解决相应技术问题），除非被诉方提供反证，从而防止专利权人增加维权难度。

如果能够确定被控侵权方实施相应技术方案，仍然解决了起述专利中的技术问题，不影响侵权成立的判断。反之，如果被诉方真的能够证明，其采用相应技术方案完全是用于解决其它技术问题，与起诉专利的技术问题毫无关系，那么，或许被控侵权方是不该认定为是侵权的。当然，这种可能性应该很小。但这与审查过程中是完全对应的。笔者能够假想的情形，对应的是本文最开始提到的棕色啤酒瓶申请：如果，采用“新保护客体”时，棕色啤酒瓶结合给啤酒保鲜得到授权，那么，如果有人用棕色啤酒瓶盛放本来就已经不新鲜的酒（笔者当然也不知道这样有什么用），这样或许就不侵权了（这个地方其实与用途发明究竟可不可以脱离原产品保护范围一样，应该比较不好判断的）。

总结

笔者每次从正面考虑这些想法时，会觉得：从只有说明书没有权利要求书，到有权利要求书花了很长时间，从没有创造性的要求到提出创造性要求花了很长时间，从没有实质审查到建立实质审查制度花了很长时间，或许，在保护范围中用技术问题进行限制，也许会是在此之后的发展趋势，也许符合专利的发展规律，符合专利朝着更加专业化、细致化发展的趋势，还符合各个技术领域的技术向更加精细化发展的趋势。

但笔者每次从反面考虑全文的上述讨论时，会觉得：笔者是不是在犯傻，把技术问题加入保护范围难道不是一种“倒行逆施”，是一种倒退行为，是弄不清楚概念的胡思乱想，很多情况中都不考虑技术问题，笔者还在想把技术问题确定出来并限定到保护范围中。

另外，作为一个激励创新的制度，专利制度需要着重考虑各方面的权衡。如果将技术问题或者发明实际解决的技术问题限定到保护范围内，造成申请人认为保护范围过小，阻碍专利申请热情，阻碍创新，则这样情况估计也不是大家所希望。所以，本文虽然觉得通过缩小范围使得一些案子能够授权，但是，也不见得这种想法是进步的。

但总之，笔者将这些想法全部写出，希望大家批评和斧正，也许至少省去其它人面对同样的苦恼。

附：

《关于创造性的思考与困惑》的笔者自评

笔者将《关于创造性的思考与困惑》的内容请朋友阅读分析后，笔者的朋友推荐了《技术贡献视角下的专利创造性判断》一文（石必胜著），里面提到：

从技术贡献的视角来看，同一个技术方案可能因为不同的发明思路而获得，不同发明思路需要的技术贡献程度可能并不相同，是否具备创造性应当根据技术贡献程度最低的发明思路来判断。专利创造性具有“短板效应”。只要到达要求保护的技术方案中的任何一个发明思路对本领域技术人员而言是显而易见的，或者说不需要付出创造性劳动的，那么这个技术方案相对于现有技术就没有创造性。

由上面内容分析可知，三步法正是寻找最容易得到相应技术方案的路径。目前的观点是，如果最容易得到相应技术方案的路径显而易见，则相应技术方案不具有创造性。

但是，笔者认为，哪怕最容易得到技术方案的路径（要找到这个路径，也总是带着相应技术问题的）是显而易见的，也不见得技术方案用于解决其它技术问题是显而易见的。这正是《关于创造性的思考与困惑》一文最重要的观点。

上面的情况可以具体举这样的例子：

发明人为了解决技术问题甲，提出了在技术方案“A+B” （A和B表示技术特征）的基础上，增加技术特征C，形成技术方案“A+B+C”；

而审查员找到了最接近的现有技术，为技术方案“A+C”，并且找到了公开技术特征B的对比文件；

假如，从技术特征B在对比文件中的作用（解决技术问题乙）来看，在技术方案“A+C”中，增加技术特征B确实是容易想到的，也就是说，从技术方案“A+C”进一步解决技术问题乙的角度上看，得到技术方案“A+B+C”确实是显而易见的，那么，按目前的方法判断，发明人的申请是不满足创造性要求，无法获得授权的。

而笔者认为，应该要分两种情况分别讨论。

第一种情况下，最接近的现有技术中，根据全文内容，已经公开了对技术问题甲的解决，或者结合最接近的现有技术和公开技术特征B的对比文件，能够得到相应方案“A+B+C”是可以解决技术问题甲，那么，发明人的申请是无法满足创造性；甚至，不需要评价“在技术方案‘A+C’中，增加技术特征“B”容易不容易得到，直接可以得到发明人的申请不满足创造性（因为，发明人不认为自己作出了贡献的内容，相信通常是正确的，不需要再审查讨论；而只有发明人认为自己作出贡献的地方，才是需要审查核实的，这也对应于《关于创造性的思考与困惑》一文中“确定发明实际解决的技术问题仅以申请文件作为基础”的内容）。

第二种情况下，最接近的现有技术中，根据全文内容，无法得到关于技术问题甲的相关内容，本领域技术人员通过现有技术（包括最接近的现有技术）和公开技术特征B的对比文件，仍然无法认为，采用技术方案“A+B+C”解决技术问题甲是显而易见的，即采用技术方案“A+B+C”解决技术问题甲是预料不到的；此时 ，即使按其它途径容易得到技术方案“A+B+C”，但仍然应该认为发明人的发明有创造性，此时，可以考虑将技术方案“A+B+C”和技术问题甲限定在一起，作为保护。

对于第二种情况的进一步思考可以发现，哪怕一开始发明人就已经知道存在着一种产品，这种产品正是技术方案“A+B+C”，发明人都可以因为发现这种产品的新用途，而申请用途发明，获得授权。而在没有存在技术方案“A+B+C”的情况下，却因为技术方案“A+B+C”容易从另一个途径获得，使发明人的申请不能得到授权，这不是矛盾的吗？比用途发明更应该获得保护的情况，却没能得到保护——这正是因为，现在保护的是技术方案本身，给发明人授权就是直接授权技术方案“A+B+C”，这样的范围显然也是不合适的（而对于用途发明，笔者正是认为它是带着技术问题的），所以，通过将技术问题甲限定到相应权利要求中，则发明人可以得到合适的保护范围，解决上述矛盾，这种情况与用途发明获得保护的情况，应该是一样的道理。

在这个时候也会发现，为何三步法比较不适用于化学药品等领域。因为，三步法这种拆解方式是不合适于成分间会相互影响的方案的评价。化学药品这类组分类的专利申请，多数时候，是判断相应的组分是否有预料不到的技术效果。

然而，经过对化学药品这类组分类专利的思考，还会发现，目前对化学药品的授权，确实可能会存在保护范围过大的问题。笔者进一步分析如下。

假如，第一个公司为了治疗甲病，研发出A药品。后来，第二个公司，因为各种原因，发现A药品能够治疗乙病。在现有专利制度下，第一个公司享有A药品的专利权，不受限于A药品用于治疗任何疾病的限制。因此，第二个公司只能申请A药品的用途发明专利，并且，这个专利权一定是在第一个公司A药品的专利权范围内的。

起初，笔者也认为样很合理，毕竟A药品是第一个公司研发出来的，第二个公司发现A药品能够治疗乙病，很可能是得益于已经有A药品的存在。甚至，第二个公司正是对A药品直接进行研究，才得到相应的发现。

但这样就与笔者的观点有出入。因为，笔者的观点不应该是认为“第一个公司为了治疗甲病，研发出A药品，A药品的保护范围需要限定用于治疗甲病”吗。如果A药品的保护范围限定用于治疗甲病，那么，第二个公司的用途发明专利权就不落入这个保护范围了，这看起来是十分不可思议的，在《关于创造性的思考与困惑》笔者自己已经对此深表怀疑。

但是，经过再三思考，笔者发现，这或许才是正确的。

因为，我们不防假设，第二个公司是为了治疗乙病独自进行研究，而同样研发出A药品的。这种情况下，为什么需要限定第二个公司的保护范围受限于在前的申请呢。

这里，会出现一个十分重要的讨论：只有第一个公司的申请在客观上（也就是说，不管第二个公司是否去获取），能够对第二个公司解决相应技术问题有促进作用，才应该认为，第二个公司的保护范围受限于在前的申请，这才符合公开换保护原理。然而，第一个公司的申请在客观上讲，是无法对第二个公司（或者其它公众）解决相应技术问题有任何帮助作用的。

因此，笔者认为，第二个公司的用途发明专利权，不落入“采用A药品治疗甲病”的范围，反而是更正确的。（当然，如果可以得出，第二个公司的用途发明是得益于在前的A药品申请，则应该考虑第二个公司的用途发明保护范围落入A药品的相应专利权，A药品用于治疗甲病可能会需要一些等同范围作为弥补）

至此，回到看笔者朋友推荐的《技术贡献视角下的专利创造性判断》一文，里面提到：

本案可以这样解读，使用药典记载的配方、制药方法，无论是否取得预料不到的技术效果，都不应当授予专利权，因为这样的技术方案如何给予排他性权利，实质上就排除了不需要付出创造性劳动即可以转换中成药剂型的本领域技术人员使用该技术方案的机会，显然不具有正当性，也不符合专利制度的本意。对于显而易见的技术方案，无论其在技术效果上如何，都不应当授予专利权。

而笔者的观点是：如果这个预料不到的技术效果是申请人发现的，无论是如何发现（因为，存在一种可能是：申请人自己重新研发而发现的，并且已有药典对相应技术问题解决，在客观上是不可能有任何帮助的），其实都可能是有技术贡献的；可以通过把“预料不到的技术效果”归纳为相应的技术问题，然后，把技术问题限定到相应的权利要求保护范围中，从而使保护范围缩小，进而，给予申请人合适的范围；这样，并不影响“本领域技术人员以解决其它技术问题（例如药典本来记载的技术问题）的角度使用该技术方案的机会”，但同时，申请人的贡献也得到相应保护。

笔者的朋友还提出：对于同样的技术方案，假设塑造思路一使得技术效果一显而易见而不具有专利性；而塑造思路二和三都使得技术效果非显而意见而具有专利性。如果塑造思路一申请在先而不能授权，而塑造思路二三在后而能授权，那明显对塑造思路一申请人不公平。

笔者对此认为，上述情况对塑造思路一申请人是公平的。因为，塑造思路二三要想获得授权，基本上是因为确实看到了这个技术方案独特的功能（能够解决相应特定技术问题），并且还要克服掉在先申请的公开作用，这是非常难的，如果能做到，通常说明有新的内容在。

而塑造思路一的申请人，恐怕是因为自己确实没能表达好或者理解清楚技术方案的功用，因为，根据他的申请文件，审查员都不认为有足够的技术贡献。

另外，笔者朋友认为，一个技术方案只可能显而易见或非显而意见。

而笔者认为，单独看技术方案，并不容易判断是否显而易见，根据审查指南或者其它内容，感觉总是结合相应技术问题判断的。因此，正如前面所述，笔者认为，创造性判断的，是“技术方案解决相应技术问题”这样一个整体。

本文上半部分内容中，笔者发现了一个错误，是关于发明晶体管的部分，原文如下：

但是，让我们再想一下，在这个申请专利的技术方案之前，三位科学家难道不是已经试验了许多其它更加非显而易见的技术方案了吗。那为什么这些技术方案就没有用来申请专利呢？

所述错误在于，根据技术方案的定义，那些不成功的“方案”应该不能叫技术方案。

由这个错误，笔者认为，本文上半部分内容中，关于技术方案与技术问题的关系讨论是十分重要而关键的，只有这些讨论（即技术方案与技术问题并不是互为充分必要条件等内容）是正确的，本文的另外一些观点才可能有讨论的基础。

例如，与上述错误相关的，在另两个部分内容时，笔者认为相应的方案还是技术方案，即：爱迪生试验的其它材料的“方案”时，虽然无法使电灯使用期限达到预期，但只要相应“方案”能够制作出能亮的电灯，它仍然是技术方案；在轮胎案例中，加入30%碳黑的“方案”，根据假设，哪怕没有出现预料不到的耐磨效果，但只要相应“方案”还能制作出一般的轮胎，它也仍然是技术方案。

更多内容，请大家参看《关于创造性的思考与困惑》原文。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指导老师：房平木律师

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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