专利创造性的思考与困惑（上）

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指导老师：房平木律师

原标题：关于创造性的思考与困惑（上）

内容提要

本文讨论：

一、发明实际解决的技术问题能否被客观确定；

二、如果发明实际解决的技术问题不能被客观确定，那么确定发明实际解决的技术问题时，是否应该仅以申请文件公开为基础，而不考虑申请文件以外的内容；

三、一个技术方案是否会因为它所针对的技术问题不同，而得到不同的创造性结论；

四、创造性判断的，是技术方案本身是否显而易见，还是技术方案解决相应技术问题是否非显而易见；

五、发明和实用新型专利权的保护范围，是否需要考虑加入技术问题的限定。

关键词

创造性、技术方案、技术问题

一、说明

本文的一些观点可能与目前许多主流观点不同。受限于笔者的认识，可能大多数观点都是存在问题的，也许整个讨论基础都是错的。但是，本文产生于笔者在实际工作中遇到的案例，并且，本文的一些观点在笔者脑海产生后，已经反复折磨笔者蛮长一段时间，笔者仍然无法确定其对错。笔者虽然也查看一些资料和书籍，但是，尚未能得到解惑。为此，笔者将这些思考全盘写出，望业界同行批评和斧正，笔者在此表示真诚感谢。

国内对新颖性的要求从“相对新颖性”变成“绝对新颖性”，而本文的相应想法是：如果可以将目前要求的创造性归纳为“绝对创造性”，那么，创造性的情况是不是恰好可以与新颖性的情况反过来，采用一种“相对创造性”的判断标准，这种“相对创造性”是：将技术方案解决申请文件中记载的相应技术问题作为整体进行（创造性）判断，而不是原来那种根据技术方案解决任何问题进行（创造性）判断。

二、总述

引源问题：

对于一个技术方案，能因为它的区别特征在申请文件中记载的作用的不同，而得到“有创造性”和“没有创造性”两种不同的结论吗？

需要说明的是，引源问题中提到的“作用的不同”，达到了使发明实际解决的技术问题不同的程度，本文后半部分也对作用与技术问题的关系进行讨论。

引源问题的变形问题：

同样的两个技术方案，在申请时，以解决不同的技术问题提出，有可能得到一个技术方案“有创造性”，而另一个技术方案“没有创造性”的结论吗？

在目前的专利法规定下，引源问题及其变形问题的都不允许出现不同的创造性结论。

因为，目前的专利法保护的对象（客体）是技术方案（除外观设计），因此，一个技术方案，要么有创造性，要么没有创造性。

但是，很多人会隐约感觉，引源问题及其变形问题，在实践中，可能会出现不同结论，即，实践中可能出现：

1、区别特征在申请文件中记载的作用不同，导致一种情况下有创造性，另一种情况下没有创造性的；

2、同样的两个技术方案，在申请时，以解决不同的技术问题提出，得到一个技术方案“有创造性”，而另一个技术方案“没有创造性”的。

例如，江耀纯的《创造性判断三步法中的万能公式-技术问题答案搜索法》[ 网络出版类  江耀纯：《创造性判断三步法中的万能公式-技术问题答案搜索法》，载深圳新创友知识产权代理有限公司网站http://www.cypatent.com/cn/bow-66.htm，最后访问日期：2018年5月9日。]一文中提到一个例子如下：

欧专局的一个典型案例来说吧。在该案中，把啤酒瓶做成褐色，解决了啤酒保鲜问题，在现有技术中检索到不相应的启示，因而该发明有创造性。但如果把“啤酒瓶做成褐色”所解决的技术问题确定为“减少光线透射”，则就会检索出大量的对比文件，造成“该发明没有创造性”的错误判断。

笔者认为，申请文件中如果写的技术问题是“减少光线透射”，相应申请难以授权，但是，技术问题写成了“啤酒保鲜”，却被授权了。本文正是对此进行讨论，也就是说：

1、确定发明实际解决的技术问题时，是否应当仅将申请文件中记载的内容（主要是技术问题和技术效果等内容）作为基础，而不考虑申请文件以外的内容；

2、在确定保护范围时，是否应当将保护对象由仅为技术方案，变成由技术方案与相应的“技术方案实际解决的技术问题”构成的结合，即通过在权利要求书中增加“技术方案实际解决的技术问题”，缩小权利要求的保护范围。

其中，“技术方案实际解决的技术问题”这个名词，是指“三步法”中的“发明实际解决的技术问题”，即本文后续会提到将“发明实际解决的技术问题”替换为“技术方案实际解决的技术问题”。

如果上述两点讨论的结论都是肯定的，能够使得引源问题及其变形问题的答案都由否定变成肯定的（从而跟实践中的做法可能更加一致），即：一个技术方案，结合相应的技术问题，可以有不同的创造性结论。

后面的内容，都根据上述讨论展开，首先从笔者在实践中产生的困惑开始说明。

三、困惑

3.1困惑一、发明实际解决的技术问题是否能够被客观确定，是否可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题。

目前很多人认为，发明实际解决的技术问题能被客观确定。确定区别特征之后，发明实际解决的技术问题能够被相应客观确定。

这些人的观点进一步认为，确定发明实际解决的技术问题是一个客观过程，以至于“发明实际解决的技术问题”还有一个“客观技术问题”这样的别称。

相应的，目前普遍的观点认为，“三步法”的前两步是客观过程，只有第三步是主观判断。

审查指南中，有这样的表述：在审查中应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。这应该是对上述观点的支持。

一些书籍的内容也支持“确定发明实际解决的技术问题是一个客观过程”。例如石必胜《专利创造性判断研究》[ 著作类  石必胜著：《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年2月第1版，第80页。]一书中，也多处表明，目前我国认为确定发明实际解决的技术问题是客观的，其中包括第80页记载了“确定客观技术问题作为我国创造性判断的一个步骤最先规定在2001年的《审查指南》中……”等内容。

由于很多人认为，“发明实际解决的技术问题是能被对应客观确定的”，因此，他们会相应认为，确定发明实际解决的技术问题时，应当是可以考虑申请文件以外的内容的，这两个观点是直接相承接的。

然而，笔者正是对上述观点存在困惑，后续将进一步说明。

3.2 困惑二、专利保护的对象与创造性判断的内容是否一致

根据专利法第二条，除了外观设计，专利法保护的对象（客体）是技术方案（发明专利和实用新型专利）。本文只针对技术方案这种保护对象，不涉及外观设计。可见，目前专利（除外观设计）保护的对象，是技术方案。

通常会认为，专利保护的对象与创造性判断的内容是一致的。专利保护的对象是技术方案，因为，现在权利要求的内容就是技术方案，这与专利法第二条是对应的。

专利法第26条对权利要求书规定的是：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。而对于权利要求本身，审查指南中有多处这样的表述：

权利要求中不得使用与技术方案的内容无关的词句……

可见，对于专利保护的对象是技术方案，权利要求记载的也是技术方案，这一点应该是非常清楚的。

那么，创造性判断的内容也是技术方案吗。

笔者对“专利保护的对象与创造性判断的内容是否一致”存在困惑，也说明，笔者认为或许两者是不一致的，后续将进一步说明。

3.3困惑三、专利保护的对象是技术方案，并且可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题，是否是许多申请无法授权的根源。

困惑三事实上还应该加上“发明实际解决的技术问题难以被客观确定”，但是，这个是笔者后续要讨论的观点。暂时先将它与困惑三剥离。

让我们回到引源问题：

对于一个技术方案，能因为它的区别特征在申请文件中记载的作用的不同（这种作用不同，达到了使发明实际解决的技术问题不同的程度，本文后半部分也对作用与技术问题的关系进行讨论），而得到“有创造性”和“没有创造性”两种不同的结论吗？

引源问题可以对应到这样一种典型的创造性判断情形：

审查员找到对比文件1作为最接近的现有技术，指出一个合金专利申请的权利要求1与对比文件1相比，存在的区别特征是：该专利申请在合金成分中加入了锌；审查员又找到公开含有锌的合金专利，对比文件2；非常重要的，锌在该专利申请中的作用与在对比文件2中的作用不同，并且，这个作用的不同，导致可以确定，锌在申请文件中解决的技术问题与在对比文件2中解决的技术问题不同。

看到这样的情形，相信很多人会直接说，这种情形不属于“三步法”中“存在启示”的情况（即属于不存在启示的情况），因此，此时的权利要求1是可以争辩有创造性的。

然而，请先思考变化一：要是该专利申请中加入锌的作用就是对比文件2中加入锌的作用呢，整个专利申请，技术方案没有变化，只是锌的作用不同而已呀，感觉这种情况就正好是“三步法”中“存在启示”的情况啊，那些原本认为这个案子可以争辩创造性的人，此时要如何解释这样的情况呢。

而且，还可以继续思考变化二：要是该专利申请中写了，加入锌的作用，既包括了对比文件2中加入锌的作用，又包括了另外一个之前没有发现的作用；这个时候呢，这个专利申请究竟属不属于存在启示的情况呢。

上述原情形和两个变化中，合金的成分一直没有改变，也就是说，技术方案一直没有变化。

但是，为什么会出现这么多让人困扰的疑惑呢——虽然原情形、变化一和变化二，三者技术方案相同，但感觉变化一显然没有创造性，而原情形和变化二又是可以争辩一下创造性的。

对于原情形，笔者亲自看到一个驳回通知书，大致驳回理由可以这样归纳：虽然锌在申请文件中没有记载能解决对比文件2中相应的技术问题，但是，客观实际上，锌加入对比文件1中，也能解决锌在对比文件2中所解决的技术问题；因此，对比文件2相当于已经说明，在合金中加入锌，可以起到锌在对比文件2中的相应作用；此时，以对比文件1为基础，从解决对比文件2中锌所解决的技术问题上看，本领域技术人员在对比文件1中加入锌是显而易见的，因此，从这一角度上看，权利要求1是显而易见的，不具备创造性。

仔细分析审查员的驳回可知，其中最关键的地方之一，是审查员事实上把锌在对比文件2中所解决的技术问题作为发明实际解决的技术问题。

也就是说，审查员认为，可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题。

如果可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题，那么专利审查的不确定性是十分明显的。

因为，审查员想承认有创造性时，他可以不从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题，而如果审查员想认定没有创造性时，他往往可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题。

这样，审查员的判断标准未免太难以统一，太没有确定性。

这种情况下，哪怕申请人争取到一些案件的授权，其实，也感觉是审查员“网开一面”。因为，如果审查员非要从上述驳回案件的角度来评价，几乎所有的这类案件都可能无法授权。

很多人可能会觉得，审查员的思路有问题，没有理论依据。然而，石必胜的《专利创造性判断研究》一书第268页[ 著作类  石必胜著：《专利创造性判断研究》，知识产权出版社2012年2月第1版，第268-269页。]最后一段有这样的记载：

比较分析我国与欧洲专利局的相关规定和判例可知，到达发明申请的路径有多种 ，只要其中一种路径相对于本领域技术人员是显而易见的，就可以认定发明申请不具备创造性。日本《审查指南》规定，即使是发明申请与引证发明要解决的技术问题不相同，如果本领域技术人员能够容易地以一种不同于发明申请的问题解决思路得出发明申请的技术方案，发明申请就不具备创造性。同样的道理，由于作为出发点的现有技术不同，同一个发明相对于不同出发点能够解决的技术问题也不相同，但只要是其中任何一条道路相对于本领域技术人员是显而易见的，发明就不具备创造性。

上述内容，不仅是审查员驳回相应申请的理论依据，也为上述问题二提供了理论依据，即：发明实际解决的技术问题能被客观确定，可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题。

总之，这一切是由于目前专利保护的对象是技术方案，而且，发明实际解决的技术问题可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题共同导致的。

也可以将这一原因进行梳理如下：

1、目前专利法保护的对象是技术方案（不包括外观设计），因此，一个技术方案有没有创造性，不能因为它所要解决的技术问题的不同而发生变化，技术方案无论从解决任何技术问题来看，都应该是非显而易见的，否则不满足授权条件；

2、由于发明实际解决的技术问题可以从对比文件中确定，在很多情况下，“三步法”第三步的时候，都会变成是存在启示的情况，因此，相应的申请会被认为是显而易见的，是不具备创造性的。

然而，这样合理吗。这种理论下，合金领域的案子应该基本上都难以授权吧。

笔者认为，这样是不合理，并且，笔者希望能够有方法解决这种不合理。

四、对困惑的思考

4.1对困惑一的思考

笔者认为：

1.发明实际解决的技术问题难以被客观确定；相信不少人都会认为发明实际解决的技术问题是难以被客观确定的，正如不少人还认为，确定最接近的现有技术和确定区别特征都无法真正实现一样；

2.由于发明实际解决的技术问题难以被客观确定，因此，如果可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题，将反而导致很多情况下的不客观与不确定。

先看“发明实际解决的技术问题难以被客观确定”。

让我们来看审查指南中关于碳黑的案例，用来说明创立发明的过程不影响创造性的判断，相应原文内容如下：

公知的汽车轮胎具有很好的强度和耐磨性能，它曾经是由于一名工匠在准备黑色橡胶配料时，把决定加入３％的碳黑错用为３０％而造成的。事实证明，加入３０％碳黑生产出来的橡胶具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能，尽管它是由于操作者偶然的疏忽而造成的，但不影响该发明具备创造性。

这个碳黑的案例，如果当初确定过区别特征和发明实际解决的技术问题，想必，区别特征会是：在汽车轮胎成分中加入３０％的碳黑；技术问题会是：使汽车轮胎具有高强度和耐磨性能（或者说：克服汽车轮胎的强度低和不耐磨问题）。

笔者认为，如果不是发明人偶然发现，谁也不知道这个案件的“发明实际解决的技术问题”会是“使汽车轮胎具有高强度和耐磨性能”。

笔者还认为，“阿司匹林”这样的用途发明也说明，一些技术方案除了一开始认为的“发明实际解决的技术问题”以外，还能解决其它的“发明实际解决的技术问题”，即一些技术方案还能解决申请文件记载以外的“发明实际解决的技术问题”，只是一开始申请时，还没被发现。（当然，笔者对用途发明的这种理解可能是荒谬的，许多人会认为用途发明已经变成了方法专利，技术方案已经改变，这一点笔者后续会继续讨论。）

一个技术特征（区别特征），它可能有很多作用，可能达到对多个技术问题的解决。因此，会出现无论是对比文件中的记载，还是申请人自己申请文件的记载，都无法完全说明这个技术特征在相应技术方案中的作用及其对应解决的技术问题（特别是在合金或药品等组分类案件中）的情况，因此，想要客观确定发明实际解决的技术问题，几乎是不可能的。

可见，“发明实际解决的技术问题”是难以被客观确定。即使是在区别特征确定的情况下，发明实际解决的技术问题也是难以被客观确定的。很多审查和司法实践中，也是选择放弃确定所谓的客观技术问题。

“发明实际解决的技术问题”是难以被客观确定，还有一个重要的表现。审查过程中，审查员如果不断换最接近的现有技术，相应的区别特征和发明实际解决的技术问题都要相应更改，这显然也是不合理的，这也说明，真正要确定发明实际解决的技术问题是不可能的。

申请人经过与对比文件相比，确定了区别特征之后，尽管申请文件原来完全没有描述相应的区别特征的作用、效果和解决的问题，又重新归纳了相应的发明实际解决的技术问题，也是不合理的，也说明真正要确定发明实际解决的技术问题是不可能的。

如果可以考虑申请文件以外的内容，出现这种情况，申请人经过与对比文件相比，确定了区别特征之后，尽管申请文件原来完全没有描述相应的区别特征的作用、效果和解决的问题，又重新归纳了相应的技术问题，这是合理的吗？这正是会导致前面提到的合金案例的情况。所有合金申请可能都无法授权的原因。

初步总结对困惑一思考得到的结论可知，笔者认为，在发明实际解决的技术问题难以被客观确定的事实情况下，如果可以从申请文件以外的内容确定发明实际解决的技术问题，将导致反而很多情况下的不客观，很多判断的不确定。

4.2寻找困惑一的解决方案

既然，发明实际解决的技术问题难以被客观确定，笔者认为，解决方法就是：在确定发明实际解决的技术问题时，是否应当仅将申请文件中记载的内容（主要是相应的技术问题和技术效果）作为基础，不考虑申请文件以外的内容。

也就是说，笔者认为，不应当根据申请文件以外的内容，来确定发明实际解决的技术问题。

虽然，审查指南中提到“作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可。”但笔者的观点与其是有区别的。笔者认为的是：应当限定，确定发明实际解决的技术问题，仅限定在申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果。

4.3对困惑二的思考

专利法保护的对象是技术方案应该没有疑问。

但笔者认为，根据目前审查指南规定的内容，经受创造性判断的内容不是技术方案。

这很可能是笔者的“一派胡言”。

但是，笔者还是希望把自己的看法如实说出来，并虚心接受大家的批评和指正。

专利法中规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

审查指南中，继续对突出的实质性特点和显著的进步做出以下规定：

发明有突出的实质性特点，是指对所属技术领域的技术人员来说，发明相对于现有技术是非显而易见的。

发明有显著的进步，是指发明与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

我们单独看突出的实质性特点，会觉得跟技术问题无关，但是，审查指南正是用“三步法”作为“突出的实质性特点的一般性判断方法”。

而根据“三步法”的内容，笔者认为，经受创造性中，“突出的实质性特点”判断的，是技术方案与相应的技术问题。

具体的，审查指南中，“三步法”第三步的第一句原文如下：

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

这个时候会有人开始说，这个第三步判断的是“发明”，而不是“技术方案”。然而，发明在专利法第二条的定义正是：对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

哪怕审查指南此处有意用“发明”，目的是想将申请文件作为一个整体看待，例如审查指南提到，应当将发明作为一个整体看待（原文为：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。），但笔者认为，这是起不到这个作用的，上面提到的驳回案件就是具体例子。

因为，在专利法中，发明已经有了法定定义，它一种技术方案。如果不改变法条中的定义，而仅凭审查指南中的说明，是无法认为：发明不仅包括技术方案本身，还包含技术问题的。

事实上，正是由于现在权利要求中限定的仅是技术方案，所以，专利法第二条才将发明和实用新型定义为技术方案。而这导致发明、实用新型与技术方案在多个地方会存在矛盾。

例如，专利法实施细则中，关于“发明内容”的内容写道：

写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果。

这样的内容一方面显示发明和实用新型是技术方案，不包括技术问题和技术效果，但另一方面，此时“发明内容”又好像是表明“发明”包括了技术问题和有益效果。

说了这么多，仍然应该以专利法第二条为准，因此，审查指南中，“三步法”第三步可以改为：

(3)判断要求保护的“技术方案”对本领域的技术人员来说是否显而易见

让我们继续看“三步法”第三步对应的详细说明，原文如下：

在该步骤中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

这段话中出现的“技术问题”应该都可以理解为“发明实际解决的技术问题”。为了更加对应上述相应的内容，笔者将“发明实际解决的技术问题” 替换为“技术方案实际解决的技术问题”，也就是说把“发明”替换为“技术方案”。

可见，笔者对上面这段审查指南原文的理解是：在最接近的现有技术基础上，用区别特征来解决发明实际解决的技术问题是不是显而易见的。这里，再次直接用“技术方案”来替换掉“在最接近现有技术基础上，用区别特征”，从而得到：用技术方案来解决“技术方案实际解决的技术问题” 是不是显而易见的。

但总之，用这样的过程，笔者得到这样的结论：虽然在前面，“三步法”的标题是判断要求保护的“技术方案”对本领域的技术人员来说是否显而易见，但根据具体内容来看，“三步法”第三步是在判断采用技术方案来解决“技术方案实际解决的技术问题” 是不是显而易见的。这里，或许会是笔者整体想法出错最严重的地方，请大家思考、批评和指正。

笔者无法像数学公式那样进行证明上述观点，因为，上面是一段文字，而每个人对上述文字的理解可能会不同。然而，笔者不得不将它作为本文所讨论内容的一个重要基础。

所以笔者的结论是，目前“三步法”在判断创造性中的突出的实质性特点时，经受创造性判断的内容，并不是技术方案，而是：

采用技术方案来解决“技术方案实际解决的技术问题”。

而审查指南中正是有意识到这一点，才会写了刚才提到的那一段话：在评价发明是否具备创造性时，审查员不仅要考虑发明的技术方案本身，而且还要考虑发明所属技术领域、所解决的技术问题和所产生的技术效果，将发明作为一个整体看待。

为了进一步肯定上述结论，让我们回到前面汽车轮胎加碳黑的例子，对于“原本想加入３％的碳黑却错加为３０％”的技术方案，笔者在想，一个失误都可能得到的技术方案，会是本领域技术人员难以得到的吗，这难道不正是通过有限次实验能得到的吗？

单独看技术方案，加入任何比例的碳黑应该都算不上是非显而易见吧，应该是特定比例的碳黑有原先不曾预料到的效果，才是非显而易见的。

不防再假设，如果当时没有发现加入30%的碳黑能使汽车轮胎具有“原先不曾预料到的高强度和耐磨性能”，那么，这个由失误造成的技术方案，是不是就不了了之了呢？

再以审查指南提到的“发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题”为例，来看爱迪生对电灯的改进。

根据笔者的印象，在当时，大家都想解决电灯使用寿命短的问题。而爱迪生做的，正如现在审查指南里面提到的“有限次试验”，他一个一个材料地进行试验，据说试验了上千种材料，最后得到用钨丝作为灯丝。

钨丝作为灯丝的技术方案，是因为它能够解决人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术问题，所以才被认为有创造性（参考审查指南关于“判断发明创造性时需考虑的其他因素”的规定）。

笔者认为，爱迪生的其它失败方案，并不是“失败方案本身”与“钨丝作为灯丝的方案”相比没有创造性，而是“失败方案”不能解决相应技术问题而没有创造性。

因此，笔者认为，这也再次体现了创造性（可以将突出的实质性特点直接替换为创造性，因为显著的进步更是强调对技术问题的解决）是在判断“技术方案解决了相应技术问题”这样一个整体，而不是在判断技术方案本身。

技术问题与技术方案的关系

笔者感觉，通常在这里，就会开始有一个悖论：我们总是将具有预料不到技术效果的技术方案，认为是技术方案的非显而易见。或者说，在很多时候，说到技术方案的时候，仿佛就带着这个申请文件中记载的相应技术问题了。

而笔者认为这是不合理的。

所以，我们还要问答技术方案与技术问题的关系，回答技术方案相同时，是否意味着相应的技术问题相同。

笔者认为，技术方案相同并不意味着相应的技术问题相同，可以从下面两个方面考虑。

第一，技术方案本身不包含技术问题。根据审查指南中的表述，技术方案主体应该是“技术手段的集合”，而技术问题只是对 “技术手段的集合”的限定性描述。因此，即便目前技术方案的定义和技术方案三要素解释中均含有技术问题，但也不是说明技术方案本身包含技术问题，即技术方案本身不包含技术问题。

第二，技术方案与技术问题并不是互为充分必要条件。解决申请文件中的技术问题，并不一定要用该申请中的技术方案，这一点应该是显然的；而采用申请文件中的技术方案，有时也不仅仅解决了申请文件中记载的技术问题，也就是说，申请文件中的技术方案有时可能解决了申请文件中未提及的技术问题（笔者认为，“用途发明”就是说明了这种情况，但这可能只是一家之言）。

由于技术方案本身不包含技术问题，并且技术方案与技术问题并不互为充分必要条件，因此，技术方案相同并不意味着相应的技术问题相同。

而在上面的描述之后可知，这样一对关系可以直接沿用于技术方案与“技术方案实际解决的技术问题”这一对关系中。

因此，再次总结对困惑二思考得到的结论可知，笔者得出一个可能是非常荒唐的结论：

目前专利法保护的对象与目前创造性判断的内容多数情况下并不一致，如果采用三步法判断创造性时，两者是肯定不一致的（应该有不少人觉得，采用“三步法”会存在这样的问题，因此，对于开创性发明，很多时候经常并不采用“三步法”来判断创造性）。

再以另一外角度来看，“三步法”判断的内容。

通常认为，“三步法”是重塑发明的过程，因此，很多人认为，沿用这个观点能够得出，“三步法”就是判断技术方案是否显而易见。

但是，笔者认为，“三步法”重塑的发明，同样是带着技术问题的。

 “三步法”的重塑过程中，在将两个以上不同对比文件公开的内容拼在一起时，起粘合作用的，正是“发明实际解决的技术问题”，可以着重看审查指南的这句话：本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。

因此，从这个角度上看，“三步法”重塑的不是技术方案本身，而是结合着“发明实际解决的技术问题”这个“粘合剂”，来重塑发明。这样的过程，导致最终重塑造的内容，应该带着“发明实际解决的技术问题”这个“粘合剂”。

换句话说，“三步法”看着是重塑技术方案的过程，但是，“三步法”少不了以“发明实际解决的技术问题”作为“粘合剂”来重塑技术方案。由于始终需要带着这个“粘合剂”，因此，“三步法”重塑的可能不再是原来的“发明”。相反，每一次重塑时，如果采用不同的“发明实际解决的技术问题”，重塑的可能都是 “新的发明”。这里所谓的“新的发明”，是：带有“发明实际解决的技术问题”作为“粘合结构”的“合成技术方案”。这个“合成技术方案”才是重塑的内容。这个“合成技术方案”加引号是因为，它包含着“发明实际解决的技术问题”，而不仅仅是技术方案。

上述“合成技术方案”的概念，也是笔者认为，“三步法”是在判断技术方案解决相应的“发明实际解决的技术问题”是否显而易见的原因。

笔者认为，由于需要存在上述“合成技术方案”的概念，发明的定义可能需要带有技术问题，即专利保护的对象（客体）可能需要加入技术问题的限定。

“合成技术方案”的概念还可以看到：除非能够将所有可能的“合成技术方案”都一一判断是否显而易见，才能够真正得到所谓有“技术方案本身是否非显而易见”。否则，我们判断的，都只是其中几个“合成技术方案”是否非显而易见。这也是笔者为何建议“在确定技术问题时，仅以申请文件公开的内容为基础，不考虑申请文件以外的内容”的原因。

4.4寻找困惑二的解决方案

而如何解决——目前专利法保护的对象与目前创造性判断的内容多数情况下并不一致——这一问题呢。

其实，要让人认同它们不一致是难题。但是，假设大家认同它们不一致时，相应的解决方案无疑是简单的，那就是使它们一致。

如何使专利法保护的对象与目前创造性判断的内容一致？

笔者认为，需要将专利保护的对象转变为发明实际解决的技术问题与技术方案的结合。即：是否可以用“发明实际解决的技术问题”来限定保护范围，将保护对象由技术方案，变成技术方案与相应的“技术方案实际解决的技术问题”的结合。

创造性判断的内容，应该始终是上述内容，即：采用技术方案来解决“技术方案实际解决的技术问题” 是否非显而易见。所以，笔者认为，相应调整的，应当是专利保护的对象，使专利保护的对象与创造性判断的内容一致。并且，这样的改变，可以使原本无法授权的申请获得授权，从而也是对上述困惑三的回答。

笔者认为，不仅仅是“三步法”，只要大家在判断究竟什么东西是非显而易见的时候，如果是结合了技术问题进行判断时，在授权的时候，就不应该“扔掉”技术问题的束缚，而直接只保护技术方案。不加入这个技术问题的限定，正是审查员可以继续用“解决其它技术问题的角度”，来重新验证“技术方案本身”是否是非显而易见的根源。

如果认为是技术方案本身非显而易见的（如轮胎其它成分中加入30%的碳黑本身非显而易见），则不需要考虑在授权时用技术问题来限制保护范围，此时，本文讨论的意义甚微。

但如果认为是技术方案解决相应技术问题是非显而易见的（如轮胎其它成分中加入30%的碳黑，使轮胎具有原先不曾预料到的高强度和耐磨性能，是非显而易见的），则此时，应该在保护范围中加入技术问题的限定。因为，我们只是判断了技术方案在解决这个技术问题时是否非显而易见，我们并不能够说明这个技术方案在解决其它技术问题时，是否非显而易见。

为了使上述讨论更形象具体，笔者还做出这样的假设：

轮胎加30%碳黑的案例中，假设审查员找到的对比文件1是加入5%的碳黑轮胎，并假设审查员又找到对比文件2，对比文件2公开橡胶中加入碳黑是“用于使橡胶着黑色”，并具体公开碳黑加入量可以为5%、6%……30%（现在很多案子正是会这样写）。此时，请大家思考，当时的轮胎申请会不会如同本文前面提到的合金申请一样，被驳回。

前面用的啤酒瓶案例也好，轮胎加30%碳黑的案例也好，都让人感觉，技术方案是比较简单的。那么，有没有可能确实是技术方案本身就是非显而易见的呢。

笔者认为，如果用三步法来看，几乎都是在考虑采用技术方案来解决“技术方案实际解决的技术问题” 是否非显而易见，但是，应该也有技术方案本身就是非显而易见的情况。

以大家可能普遍认为是技术方案本身是非显而易见的晶体管专利为例。

晶体管发明过程有这样的描述：

在晶体管还未面世时，电子管的缺点就已经暴露无遗了。虽然电子管曾推动了无线电的蓬勃发展，但其笨重、能耗大、寿命短、易出故障、难以维修等毛病，就已经十分让人厌弃了。……肖克利提出了构造一个半导体三极管的设想，将一片金属覆盖在半导体上面，利用金属与半导体之间的电压所产生的电场来控制半导体中通过的电流。这虽然已是“结型场效应”的基本工作原理了。但不幸的是，这一理论无论做多少次实验都未能成功，而肖克利也无法解释原因。直到巴丁的加入，并提出那个至关重要的半导体表面态理论，这才解决了卡住所有人的难题。原来，在外加电场的作用下，电子被吸引到半导体的表面并被束缚在那里，形成了严密的屏蔽作用。这也阻止了电场穿透到半导体内部，因而不能形成电流。这也是为什么肖克利在实验中，一直观测不到场效应的原因。找到谜题的答案，实验就好办多了。在这之后，他们便巧妙地借助含正负离子的电解液，改变了晶体表面电荷的分布，解决了“半导体表面态”的问题。经过几天的奋斗，巴丁和布拉顿就观测到了放大30%的输出功率和15倍的输出电压。于是，世界上第一只称为点接触晶体管的半导体放大器就这样问世了。

上述内容，很多人会认为是技术方案本身是非显而易见的，这当然也是对的。

但是，让我们再想一下，在这个申请专利的技术方案之前，三位科学家难道不是已经试验了许多其它更加非显而易见的技术方案了吗。那为什么这些技术方案就没有用来申请专利呢？

只有能够解决相应问题的技术方案能拿来申请专利，这一点上，与国内专利法规定创造性除了要有“突出的实质性特点”之外，还需要有“显著的进步”，应该也是相通的。

可见：

1、技术方案对技术问题的解决，对于申请专利是非常关键的，如果写一堆技术方案，但没有写它解决了什么问题，估计也是不应该被授权的，这里会看到，我们希望技术方案“有用”，技术方案做出了贡献，是因为技术方案对技术问题的解决。

2、技术问题对于非显而易见的重要性，如果不是发现了相应的半导体表面态理论，解决了“电子被吸引到半导体的表面并被束缚在那里，形成了严密的屏蔽作用”的问题，相应的技术方案并不会有比其它已经进行了许许多多不成功的方案要来得非显而易见。

上述讨论可知，即使技术方案本身已经非显而易见，但根据前面对技术问题和技术方案的关系讨论，以及上述晶体管例子的分析，可知，哪怕是技术方案本身已经非显而易见的情况，在保护范围内限定技术问题，应该也是合理的。

另外，本文后半部分也讨论，对晶体管这种解决很多技术问题的技术方案，用技术问题来限定它的保护范围，是否合适。

五、最终解决方案

结合前面提到的“困惑一的解决方案”和“困惑二的解决方案”，可以得到笔者对前面所有问题的总解决方案是：

1、确定发明实际解决的技术问题时，仅将申请文件中记载的内容（技术问题和技术效果）作为基础；

2、确定保护范围时，将保护对象由技术方案，变成技术方案与相应的“技术方案实际解决的技术问题”的结合。

如果采用上述总解决方案，我们对引源问题及其变形问题的回答如下：

对于一个技术方案，因为它的区别特征在申请文件中记载的作用不同（这种作用不同，达到了使发明实际解决的技术问题不同的程度），可以得到“有创造性”和“没有创造性”两种不同的结论；

同样的两个技术方案，在申请时，以解决不同的技术问题提出，可以得到一个技术方案“有创造性”，而另一个技术方案“没有创造性”的情况。

为了后续描述方便，将这个总解决方案简称为“新保护客体”。

“新保护客体”归纳起来，可以表述为：将发明实际解决的技术问题确定化，并将专利保护的对象转变为发明实际解决的技术问题与技术方案的结合，从而使原本无法授权的申请获得授权，并且使专利保护的对象与创造性判断的内容一致。

到这里，让我们回头看那个合金案的驳回。

第一方面，审查员是认为，从“其它角度”来看，在原合金成分中加入锌，应该是比较容易想到的；也就是说，原合金成分中加入锌作为技术方案，本身应该是“唾手可得”的，它不应该被授权，这个技术方案应该是属于公众的，它如果被授权，对公众是不公平的。

第二方面，申请人认为，尽管原合金成分中加入锌本身“唾手可得”，但是，这种合金组分的特殊效果，解决的相应特殊问题，却是申请人发现的；如果不是申请人发现，在面对这样的特殊问题时，许多人仍然不知道应该用原合金成分中加入锌；如果不能被授权，申请人的申请公开，好像是无偿地做了贡献，得不到任何保护，这对申请人是不公平的。

第三方面，审查指南中规定，如果技术方案能够起得预料不到的技术效果，又可以考虑认为是有创造性的。

可见，上述第一方面始终会与第二方面和第三方面矛盾。而如果采用“新保护客体”，就可以消除这种矛盾。

这样的讨论，将在本文后半部分的内容继续进行。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：半夏    指导老师：房平木律师

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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