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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：张峰 兰台所知产团队律师
原标题：标准必要专利信息披露和默示许可制度的完善
标准和专利，有从娘胎里带来的脾性不合，标准作为某公共组织倡导、推行的技术规范，其目的在于提升产品和服务质量，促进互联互通、保障安全，着重的是公共利益；而专利作为一项私权，其本质是以技术信息公开来换取垄断地位，是激发和保障创新的一种手段。标准重推广，倡导大众使用和遵循；而专利重垄断，具有强烈的排他性。
标准必要专利，是指包含在国际标准、国家标准和行业标准中，且在实施标准时必须使用的专利，是一个将标准与专利二者矛盾尖锐地对立的特殊领域。
一方面潜在实施者遵从于标准的强制、推荐，或者行业的要求去实施标准，而另一方面专利权人正在设置一个巨大的陷阱等着实施者不小心的脚。这就是我们通常所说的专利挟持，即不按照标准就没有市场和出路，而按照标准可能遭受侵权诉讼、面临禁令和巨额赔偿，让实施者陷入两难境界。
因此，如何平衡公共利益与专利权人的私人利益，如何保障标准实施者的权益同时又保障专利权人的权益，需要我们在制度上进行精心妥善的设置，才能让标准和专利得以共存，并相互促进。笔者将从我国现有制度以及上述制度的缺陷与完善进行分析。
为解决矛盾而创设一套制度，从来都不是易事，我国有关这套制度的设置，也一直处于不断探索的过程：
《2008最高院第4号复函》规定：“只要专利权人参与标准的制定就应当视为许可他人使用，只不过许可使用费要较正常许可费低。”，可以看出这是在对标准尚未建立起公开信息披露制度的情况下的一种权宜之计，具有较强的强制性和公权力优先的意味。
2013年国家标准委和知识产权局公布的《国家标准涉及专利的规定（暂行）》，其中第二章的内容，标志我国开始注重建立标准必要专利的信息披露制度，并把信息披露作为标准参与者的一项法定义务，但对违反法定义务的，具体如何承担责任没有详细说明。
2015年发布的《专利法修改草案（征求意见稿）》第85条，对于违反义务不披露其专利信息的，需要承担何种责任进行了具体化，即视为默示许可，只能通过协商、行政手段解决其许可费用问题，但无法阻止他人使用其专利技术。
最近最高院在2016年4月公布的《专利侵权纠纷应用法律若干问题的解释二》和北高院在2017年4月公布的《专利侵权判定指南》中，确定了在标准制定过程中，对于专利权利人履行了其信息披露义务的情形下，不能直接适用默示许可，而是要根据过错原则来判断是否要实施禁令，也就是说，除非实施人在与专利权人进行商议的过程中存在过错，否则不能对其直接实施禁令，即无过错，不禁令。
通过以上梳理，不难看出我们解决问题的逻辑：在标准的制定过程中，标准参与者有义务申报和披露实施标准必不可少的专利，然后由实施者和专利权人在FRAND（公平、合理、无歧视）原则下商讨许可事宜，未能达成许可的，除非实施人存在过错，否则不能对其实施禁令；对于未曾披露的专利，则视为默示许可，双方只能就许可费用问题进行协商和解决。
立法的思路，正是构建这么一套制度，来尽量协调和避免二者的冲突，使涉事主体的利益尽可能得到合理的照应。
事物都是在探索中前进，截至目前这套制度只是雏形初现，但仍存在较多缺陷尚待完善。
以上所说的都是对标准参与人所设定的权利和义务，但是对于没有参与标准修制的组织和个人的权义缺没有进行规制。
首先，理论上存在这种可能，标准制定的时候，一般不进行详尽的检索，有时即便检索也不可能穷尽。因此不能排除在标准制定时，有人拥有标准必要专利却并未参与标准制定，并且未披露其专利信息的可能。如果这时候专利权人主张侵权，该如何处理？
笔者认为，如果不视为默示许可，专利权人也未曾作出FRAND承诺，而按照普通专利对待，专利权人可以请求停止侵权直接适用禁令。这样就会打击参与标准制定者的积极性，其结果一是专利权人不愿参与标准制定；其次就是专利权人可通过将专利转移到无关联的公司或个人名下，并在恰当时机进行专利挟持，为潜在的标准实施者预埋了一个极大的不确定因素，使标准制度受到极大的挑战。
如果限定成不视为默示许可，但根据许可谈判过程中的过错情况来决定是否实施禁令，那也同样会打击标准参与者主动披露SEP的积极性。因为是否进行信息披露，其后续权利义务没有任何区别，那谁还会积极性主动披露自己的专利信息呢？
当然，如果限定为默示许可，则意味着对不知情者专利权的限定和剥夺。但是我们也注意到《国家标准涉及专利的管理规定》中做了这样一个规定，即标准公布后有个公示期，公示期内，任何人都可进行标准必要专利的信息申报。这是不是为今后认定为默示许可埋下伏笔，从程序上给予潜在的专利权人申报的机会，如果错失良机，其要承担不利后果。笔者认为相对而言，站在公共利益的角度，采取这种安排更为合理。
上述规制均不适用于强制标准，而是适用于推荐性标准或者行业标准，因此对于强制标准应当有明确规定。
首先强制性标准一般不包含必要专利，如果能够完全做到，当然没有冲突，但理论上并不能完全排除，如果不能做到，自然还是要予以明确：
笔者认为，在信息没有披露的情形下，既然普通标准都规定为默示许可，强制标准自然应该减轻实施人的义务，根据法律举重以明轻的原则，应该理解成视为默示许可。
其次，在专利信息已经披露的情况下，根据《管理规定》强制标准许可人一定是做了FRAND许可的，应当理解为根据过错原则来判断是否要实施禁令，但如果这样，与其他推荐性标准没有区别，对实施人略有不公平。笔者认为，在过错判断的时候要更加倾向有利于实施人的方向。
如果专利法修改草案得以通过，对没经过信息披露的专利可视为默示许可，那么到底由谁来认定其是否构成SEP？
首先，标准制定的时候，专利是否构成SEP，有的是根据权利人的申报，标准组织并不进行实质的检索分析，因此披露的专利中，有些构成SEP，有些可能并不构成SEP。
其次，判断是否构成标准必要专利，是将专利的权利要求与标准进行比对，看实施标准是否落入专利保护范围，这是一个技术性较强的工作，如果许可双方对此有不同意见，还不能直接通过行政方式就许可费用直接裁判，需要由中立机构在先确定。
进一步，立法只明确行政机关来评判许可费的问题，并没有说到也由其来评判专利是否构成SEP。到底是由司法机关还是行政机关来评判，法律并没有明确。
这可能是下一步实施细则或者司法解释要解决的问题，笔者认为，如果是行政认定，需要考虑谁有这个能力认定，一是需要有不同技术背景的人员能够理解专利，同时要具有法律相关知识；二是结论需要有司法救济的途径，以保证结果的公正；三是要考虑是否会有角色冲突，譬如专利复审委作为认定机构，其做出了一个是否构成SEP的决定，一方不服提起诉讼，同时实施人也对涉案专利提起了专利无效请求，那无效请求的决定是否会受立场的影响？再有，标准必要专利的判断是否要考虑商业标准必要专利的问题，即因为商业上的因素，而不得不实施专利的情形，这就不是一个纯粹的技术问题，可能涉及商业判断，那么什么样的机构才能胜任，也是要考虑的问题之一。
总之，标准与专利的冲突，需要一套完善的制度来调节，截至目前全球均在摸索，尚未能找到一个完美的解决方案，需要我们在实践中不断设计和探知。
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作者：张峰 兰台所知产团队律师
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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