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发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：叶晶 腾龙四期
供稿：中国企业知识产权研究院
原标题：原创：工程总承包项目的知识产权风险管理
随着我国 “走出去”和“一带一路”战略的实施，成长起一批有经验的工程承包商，面对激烈的市场竞争，在对工程管理提出越来越高的要求。
工程项目建设与管理所涉勘察、设计、采购、施工等环节，是一项富有创造性的生产管理活动，工作过程中产生的各种知识产权，有着客观实际的价值：对自身的知识产权，如果不加以注意和保护,轻则无法实现无形资产的积累；同时，如果忽略可能侵犯别人的知识产权，可能发生的侵权纠纷，影响项目。加强工程项目建设管理中的知识产权保护，有助维护工程项目建设有关各方当事人的合法权益。通常，建设、设计和施工单位往往更关注建设工程的功能、质量、工期，对工程项目建设可能面临的知识产权法律风险缺乏足够认识。
在大型工程项目建设中，工程总承包商按合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行、竣工验收等实行全过程或若干阶段承包，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。因此，工程总承包企业在投标工作开始阶段，需要前瞻性地加强对各环节的知识产权管理，防范可能出现的知识产权侵权指控。[1]
工程总承包方式多种多样，主要包括EPC工程总承包（设计-采购-施工）、DB工程总承包（设计-施工）、DBB工程总承包（设计-招标-建造）、EP工程总承包（设计-采购）、PC工程总承包（采购-施工）、BOT建设模式（建设-经营-转让）等等。
以下根据工程承包的招投标阶段、承包合同签订阶段、勘察设计阶段和施工阶段的顺序进行知识产权管理分解：
一、工程招投标阶段
1、招投标阶段涉及的知识产权类型
（1）投标书的著作权
投标方通过自身的经验技术形成特有的技术方案以满足招标方的招标书的需求。根据我国《著作权法》以及我国参加的《保护文学艺术伯尔尼公约》的规定，上述经过一定的创造的投标书具有著作权，作为创作人的投标方享有该投标书著作权。
（2）投标书的专利权
投标书中所记载的技术方案中通常会带有投标方的特有技术，由于这些技术会被公开在工程项目中，因此投标方往往会事先将该技术申请专利。由此，投标书的技术方案中就带有了专利技术。
（3）投标书的技术秘密
投标书中背后也常包含着投标方在工程承包领域的经验诀窍，这些经验诀窍具有一定的秘密性，因此，投标书中存在着技术秘密。
2、招投标阶段存在的知识产权风险
在实践中，招标方往往会借助于其优势地位，在招标书中明确记载着其对中标或未中标的方案享有部分或全部的使用权。更有甚者，招标方将未中标的且含有知识产权的技术方案提供给中标方，要求中标方吸收各方优点完善中标方案。并约定发生纠纷与招标方无关，免除其侵权责任。
招标方虽在招标书中明确了其对招标方案的使用权，但其并未明确该使用权是对招标书的版权的使用权、专利权的使用权亦或是技术秘密的使用权；此外，从《合同法》上看，投标书是对招标方的要约邀请发出的一种明确的要约，招标方需要通过对投标方发出中标通知才能成为招标方对投标方的承诺，从而达成合同生效条件。由此可见，未中标的技术方案视为招标方并未发出承诺，即自然构不成合同生效条件，则不受招标方的要约邀请的约束，一旦招标方未经投标方的同意擅自使用其投标书将侵犯投标方的知识产权。
3、招投标阶段知识产权风险规避措施
为规避上述风险，建议招标方应当与未中标的投标方另行签订合同，该合同中明确对未中标标书的使用范围，包括但不限于明确对什么类型的知识产权的使用、什么类型的使用权、使用权的时间地域范围；明确具体的许可使用费以及费用计算方法，根据双方的协商结果选择以使用次数计算还是一次性打包价；并详细列举一些不合理使用行为属于侵权行为。一旦招投标双方对标书的使用形成明确的意思表示，则可避免在未中标标书的使用上引起知识产权风险。
二、工程承包合同签订阶段
在对海外工程承包时，有一些通行的标准国际工程承包合同，这些合同在指导对外工程承包业务的有序开展。其中尤以FIDIC标准国际工程承包合同被认为是国际工程承包市场上最权威的标准国际工程承包合同。国内的工程承包项目也倾向于采用FIDIC标准合同的条款来作为承包合同。但国内的业主们或承包方们通常将关注点放在合同的技术方案、工期、工程金额、保证金、付款、违约责任和验收条件等条款。即使是FIDIC工程承包合同也鲜少出现知识产权条款，常用的知识产权条款主要以权利的归属，侵权责任划分以及保密义务这几个方面。
1、知识产权权利归属
一般项目业主都会在合同中要求享有本项目中的知识产权，甚至在招标方案中便已写明承包方投标方案的知识产权归招标方所有。有些投标方案中含有承包方的专利技术和技术秘密时，发包方未必能全面掌握该项目所需的所有知识产权。在合同谈判时需要与业主充分沟通，在确保业主的合理使用的前提下尽可能的保留权利人的知识产权。
2、知识产权侵权责任划分
一般项目业主会要求承包方所提供的技术和产品不得侵犯第三方的知识产权，一旦发生侵权纠纷，由承包方承担一切责任。承包方通常的做法是将不侵权责任转嫁给各分包方以减轻自己的责任。然而纠纷一旦发生作为业主和总承包方是具有连带的停止侵权或侵权赔偿的责任。因此业主和总承包方应与分包方一起做好项目开展前期的知识产权尽职调查工作，将侵权风险解决或消除在工程项目开展前。在工程项目开展前更换设计方案和侵权产品的成本远小于在项目执行中被起诉知识产权侵权。退一步来说，即使无法避免使用知识产权权利人的技术，在项目前期进行许可转让谈判远比项目进行时的谈判更具谈判主动权。此外，在已经出现侵权纠纷时，总承包方应与业主进行充分的沟通并形成相互信任的侵权纠纷处理机制。
3、保密义务
一般业主都会要求承包方做保密承诺，并限定保密期限。工程项目的保密责任是双方的，业主也应对承包方的技术秘密进行保密，并在合同中明确列举对外宣传时的工程项目的保密范围，以避免不知情的泄密。[2]
4、知识产权管制
我国通过引进技术获得了国外技术领先的技术转让，从而迅速的提升了自身的技术实力，大大的缩短了国内外的技术差距。然而，引进技术使用往往受到技术引进合同的制约。比如，美国对于转让技术的出口具有严格的管制。所以引进技术的知识产权在尚未通过消化吸收时，应在合同中明确工程承包目标地是否是出口管制区域，并明确是否是技术引进合同不受限制的区域的相关条款。
三、工程勘察设计阶段
1、勘察设计阶段可能涉及的知识产权类型
（1）勘察设计的著作权
勘察报告和设计图是通过勘察人员和设计人员们通过智慧的方法测绘和分析、独创设计绘制而成的作品，属于我国《著作权法》的保护范畴。
（2）建筑作品的著作权
根据《著作权法实施条例》第4条定义建筑作品为以建筑物或构筑物的形式表现的有审美意义的作品。另依据我国签订《保护文学艺术伯尔尼公约》并承认对建筑物本身进行著作权的美术作品或艺术作品保护。由此可见，有审美意义的建筑作品享有著作权。
（3）建筑物的专利权
《中华人民共和国专利法实施细则》第2条第3款规定：专利法所称外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。2001年7月1日起，对于不取决于地理条件，可重复再现的固定建筑物可给予外观设计专利保护。此外，《专利法》规定实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。因此，部分建筑构造的技术方案也可以得到实用新型专利的保护。
（4）建筑作品的商标权和商誉权
具有显著特征的建筑物的外形可以通过注册商标进行保护，我国《商标法》第9条规定申请注册的商标，应当有显著特征，便于识别，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。具有独特外形特征的建筑物通过经过一定时间的使用后形成特有的与建筑物权利人密不可分的商誉。商标和商誉给建筑物的权利人带来了区别于其他竞争对手的特征和竞争优势。
2、勘察设计阶段存在的知识产权风险
勘察设计阶段的知识产权风险主要是工程设计阶段产生的知识产权及其权利归属不明确。
勘察报告和设计方的图纸作为法人作品，法人作品的知识产权人身权是否能得到保护和保留？如果不能得到保护，则勘察报告和设计图的知识产权将很大可能由业主强势转让，也即业主拥有了完整的工程项目的勘察报告和设计图的知识产权。如果法人作品的知识产权人身权归法人所有的话，则业主通常获得上述知识产权的财产权利，则业主在使用知识产权财产权时需要照顾法人的人身权。
建筑作品/建筑物的版权、专利权、商标权和商誉权的保护需要根据工程项目目标国是否参与《保护文学艺术伯尔尼公约》并对建筑物的著作权保护做保留，是否目标国的当地法律有对建筑物的保护制定相关的特别法律法规等。[3]否则工程项目的业主也将无法获得相关的知识产权。
3、勘察设计阶段知识产权风险规避措施
工程项目的业主方需要勘察报告和设计图的主要目的是为了自己使用的方便或得到知识产权的经济利益，则勘察报告和设计图的法人人身权可以弱化，业主和承包方可在承包合同中进行明确约定上述经济利益归属业主，但由于勘察报告和设计图的出具是需要具有一定资质的企业才可以做出的，则勘察方和设计方对于法人作品的人身权的主张是可以理解的，从该出发点上与业主形成进行磋商并获得业主方的理解。
建议建筑作品/建筑物是否存在知识产权的问题，在工程项目目的国并开展法律尽职调查时可一并对当地的知识产权法律环境、国际法参与和法律保护状况进行调查，从而明确工程项目中建筑物的保护方案。
四、工程施工阶段
1、采购环节
采购方在工程施工阶段需要依据中标技术方案进行工程采购，采购工程所需的设备和材料需要明确是否带有第三方的专利权，明确产品是否通过合法来源取得的。i采购品是通过合法正规渠道获得并经过直接使用，则对于该采购品的权利用尽，不存在知识产权侵权风险；ii采购品经过合法正规渠道获得并经过工程使用后与其他技术形成了新的技术方案从而侵犯了新技术方案的知识产权，则工程项目虽免于承担赔偿责任，但应停止侵权行为，修改技术方案将直接影响工期；iii采购品非通过合法正规渠道获得并经过直接使用或间接使用后侵犯了某第三方的知识产权时，由于存在主观恶意，因而需要承担侵权赔偿责任并停止侵权行为，则业主和总承包商将除了付出高昂的侵权赔偿外还将严重影响工程项目的工期和名誉。
为防止上述采购知识产权风险，一方面应要求工程项目的采购供应商出具瑕疵担保承诺，承担采购品的瑕疵担保协议条款，明确约定采购方的侵权纠纷处理权以及供应商的侵权赔偿的范围（包括经营利益损失以及工期的损失）；另一方面，由于潜在的部分技术方案的侵权在采购阶段爆发出来直接影响了采购施工的进度，建议在设计方案的确定前进行必要的尽职调查检索，排除类似潜在的侵权风险；再一方面与被侵权方寻求和解以获得工期上的妥协。
2、施工环节
工程项目正常施工流程中，施工方会根据工程项目的现场实际施工状况对设计方的设计图提出修改意见，并由总承包方将修改需求反馈给设计方，设计方经设计改造确认后，施工方依据修改确认后的方案进行现场操作。但实际工程施工过程中，施工方往往会由于永远紧迫的工期而擅自修改设计图，由于设计方对于设计图享有著作权，施工方在未经设计方的同意擅自修改其设计图将侵犯设计方的著作权。
为了避免上述知识产权风险，首先总承包方应对施工方的工程项目流程进行必要的培训；其次，待工程项目竣工验收前，设计方需要根据投标方案和项目实施期间对工程项目的所有修改出具最后的设计竣工图，该竣工图应与工程项目的实际情况是一模一样的，业主或总承包方需根据该竣工图进行项目验收，一旦发现竣工图与实际工程存在不符时，即施工方在设计方不知情情况下擅自修改了设计图，由此审查出施工方的侵权责任，并通过总承包方责令施工方承担侵权责任并设计方可要求免除被施工方修改部分的工程设计责任。
此外，实际工程中，项目业主方存在主动提供不同于设计方案中的设备材料，该操作除了给工程项目带来可行性、兼容性和安全性问题，还存在以下风险：i该设备材料的来源不明所引发的侵犯设备材料权利人的侵权风险；ii该设备材料与现有的工程技术方案的结合存在侵犯新技术方案权利人的知识产权风险。
为了避免上述知识产权风险，工程承包方不能轻易接受业主单方面的合同变更要求，应与业主在承包合同中增加业主对于该设备材料的瑕疵担保义务，并由业主承担因其采购品所引起的知识产权侵权纠纷以及工程项目的延期所带来的损失。
五、总结
正文中描述并提出了工程总承包过程中的:工程招标阶段、工程承包合同签订阶段、工程勘察设计阶段、工程施工阶段的知识产权的类别、风险及规避/管理办法。
充分做好工程总承包的知识产权各项工作，严格执行相关的管理规定，对项目前期的知识产权进行充分尽职调查，通过技术互补的形式寻找各专业分包商，预防权属纠纷和侵权行为的发生；可以更好的体现知识产权工作的客观价值，实现减少或控制工程总承包项目的风险损失具有重要意义。
工程总承包过程中侵犯知识产权后，工程总承包商们和业主为了维护工程项目的利益而寻求知识产权权利人的救济。与事后救济相比，做好事前预防具有更合理的价值。
全文描述的虽然是工程总承包过程中的知识产权内容，对于各级工程分包，对应工程分包的各阶段工作，本文所描述提出的内容，同样具有参考价值。
注释：
[1]胡朝阳、施建辉:试析工程项目建设与管理中的知识产权保护，现代管理科学，2009年第12期，81-83页。
[2]阎波：工程总承包合同的知识产权条款制定策略，科技创业家，2014年04期，244页。
[3]赵凤梅、李炳金：浅析工程领域知识产权侵权之预防，山东审判，2014年06期，95-99页。
发布：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）
作者：叶晶 腾龙四期
供稿：中国企业知识产权研究院
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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