专利法实施细则第六十一条第一款的准确把握

【小D导读】 随着近年复审请求量的激增，与复审请求的审查相关的操作的规范与一致更应引起充分的重视，希望通过本文能够引发对复审程序修改问题的进一步关注。　　

复审程序中正确把握对专利申请人所作修改的审查标准既是以“客观、公正、准确”审查为目标，也是复审请求人和社会公众对复审程序审查效能的需求。

专利申请人对申请文件的修改贯穿于专利审批程序的始终。对于进入复审程序的发明专利申请而言，专利审查指南规定复审请求人在提出复审请求、答复复审通知书或者参加口头审理时可以对申请文件进行修改，所作修改应当符合专利法第三十三条及其实施细则第六十一条第一款的规定。复审程序中正确把握对专利申请人所作修改的审查标准既是以“客观、公正、准确”审查为目标，也是复审请求人和社会公众对复审程序审查效能的需求。　　　　专利法实施细则第六十一条第一款的把握相对于专利法三十三条而言有其特殊性，审查实践中存在一些问题与困惑。比如，在判断是否符合专利法实施细则第六十一条第一款时，出现部分审查员机械套用审查指南的现象，以及对审查指南规定的四种具体情形也存在审查员之间及其与复审请求人间的不同的理解。又如，在修改专利法实施细则第六十一条第一款的瑕疵后，对于如何进行后续审查仍存在操作不规范、不一致的情形，影响了复审请求人对于案件走向的合理预判。因此，撷取典型案例以体会实施细则第六十一条第一款的立法本意，正确解读审查指南相关规定显得非常必要。　　　　┃专利法实施细则第六十一条第一款的立法本意及其作用 　　　　对于专利法实施细则第六十一条第一款立法本意的考量，势必需要回归复审程序的双重属性。复审程序是复审请求人因对驳回决定不服而启动的，“救济”是其首要属性。同时，在为复审请求人的合法权益提供救济的同时，复审程序通过延续审批来提高专利授权的质量和审查效能，以实现申请人和社会公众间的利益平衡。“审批延续”属性是“救济”属性的必要补充。复审程序的“救济”属性与“审批延续”属性之间的关系应当是在“正确解析立法本意，实现优质高效审查”的思想指导下加以把握。　　　　具体看，专利法实施细则第六十一条第一款的设立目的在于，为了保障复审请求人的合法权益，体现专利审查程序的各个环节均应服务于鼓励创新的专利法立法宗旨。该条款赋予复审请求人在复审程序中对专利申请文件进行修改的权利，具体规定复审请求人是在提出复审请求或者答复复审通知书时可以修改申请文件。这样即便国家知识产权局作出的驳回决定符合专利法及其实施细则的相关规定，但复审请求人依然有机会通过修改克服驳回决定作出的缺陷，达到使驳回决定被撤销且专利申请回到原审查部门接受继续审查的目的。　　　　复审程序与专利审批程序的其他环节的不同之处在于，该程序首先“是因申请人对驳回决定不服启动的救济程序”，其次才兼具“专利审批程序的延续”的属性。这种以救济为主的程序属性决定了所进行的审查应聚焦于有效解决因驳回决定的作出所引发的在先审级与复审请求人间的争议，并因复审程序属于专利审批程序的一个环节，故还应避免该程序接受的修改文本在争议解决后为在先审级的继续审查带来不利影响。出于上述两方面的考虑，该条款在赋予复审请求人进行修改的机会的同时，对复审请求人在复审程序中的修改方式和修改时机作出限制，要求其修改应“仅限于消除驳回决定或者复审通知书指出的缺陷”。　　　　可见，专利法实施细则第六十一条第一款侧重于通过规范复审请求人修改申请文件的方式和时机达到有利于复审程序以及整体审批程序进行的目的。因而，对于不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的修改文本，专利复审委员会可以不予接受，但不能依据此条款维持驳回决定。这显然是专利法实施细则第六十一条第一款与专利法第三十三条作为规范修改内容的实质性条款的重要区别，但应注意复审程序中合议组对于该条款的把握同样与专利法第三十三条也应有所差异。　　　　在此基础上，根据复审程序本身的双重属性和专利法实施细则设置该条款的立法本意，对专利法实施细则第六十一条第一款的合理把握应包括两层含义：第一，合议组应当依据专利法实施细则第六十一条第一款对复审请求人在复审程序中的修改进行审查，原则上对不是以克服驳回决定以及复审通知书指出的缺陷作为唯一目的的修改不予接受。而且，通常应当在复审决定中对于复审请求人所作修改是否符合实施细则第六十一条第一款的规定予以认定。第二，专利法实施细则第六十一条第一款的制定是通过保障审查的有效进行以实现其立法本意，如果复审请求人的主动修改克服了专利申请所存在的缺陷，有利于提高授权专利质量或者提高审查效能。并且，接受该修改并未引发新的争议点，不会对复审程序自身审查程序以及后续审查程序的进行造成不利影响，则即便存在违反实施细则第六十一条第一款规定的瑕疵，合议组仍有可能接受此类修改或者不在复审程序中具体指出该修改违反实施细则第六十一条第一款的规定。　　　　┃专利审查指南规定的不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的四种情形的作用 　　　　2006版审查指南的修订过程中，在第4部分第2章增加了第4.2节“修改文本的审查”。该节内容通过原则阐述并结合举例的方式对如何判断是否符合专利法实施细则第六十一条第一款予以规范，其中例举了四种属于不符合专利法实施细则第六十一条第一款的情形。由于有关实施细则第六十一条第一款的原则性规定本身较难把握，因此，现阶段审查实践中，合议组经常以“对号入座”的方式，通过审查复审请求人在具体案件采取的修改方式是否属于上述的四种典型情形，得出该修改是否违反专利法实施细则第六十一条第一款规定的审查结论。　　　　但是，首先，专利审查指南对于专利法实施细则第六十一条第一款的解释采取的是“原则与举例相结合的方式”。所谓原则即“复审请求人对申请文件的修改应当仅限于消除驳回决定或者合议组指出的缺陷”。而增加的第4.2节规定的四种情形是对实践中通常不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定情形的例举，并非对不符合专利法实施细则第六十一条第一款情形的穷举，其作用在于帮助合议组理解专利法实施细则第六十一条第一款以及相关原则，增强原则的可操作性，“解决审查中的困惑”。其次，审查指南在措辞上将上述第四种情形规定为“通常不符合”实施细则第六十一条第一款旨在排除审查实践中存在的例外情形。可见，一方面，审查实践中在上述四种情形以外依然可以存在其他不符合专利法实施细则第六十一条第一款情形，另一方面，尽管属于上述四种情形，但仍有可能符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的情形同样存在。　　　　因此，审查中不应仅仅以对上述四种指南所例举的情形的判断来代替对专利法实施细则第六十一条第一款的判断，即复审请求人所作的修改若是以克服驳回决定以及复审通知书指出的缺陷作为唯一目的且不得不采取的修改方式时，则应考虑接受其修改。基于此，在专利法实施细则第六十一条第一款的审查过程中，合议组不仅需要准确理解审查指南增加第4.2节规定的四种情形，而且更应当以具体案情为基础，严格遵照该法条的立法本意进行判断，而非一概机械套用上述四种情形。同时，对于上述四种情形本身的正确解读也依然是必不可少的。　　　　┃对专利审查指南规定的不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的四种情形的理解与把握 　　　　1.“扩大权利要求的保护范围”情形的理解和把握 　　　　首先，审查指南规定的“扩大权利要求的保护范围”的情形应理解为，复审请求人通过对权利要求的保护范围进行修改以期得到超出修改前的保护范围，通常不属于符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的修改。其中应当明确的是，上述“扩大”式的修改，既包括修改后的权利要求将驳回决定或复审通知书所针对的权利要求的保护范围完全覆盖在内，也包括修改后权利要求的部分保护范围部分落在驳回决定或复审通知书所针对的权利要求保护范围之外。　　　　比如，第41627号复审决定涉及的复审案中，驳回所针对的权利要求1为“产品，其包含齐墩螨素和螨蜱胺的组合”。复审请求人在提出复审请求时将“齐墩螨素”修改为其上位概念“大环内酯类化合物”，同时在螨蜱胺以外增加另一种脒类化合物可选项“双甲脒”，即将权利要求中的一下位概念主动修改为上位概念，同时增加权利要求中一项技术特征的可选择项，导致修改后的权利要求中包括了原先下位概念未曾涉及的技术内容，且增加的可选项导致权利要求的保护范围扩大到未曾覆盖的范围，因此属于审查指南规定的“扩大权利要求的保护范围”的情形。　　　　2.对“不具备单一性”情形的理解和把握 　　　　“不具备单一性”的情形应理解为，在将复审程序修改的权利要求与驳回决定所针对的权利要求进行对比的前提下，判断二者之间是否具备单一性，而不是指修改后的权利要求之间是否存在缺乏单一性的缺陷。　　　　审查指南例举“将与驳回决定针对的权利要求所限定的技术方案缺乏单一性的技术方案作为修改后的权利要求”的情形通常不符合实施细则第六十一条第一款规定的目的，首先在于，防止在驳回决定被撤销后复审程序接受的修改后的权利要求中存在的不具有单一性的主题影响在先审级的继续审查;进而，避免复审请求人为克服驳回决定或复审通知书指出的实质性缺陷，将在先审级已经指出过无单一性且已经被删除的技术方案通过复审程序的修改再次纳入保护。　　　　比如，第24920号复审决定涉及的复审案件中，驳回决定针对的权利要求1包括4个并列技术方案，驳回决定认为权利要求1中的并列技术方案3不具备新颖性。复审请求人在提出复审请求时删除技术方案3。然而，前置审查意见认为上述4个并列技术方案所共有的技术特征已经被对比文件公开，因此复审请求人在复审请求时修改保留的其余3个技术方案属于“不具备单一性”的不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的情形。　　　　第24920号复审决定认定，复审请求人删除技术方案3的删除式修改方式是为克服新颖性缺陷最常见的方式，复审请求人删除技术方案3的唯一目的确系为克服驳回决定所指出的新颖性缺陷。并且，“不具备单一性”的情形的判断是将复审程序修改的权利要求与驳回决定所针对的权利要求对比，修改后的权利要求1保留的3个并列技术方案在驳回决定针对的权利要求1中已经存在，修改后的权利要求1落入驳回决定所针对的权利要求1范围，修改前后的权利要求1之间的关系类似于独立权利要求与从属权利要求的关系，因此不能因技术方案1、2和4之间不具备单一性而认为该修改不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定。　　　　3.对“增加权利要求”情形的理解和把握 　　　　对“增加权利要求”的情形的理解常因被复杂化而导致丧失可操作性，而依据指南撰写本意仅应理解为增加权利要求的数目。通常情况下，复审请求人通过请求复审增加权利要求的数目不能理解为是以克服驳回决定或合议组指出的缺陷为唯一目的，其更多体现的是复审请求人意图通过复审程序构筑新的权利体系的申请策略，并且会导致在驳回决定之外产生新的争议点。　　　　另外应指出，如果复审请求人增加权利要求数目是为克服驳回决定或者复审通知书所指出的缺陷不得不进行的修改，则不应认为这种修改不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定。比如，复审请求人为克服一项权利要求中并存上下位概念导致的保护范围不清楚的缺陷，将上下位概念的特征分别撰写为不同权利要求而导致权利要求数目增加，这种情形属于为克服驳回决定指出的缺陷不得不进行的修改，则不能因修改形式上增加权利要求的数目而机械地认为其不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定。　　　　4.对“改变权利要求类型”情形的理解 　　　　“改变权利要求的类型”的情形应理解是指复审请求人的修改使权利要求类型在产品类与方法类之间的相互转化。对于以往可能存在是否属于“改变权利要求类型”的争议的在产品或方法权利要求范畴内进行的权利要求主题名称的变化。例如由装置修改为系统、由产品修改为用于制造产品的设备、由产品制备方法修改为产品使用方法等，应在具体案情基础上回归上述专利法实施细则第六十一条第一款的立法本意与判断原则进行判断。　　　　比如，第31570复审决定涉及的复审案中，驳回决定所针对的权利要求1-9要求保护以结构特征限定的“原料”，权利要求10要求保护使用权利要求1-9所述原料制备薄膜的方法。驳回决定的驳回理由是权利要求1-10不符合专利法第二十二条第三款的规定。在提出复审请求时，复审请求人将权利要求1-9的主题名称修改为“制造原料的方法”，并以原料的制造步骤或工艺特征对其进行限定。第31570复审决定认定，由于产品、产品的使用方法与产品的制造方法属于不同的权利要求类型，而且在先审级未对修改后的原料制造方法进行过检索和审查，这种修改导致复审阶段的修改在驳回决定之外出现新的争议点，因此属于审查指南规定的“改变权利要求类型”的情形，不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定。　　　　另外，如果复审请求人为克服驳回决定或者复审通知书所指出的缺陷，不得不改变权利要求的类型或主题名称，而修改后权利要求的实质内容并未发生变化，那么即使权利要求的类型形式上发生了变化，也不能认为所述修改不符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定。例如，对于已知产品的新医药用途发明，复审请求人可能会将其撰写为以医药用途限定的产品权利要求或者疾病的治疗方法权利要求，而后，为克服驳回决定或复审通知书指出的缺乏新颖性或违反专利法第二十五条规定的缺陷而不得不将其修改为制药用途权利要求，这种对权利要求类型的改变符合专利法实施细则第六十一条第一款的规定。　　　　综上，尽管复审程序中出现审查指南规定的以上四种情形时，通常会被认为违反实施细则第六十一条第一款的规定，但出现上述情形时，审查员仍需要根据该条款立法本意进一步结合具体案情进行分析。如果复审请求人所作的修改是以克服驳回决定或复审通知书指出的缺陷为唯一目的而不得不进行的修改，则即便属于上述四种情形，依然是符合实施细则第六十一条第一款规定的。　　　　┃对不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的处理方式 　　　　根据上述合理把握专利法实施细则第六十一条第一款的双重之义，如果在对复审请求人所作修改是否符合专利法实施细则第六十一条第一款规定进行判断之后，发现审查文本存在不符合实施细则第六十一条第一款的瑕疵，合议组在确定审查策略时要着重体味专利法第二十一条的精神，要在保障“客观公正”的根本前提下、在“准确”审查的基础上寻求在先审级与复审请求人之间的争议的“及时”与高效解决。在此过程中，经常会综合考量以下一些因素：第一，专利申请所作技术贡献以及由此决定的案件未来走向;第二，复审程序的性质;第三，复审程序的审查效能;第四，接受修改对专利审批程序正常进行的影响程度。　　　　通常情况下，合议组对不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的申请文件不予接受，并且应当在告知复审请求人不予接受的同时对之前可以接受的文本进行实体审查，也可以对修改文本中符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的部分内容提出审查意见。但是，如果在合议组依据申请文件中存在的其他实质缺陷发出复审通知书后，复审请求人作出的修改既未克服通知书指出的实质缺陷，同时存在违反实施细则第六十一条第一款的缺陷，在确定上述不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定的修改与所指出的实质性缺陷的审查和认定无关的前提下，合议组可以选择直接依据通知书所告知的缺陷作出维持驳回的复审决定。再则，如果专利申请因未对所属领域作出技术贡献而完全不具备授权前景，所存在的实质缺陷无法通过请求人的进一步修改或举证得以克服，此时合议组既可以指出实施细则第六十一条第一款的缺陷，待复审请求人克服该文本缺陷再针对实质缺陷给出审查意见或者退回到驳回决定或上一次复审通知书所针对的权利要求给出实体意见;也可以不提出实施细则第六十一条第一款的审查意见而直接针对实质缺陷提出审查意见以提高审查效率。　　　　对于复审程序性质的考量应当是在符合复审请求人寻求救济目的的前提下兼顾了复审程序的“程序继续”属性。例如，复审请求人主动针对与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷进行修改，尽管该修改可能不是以克服驳回决定以及复审通知书指出的缺陷作为唯一目的，但此类修改所针对的缺陷本身属于合议组应当依职权引入审查范围的范畴，复审请求人的主动修改显然有利于提高授权专利质量和审查效率，因此合议组通常并不以不符合专利法实施细则第六十一条第一款规定为由拒绝接受该修改。　　　　对于上述第四项考量因素应注意的是，这种对审批程序的影响不仅要考虑对复审程序本身的影响上，同时还要考虑一旦撤销驳回后对继续审查的影响程度;即如果导致驳回决定作出的缺陷最终被克服，案件回到原审查程序中，合议组所接受的存在实施细则第六十一条第一款瑕疵的文本是否为继续审查以及整个专利审批程序带来不当的审查负荷是根据该条款的立法本意必须考虑的问题。例如，对于一件在驳回决定作出前已经进行过全面检索的申请，如果撤驳后因为复审程序所接受的修改文本而使得要针对修改后的权利要求采用全新的检索策略再次检索，而非进行一般的补充检索，则足以证明该复审接受的文本理应以分案申请的方式提出，在复审程序接受该文本违反了专利法实施细则第六十一条第一款的立法本意。　　　　回归实施细则第六十一条第一款的立法本意，体会审查指南相关规定的内涵，从而准确合理地把握实施细则第六十一条第一款的审查有利于复审程序以及整个专利审批程序的良好运行。随着近年复审请求量的激增，与复审请求的审查相关的操作的规范与一致更应引起充分的重视，希望通过本文能够引发对复审程序修改问题的进一步关注。(李越)

作者：李越来源：中国知识产权报 整理：iprdaily 网站：http://www.iprdaily.cn/ “IPRdaily”是全球视野的知识产权科技媒体，由一群长期从事知识产权服务的信徒建立，我们中有资深媒体人，有投资者，有观察者，有代理人，有律师、有IPR风险控制专家，还有创业者。我们将客观敏锐地记录、述评、传播、分享知识产权行业的每一天。微信订阅号: “IPRdaily” IPRdaily｜读懂知识产权&未来 ------------------------------------------ 版权声明：作品版权归作者所有，如果无意之中侵犯了您的版权，请来信告知，本站将在3个工作日内删除