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原标题：政府打造的项目也敢抢，申请人是无知还是无畏？
在被异议商标申请日前， “东方美谷”作为上海市奉贤区倡导打造的化妆品产业联盟项目，集产业集群、研发创新、服务配套、人才聚集等功能于一体，并通过前期的筹备、招商及大量的推广与宣传工作已在当地及相关市场主体中产生了一定影响，也一定程度上促进了地方经济的发展。被异议人同处上海市，其营业场所与“东方美谷”产业联盟总部所在区域地理位置较为接近。且“东方美谷”产业联盟在总部经济基础上发展出化妆品全产业链， 其筹备、运作、推广活动包含与被异议商标指定服务相同或类似的服务项目。鉴于“东方美谷”经过大规模的筹备、招商、广告宣传、商业推广等活动已具有一定的知名度，异议人作为同行业者和地域较为接近的市场主体具有较大知晓异议人“东方美谷”商标的可能性。
“东方美谷”商标异议案件评析
异议人 ：上海市奉贤区行政服务中心
被异议人 ：上海艾因星球投资管理有限公司
被异议商标 ：第17929919号“ 东方美谷”商标
被异议商标指定使用服务 ：第36类“保险承保 ；金融服务 ；艺术品估价 ；不动产经纪 ；不动产出租 ；公寓管理 ；不动产管理 ；经纪 ；担保 ；受托管理”
当事人主张
异议人主要异议理由 ：
1.“东方美谷”系异议人在先使用且有一定知名度的商标，被异议人作为地域比较接近的同行企业，理应对异议人在先使用商标知晓，被异议人未经授权擅自将与该名称相同的文字作为商标申请注册，违反《商标法》第十五条、第三十二条相关规定， 异议人受上海市奉贤区人民政府授权，负责“东方美谷”商标的品牌管理，属于本案利害关系人，其提异议主体适格。
2.“东方美谷”系上海市奉贤区人民政府招商办公室以美丽健康产业为核心打造的地区化妆品行业的产业联盟的名字，并经大量的宣传和使用而具有一定的知名度。
3. 被异议人作为地理位置临近的化妆品企业，对异议人“东方美谷”产业联盟名称理应知晓。
异议人提交主要证据 ：
上海市奉贤区人民政府情况说明的“东方美谷”产业联盟筹备座谈会通知复印件，
“东方美谷”化妆品产业服务平台项目方案打印件，
被异议人工商登记信息及其销售产品网页截图，
奉贤区行政服务管理办公室2015年工作计划网页截屏，
新浪网、解放日报、新华网等媒体或期刊对“东方美谷”的报道，
异议人将“东方美谷”用于化妆品、时尚产品、电子商务、金融服务、物业管理服务、广告宣传等商品和服务上的相关证据等。
被异议人主要答辩理由 ：
1. 被异议人在申请注册被异议商标前已进行在先权利检索，未侵犯他人权利。
2. 被异议商标系被异议人独创，异议人未提交证据说明其受到损失。
案件裁定
根据当事人陈述的理由及事实，经审查，商标局认为 ：
在被异议商标申请日前， “东方美谷”作为上海市奉贤区倡导打造的化妆品产业联盟项目，集产业集群、研发创新、服务配套、人才聚集等功能于一体，并通过前期的筹备、招商及大量的推广与宣传工作已在当地及相关市场主体中产生了一定影响，也一定程度上促进了地方经济的发展。
被异议人同处上海市，其营业场所与“东方美谷”产业联盟总部所在区域地理位置较为接近。且“东方美谷”产业联盟在总部经济基础上发展出化妆品全产业链， 其筹备、运作、推广活动包含与被异议商标指定服务相同或类似的服务项目。鉴于“东方美谷”经过大规模的筹备、招商、广告宣传、商业推广等活动已具有一定的知名度，异议人作为同行业者和地域较为接近的市场主体具有较大知晓异议人“东方美谷”商标的可能性。
同时，“东方美谷”并非固定搭配的常用词汇，具有一定的独创性，被异议商标文字与该名称完全相同，被异议人亦未对被异议商标的独立创作来源作出合理解释，其申请注册被异议商标属于《商标法》第十五条第二款所规定的因“其他关系”而明知他人商标存在的情形，以及《商标法》第三十二条规定的以不正当手段抢先注册“他人已经使用并有一定影响的商标”的情形。被异议商标注册、使用在其指定服务上易导致相关公众混淆误认。
根据《商标法》第十五条第二款及第三十二条规定，决定被异议商标不予注册。
案例评析
本案被异议商标由文字“东方美谷”构成，与异议人在先产业联盟名称及大量使用的“东方美谷”商标文字相同，双方商标的近似性不再赘述。本案焦点是引证商标在先使用及影响力的判断。
（一）关于商标在先使用的判断
本案异议人提交的证据可以证明在被异议商标申请日前，异议人已完成对“东方美谷”品牌的设计、策划等筹备工作，进行了大量的宣传和推广，并形成以美丽健康产业总部经济为核心，涵盖文化创意、旅游休闲、电子商务、体育运动、金融服务、不动产物业管理、时尚产业等多种产业的联盟。上述事实可证明异议人对“东方美谷”进行了大量的商标性使用，其使用范围亦包含与被异议商标指定相同或类似的服务领域。
（二）关于在先使用商标影响力的判断
《商标法》第十五条第二款及第三十二条后半段都规定了对在先使用未注册商标的保护，但二者对影响力大小的要求有所不同。
《商标法》第十五条第二款规定主要是指商标申请人因具有某种特定关系或关联而明知他人商标存在，在他人商标已在先使用的情况下，不得抢先注册该商标。这里主要基于申请人所应负有的诚信义务方面的考虑，适用该条款，在举证方面不需要证明在先商标的使用具有影响力。
《商标法》第三十二条后半段主要指因商标在先使用具有较强影响力，商标申请人对该在先商标明知或应知情况下而进行的抢先注册，适用该条的前提是在先使用商标具有一定影响力。
对于商标在先使用影响力的判断，商标局和商标评审委员会编著的《商标审查及审理标准》中列举了证明商标使用“有一定影响”可以提供的证据材料。
在司法程序中，《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》规定了“在先使用人举证证明其在先商标有一定的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传的，人民法院可以认定为有一定影响”。
此外，在影响力的判断上，在先商标的独创性也是重要的考量因素。
结合本案，首先，被异议人主要营业场所与异议人“东方美谷”项目主要办公地点地域较为接近，涉及行业相同。根据《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十六条，商标申请人与在先使用人营业地址邻近属于《商标法》第十五条第二款中规定的“其他关系”的情形。
其次，“东方美谷”属于臆造词，并非固有词语，具有一定的独创性，被异议商标文字与异议人在先使用商标“东方美谷”文字构成相同，且被异议人未对被异议商标的独立创作来源作出合理解释。同时异议人提交的相关证据可以证明在被异议商标申请日前，“东方美谷”商标已经通过在先大量使用和宣传而在当地和同行业中具有一定影响力，在相关公众的认知中，已将“东方美谷”与异议人形成稳定对应关系。异议人“东方美谷”商标符合《商标法》第三十二条规定的“已经使用具有一定影响的商标”的情形。
双方当事人是否具有特定关系、在先商标的独创性和影响力、市场的认知是合理界定在先使用商标保护范围的重要考量因素。由于个案事实不同，对在先商标使用和影响力的判断很难明确一个统一的量化标准，宜将相关证据作为一个整体、一个证据链来综合判断证明力。
同时，我国的《商标法》以注册制为基础，对未注册的商标的保护要符合相应的条件，所以在先未注册商标使用人也应增强知识产权法律意识，及时主动进行商标注册，加强对自身权利的有效保护。
延伸阅读：一波三折打到最高院的海棠湾商标纠纷
中国香港特别行政区居民李隆丰可能觉得很冤！他注册多年的第4706970号海棠湾商标于近日被撤销。
但是最高人民法院的判决明确显示，李隆丰不冤！法院认为，他并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占有公共资源、扰乱商标注册的情形。
海棠湾休闲度假区开发项目是海南省三亚市政府于2004年4月启动的重大建设项目，2005年6月海棠湾国家海岸建设工程启动后，出现了多起抢注海棠湾商标事件，被抢注的商标涉及20多个类别的商品和服务。
得知海棠湾商标被香港居民李隆丰抢注后，三亚市政府于2009年12月4日以政府名义向国家工商总局递交书面报告，启动维权行动。之后，海棠湾开发建设有限公司向国家工商总局商标评审委员会（以下简称商评委）提出争议申请。
2011年7月4日，商评委作出商评字（2011）第12545号裁定，撤销第4706970号海棠湾商标。李隆丰不服，向北京市一中院提起行政诉讼。一中院一审判决撤销第12545号裁定，要求商评委重新裁定。商评委不服，向北京市高院提起上诉。
北京市高院查明，争议商标由李隆丰于2005年6月8日申请注册，核准注册日为2009年1月7日，核定使用在第43类住所、提供野营场地设施、旅游房屋出租等服务上，商标专用权期限至2019年1月6日。海棠湾管理委员会向商评委提交的证据中，有很多文件能证明管委会在争议商标申请日之前已经使用海棠湾商标。另查，李隆丰曾对媒体表示，他是从报纸上看到李嘉诚表示将投资海棠湾的消息后，认为海棠湾作为商标具有相当的价值，才申请注册的。
北京市高院还查明，李隆丰在不同类别商品或服务上申请注册了香水湾等30余件与海南地名、景点有关的商标，多件商标有转让记录。李隆丰曾与海棠湾管理委员会联系，希望高价转让海棠湾商标。这些证据足以认定李隆丰申请注册争议商标的行为构成《商标法》规定的“以不正当手段取得注册”的情形。
北京市高院作出终审判决，撤销北京市一中院（2011）一中知行初字第2753号行政判决，维持商评委作出的裁定。
李隆丰依然不服，向最高人民法院申请再审。2013年8月12日，最高人民法院作出行政裁定，驳回李隆丰的再审申请，维持商评委的裁定及北京市高院的判决。至此，海棠湾商标之争尘埃落定。
海棠湾商标虽然最终回到了三亚人的怀抱，但此案引发的一系列思考，令知识产权业界人士叹息不已。
近些年，一些公有资源如景点名称遭遇商标抢注的情形时有发生，像海棠湾这样的公有资源往往因保护不力成为“公有草地”。
三亚市工商局相关负责人称，三亚具有得天独厚的旅游资源，天涯海角、大小洞天等商标纷纷被抢注，是三亚无形资产的重大损失。据了解，在海南，除了险些落入他人之手的国际旅游岛、海棠湾商标，鹿回头、八所等商标至今依然流落在外。
北京天银律师事务所律师胡振生指出，明年5月1日起施行的新《商标法》针对商标恶意抢注行为作了四方面规定。第一，将诚实信用原则作为申请注册和使用商标的基本原则。这一原则可以作为兜底条款，用于处理法律明确规定之外的恶意抢注行为。第二，特定业务关系下，绝对禁止抢注相对方商标规定的适用范围扩大至合同、业务往来关系或者其他关系，不再仅限于商业代理关系。存在前述关系的情况下，被抢注人仅须证明抢注人“明知他人商标存在”即可对恶意抢注进行认定，举证压力大大减轻。第三，严格限制中介机构的行为，以阻止商标抢注。第四，确定商标异议审查和复审程序的时限均为12个月，特殊情况经批准可以延长6个月，以使商标争议当事方对争议结果有一个明确的预期。他说：“新《商标法》为遏制商标恶意抢注提供了多方面的、具体的法律依据，必将有效维护相关权利人的合法权益。”
在海棠湾商标抢注案中，相关权利人以及职能部门针对恶意抢注行为采取的措施也值得借鉴。三亚方面及时成立了海棠湾商标注册工作组开展维权工作，包括向工商总局递交报告说明情况。工作组还制定了海棠湾商标维权计划，指定专人负责协调，指定有关部门具体负责海棠湾商标维权工作。及时有效的应对措施，奠定了海棠湾商标回归的坚实基础。
一波三折的海棠湾商标案，不仅向那些意图染指“公有草地”的投机者亮起红灯，也向有关职能部门敲响了警钟，为此类维权工作提供了范本。
（本文刊登于2013年11月7日中国工商报，原文标题为《“公有草地”不可觊觎——由海棠湾商标案引发的思考》，作者叶尤刚）
来源：商标宝典
作者：CTMO程丽元
编辑：IPRdaily赵珍 校对：IPRdaily纵横君
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