先申请专利再销售，就万无一失了吗？

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来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：罗贤水  浙江杭知桥律师事务所 知产律师（实习）/专利代理人

原标题：先申请专利再销售，就万无一失了吗？

代理人和代理机构往往会建议或者要求客户在专利申请提交后再销售其产品，因为如果专利授权后，其保护期限是从专利申请日开始计算的。但专利申请提交后再销售该产品，这样就万无一失了吗？

众所周知，如果一个产品、技术方案或设计在提交专利申请前，已经在市场中销售或公开，严重的后果是专利申请可能会因在先公开而无法授权，或者即使专利申请侥幸通过审核获得授权后，在之后的专利维权中，因专利的先天缺陷，有很大可能专利会被无效或被诉者提现有技术抗辩不侵权的风险。

因此，代理人和代理机构往往会建议或者要求客户在专利申请提交后再销售其产品，因为如果专利授权后，其保护期限是从专利申请日开始计算的。

但专利申请提交后再销售该产品，这样就万无一失了吗？

笔者认为，答案是否定的。

我们知道，发明专利最晚自申请日起满18个月公布，发明申请至结案一般2-3年；实用新型审核周期7-14个月；外观设计专利审核周期一般3-6个月。那么在专利申请日至授权公开期间，他人的实施行为是否构成侵权？应当承担怎样的法律责任？专利申请人应当如何应对呢？

在专利的申请日至公布日（发明专利）和专利的申请日至授权公告日（实用新型和外观设计）期间，他人未经允许实施专利的行为是否应承担法律责任，《专利法》并没有明文规定。就此问题，笔者站在专利申请人的角度，简要分析其中的维权风险和可施行的应对措施。

《专利法》中有几个时间点对专利权人和公众的权利义务关系有重大影响；在不同的时间，他人未经许可，实施专利，均需要承担其相应的法律责任。

对于发明专利，这几个时间点分别为申请日、公布日和授权公告日；

对于实用新型和外观设计专利，这几个时间点为申请日和授权公告日；

在申请日前、申请公布日至授权公告日（发明专利）、授权公告日后的他人实施行为，相关法律皆有明文规定，因此笔者仅做简要概述。

一、申请日以前

1.1现有技术抗辩，现有技术是指专利申请日前已经公开的技术，若实施人所实施的技术方案落入了专利权的保护范围，但现有技术抗辩成立，实施人的行为不构成侵犯专利权，实施人可以自由的实施该技术方案。

1.2先用权抗辩，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。使用、许诺销售、销售上述情形下制造的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，也不视为侵犯专利权。

先用权抗辩是不视为侵权的抗辩，现有技术抗辩是不侵权抗辩；不视为侵权的抗辩属于侵犯专利权的例外情形，其在专利权授权后的实施自由度要小于现有技术抗辩的实施自由度，受到“仅在原有范围”和“不能转让自己的在先实施技术”等限制。

二、公布日至授权公告日

发明专利的公布日至授权公告日即为临时保护期，在发明专利申请公布后，授权公告日之前的实施行为，专利授权后的专利权人可以要求实施其发明的实施者支付适当的费用。其实施行为不属于侵犯专利权的行为。

值得注意的是：

1、发明专利的申请公布日文本和授权公告文本保护范围不一致的，实施者实施的技术方案仅落入其中一个保护范围的，应当认定在临时保护期内未实施该发明。

2、专利权人对于实施者专利临时保护期内实施其发明的行为并不享有请求停止实施的权利；在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉侵权产品的实施行为，即使未经专利权人许可，在专利授权后，实施者还可以继续使用、许诺销售、销售该产品，即专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。（后续不得再制造，仅限使用、和销售已经制造的库存）。

3、若实施者既没有支付适当的合理费用也没有明确表示愿意支付适当费用的，在专利授权公告日后，实施者在临时保护期内已制造、进口的产品，专利权人也可以依法主张要求实施者停止继续使用、许诺销售、销售。

三、申请日至公布日

重点来了，从上分析可知，以发明专利为例，专利申请日→公布日→授权公告日，随着时间的递进，专利权人的权利不断加强，公众的权利逐渐受到限制。根据法律举重明轻原理，他人在申请日至公布日期间实施专利所应承担的责任，不应低于申请日之前实施应承担的责任，也不应高于公布日至授权公告日期间所应承担的责任。

毫无疑问的是，在专利申请日至公布日，他人可以在该期间内实施该技术方案，问题在于：

1、专利授权公告后，专利权人是否可以要求其就此期间的实施行为支付费用？

2、在该期间实施该技术方案所生产的产品，制造者或销售、购买者（非普通消费者）继续销售、许诺销售或者使用的行为是否构成侵权？是否应当禁止？

3、在专利授权公告后，他人是否可以继续制造专利产品、使用该专利技术方案？

笔者的给出的答案如下：

一、不可以；从立法目的看，在专利申请日至公开日期间生产专利产品的责任应低于或等于在专利公开日至授权日期间生产专利产品的责任。对于专利公开日至授权日期间生产产品所应承担的责任，法律只规定支付使用费，并未规定承担停止侵权的责任。因此，对于专利申请日至公开日期间生产的产品，在专利授权日之后，对其进行销售或使用，不构成侵权行为，也不应向专利权人支付费用。只有这样解释，才符合法律举重明轻的逻辑。

二、不构成侵权，不应当禁止；在专利申请日至公开日期间生产的专利产品，如果在专利授权后，禁比其销售或使用，势必造成社会整体财产的浪费。而如果允许其销售或使用，则并不会妨碍《专利法》立法目的的实现，不会阻碍申请人申请专利，公开技术。相反，如果专利不尽早公开，就会影响专利申请人的利益，所以它会促进专利申请人尽早公开专利，以期获得保护。因此，在专利申请日至专利公开日期间生产的专利产品，生产者、销售者或使用者在专利授权日后继续销售或使用，不构成侵权行为，不承担法律责任。

三、不可以，若他人继续实施制造专利产品、使用专利技术；仍然构成侵犯专利权；因为此期间不足以构成先用权，其享有的权利边界应当低于先用权抗辩的权利边界，如前所述，先有权的抗辩是视为不侵权，是侵权行为的例外性规定，其在专利授权后的继续实施受“仅在原有范围”等重重限制；因此，举轻以明重，在该期间内，他人己经制造相同产品、使用相同方法或者己经作好制造、使用的必要准备，亦不能构成先用权，在专利授权后，即使只在原有范围内继续制造专利产品、使用专利技术的，仍构成侵犯专利权的行为。

实用新型专利申请日至专利授权公告日期间等同于发明专利的专利申请日至公布日期间，相关责任亦相同。

四、应对建议

市场瞬息万变，专利申请提交后再将产品铺向市场，已经是忍耐的极限了，如果等到专利授权后再将产品推向市场，黄花菜都凉了；有些快消品，设计定型推向市场到其换季下架只有1-3个月的市场寿命，产品及时推向市场是商业经营的必然考量，但现在很多客户的产品提交专利申请后一推向市场，急短的时间内市场上就不计其数的仿冒品出现，而此时专利申请尚未授权，维权无门；面对这种困境，有什么办法呢？笔者有如下几点建议：

一、做好商业秘密保护，普通公众可能会知道专利是一种以公开换保护的规则制度，但不知道专利申请是一种跑马圈地的技术博弈；打个比喻你需要保护的技术方案是一株人参，一位合格专业的专利代理人撰写的专利文件会努力把生长这株人参的山围起来给你，相当于专利文件公开的只是这座山里有株人参，而人参具体生长在哪，最快到人参的路怎么走，掌握在你的手上。具体到实践中，竞争对手拿着专利文件能做出产品，但做不出或者很长时间内做不出你们做的产品这么好；因此，在申请专利的同时，不可轻视对商业秘密保护，可以做以下几点：提升员工知识产权意识，定期全员组织知识产权培训，签订必要的保密协议和竞业协议，设置技术工艺的的涉密级别和员工权限级别，关键工序的生产线不同工位绝缘阻断，防止串岗导致整个生产线的工艺泄露，特殊生产车间做好保密措施，设置门禁管理，禁止拍照等。若他人的实施技术方案构成侵犯商业秘密，权利人可以以《反不正当竞争法》对自己的技术请求保护。附带说一句：虽然很多企业的知产贯标都是为了拿政府补助，但GB/T29490-2013的知产管理体系标准还是有不错的参考借鉴价值了，有条件的企业可以选择性的推行。

二、供应链管理，一个技术方案的完整实现，往往包括材料、模具等下游供应链的支持，材料的规格选型、模具的调试磨合都是需要时间，也会影响到产品质量；管理好自己的供应链，尽量不要让自己的竞争对手知悉自己的下游供应商；必要时和供应商签订保密协议和独家供货协议。以模具为例，避免自己花大价钱长周期调试定型的模具，竞争对手找到我们的模具供应商，说：“我要一副和他们一样的模具。”模具供应商说：“哎哟，你是找对人了，你是不知道啊，这副模具我们和他们调试返工了N个月才成功，终稿图纸已经成熟归档了，你再要一副的话图纸拿来就能用，按给他的价算你7.5折，交期1个月....”

三、申请优先审查，《专利优先审查管理办法》已经于2017年8月1日起施行了，只要满足必要的条件，专利申请或者专利复审案件都可以请求优先审查，实用新型和外观设计专利申请在两个月内结案；发明专利申请在四十五日内发出第一次审查意见通知书，并在一年内结案。远远缩短专利申请审查周期。

四、同时做版权登记，根据著作权法第三条的规定，产品设计图和工业产品外观本身是受著作权法保护的，因此，对于一些外观设计产品，作为权利人，可以在申请外观设计专利的同时，做工业产品版权登记，版权登记加急1天即可以拿到版权登记证。在无法主张专利权时，可以对实施的他人主张著作权，著作权停止侵权的责任也包括停止使用和赔偿损失。至于为什么既要申请专利又要申请版权登记，它们之间的区别是什么，感兴趣的读者可以移步笔者以前的两篇文章《与轿车相似的玩具汽车构成外观专利侵权吗？》和《外观设计终止对其中图片著作权的影响》。

五、巧用专利标识，专利权人有权在其专利产品或者该产品的包装上标明专利标识；专利标识的作用可以在一定程度上威慑竞争对手，值得注意的是，《专利标识标注办法》对如何标示专利标识有相应规定，在专利授权前，按照《专利标识标注办法》的规范使用标识专利，威慑力不大，但违反该《办法》的规定，会有相应的惩罚措施，其中罚则中的“可以”是法官和执法单位的可以根据实际个案情况自由裁量；所谓自由裁量就是HR常发的招聘信息，某某岗位，薪资5000-50000元/月，招聘企业可以自由裁量是5000元/月还是100000元/月，笔者言尽于此，以下会列明法条，以作风险告知。

五、专利标识法律规范

专利标识标注办法第五条　标注专利标识的，应当标明下述内容：

（一）采用中文标明专利权的类别，例如中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设计专利；

（二）国家知识产权局授予专利权的专利号。

除上述内容之外，可以附加其他文字、图形标记，但附加的文字、图形标记及其标注方式不得误导公众。

专利标识标注办法第六条　在依照专利方法直接获得的产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上标注专利标识的，应当采用中文标明该产品系依照专利方法所获得的产品。

专利标识标注办法第七条　专利权被授予前在产品、该产品的包装或者该产品的说明书等材料上进行标注的，应当采用中文标明中国专利申请的类别、专利申请号，并标明“专利申请，尚未授权”字样。

专利标识标注办法第八条  专利标识的标注不符合本办法第五条、第六条或者第七条规定的，由管理专利工作的部门责令改正。

专利标识标注不当，构成假冒专利行为的，由管理专利工作的部门依照专利法第六十三条的规定进行处罚。

专利法第六十三条  假冒专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正并予公告，没收违法所得，可以并处违法所得四倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

专利法实施细则第八十四条 下列行为属于专利法第六十三条规定的假冒专利的行为：

（一）在未被授予专利权的产品或者其包装上标注专利标识，专利权被宣告无效后或者终止后继续在产品或者其包装上标注专利标识，或者未经许可在产品或者产品包装上标注他人的专利号；

（二）销售本条第（一）项所述产品；

（三）在产品说明书等材料中将未被授予专利权的技术或者设计称为专利技术或者专利设计，将专利申请称为专利，或者未经许可使用他人的专利号，使公众将所涉及的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计；

（四）伪造或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件；

（五）其他使公众混淆，将未被授予专利权的技术或者设计误认为是专利技术或者专利设计的行为。

专利权终止前依法在专利产品、依照专利方法直接获得的产品或者其包装上标注专利标识，在专利权终止后许诺销售、销售该产品的，不属于假冒专利行为。

销售不知道是假冒专利的产品，并且能够证明该产品合法来源的，由管理专利工作的部门责令停止销售，但免除罚款的处罚。

刑法第二百一十六条　【假冒专利罪】假冒他人专利，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

PS：因考虑到文章篇幅，文中提及的若干要点并未全部展开，如现有技术抗辩具体比对规范；享有先用权抗辩的条件和限制；优先审查的要求和具体流程；为什么既要申请专利又要申请版权登记，外观专利和著作权之间的区别和联系；欢迎添加笔者微信一起沟通探讨。

来源：IPRdaily中文网（IPRdaily.cn）

作者：罗贤水  浙江杭知桥律师事务所 知产律师（实习）/专利代理人

编辑：IPRdaily赵珍          校对：IPRdaily纵横君

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